İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/38 K.2018/60

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4, 5 ve 25nci maddesi hükümleri (Mülga 556 Sayılı KHK’nın 7/1(a), (c), (d) ve 42nci maddeleri hükümleri)uyarınca hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA. Davalı vekili dava dilekçesinde özetle.

Müvekkillerine ait ... markasının, tüketicileri yanıltabilecek ve rekabeti bozabilecek nitelikte bir tescil olmadığını, uzun bir süredir ülkemizde tescilli ve davalı ile özdeşleşmiş olan ve tüketici nezdinde müvekkili firmayı çağrıştıran bu markanın, tüketicileri hangi nedenle yanıltacağının anlaşılamadığını, aksine, davacının ... sayılı marka başvurusu gibi çok benzer bir ibareyi içeren 3.şahıs markalarının aynı sektörde tescili ve kullanımının, tüketicileri markanın ve ürünün kaynağı konusunda yanıltacağını, Türk tüketicisinin ... markasını,

"sigarada tat değişimini sağlamak için yapması gereken hareketi tanımlayan" bir ibare olarak görmediği gibi, Türk piyasasında ... ya da ... ibarelerinin tat değişimini sağlayan sigaralar için yaygın kullanılan ve bilinen bir deyiş/kelime olmadığını, Müvekkilinin davacı ile aynı sektörde yer alan rakip bir firma olduğunu, İlki 2010 yılından beri tescilli olan ... ibareli markalar serisinden ve bu marka haklarını koruma çabasından uzun süredir davacının haberdar olduğunu,buna rağmen, davalı markasına benzeyen bir marka başvurusunda bulunarak,

bunu tescil ettirmeye çalıştığını,hem basiretli tacirden beklenen özeni göstermediğini hem de kötü niyetli hareket ettiğini, açılan davanın haksız olduğunu ve müvekkiline ait markanın hükümsüz kılınmasını gerektirecek bir hususun mevcut olmadığını davanın reddi gerektiğini bildirdikleri anlaşılmıştır.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Dava konusu davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın ... ibaresinin ayırt edici değil, tanımlayıcı nitelikte olduğu ve bu nedenle marka olarak tescil edilemeyeceği iddiasına dayalı olarak açılmış bir marka hükümsüzlüğü davasıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumundan davalıya ait ... sayı ile 34.smıfta "sigaralar" için tescilli olan ... markasına ait sicil dosyası celp edilmiştir.

HMK.266 maddesi gereğince hakimin genel ve hukuki bilgisi ile çözümünün mümkün olan uyuşmazlıklarda bilirkişi incelemesi yapılamayacağından ve somut davada davalının tescilli markasının tanımlayıcı nitelikte olduğu ve bu nedenle marka olarak tescil edilemeyeceği iddiasına dolayısıyla tamamen marka hukukuna ilişkin olarak açılmış bir uyuşmazlık olması hususu gözetilerek , somut dava dosyası sunulan delillere göre genel marka hukuku bilgisi ile çözümlenebileceği düşünülmüş ve bilirkişi incelemesine gerek görülmemiştir.

Davalının sunduğu deliller kapsamına göre ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... gibi markalarının da bulunduğu, Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilli ... ibaresi içeren bir çok markasının bulunduğu, davalının ... ibareli marka serisindeki ilk marka tescilini, 08.07.2010 tarihinde gerçekleştirdiği , markanın uzun yıllardır koruma altında olduğu anlaşılmaktadır. (Davalının ..., ..., ...; ....; ...; ... ve ... sayılı ... ibareli marka tescillerine ilişkin TPE kayıtları davacı yanca sunulmuştur)

Yine davacının sunduğu deliller incelendiğinde ... ibareli markanın Avrupa Birliği/EUIPO nezdindeki birlik markası yanı sıra;bir çok ülkede tescilli olduğu keza ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... gibi pek çok ülkedeki tescillerinin de davalı yanca sunulduğu anlaşılmaktadır.

Yine markanın WIP0 ve EUIPO nezdinde uluslararası marka ve birlik markası olarak tescilli olan ... ibaresinin esas unsur olarak yer aldığı marka tescillerinin de mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Yine davalının sunduğu deliler kapsamında TPADK kurumunun iç piyasaya arz edilen tütün listesinde ,piyasaya uygunluk listesinde ... markasının da bulunduğu, YİDK’nın 29.9.2015 tarihli karar içeriğinde( ...) ... ibaresinin markasal anlamda yüksek bir ayırt ediciliğinin bulunduğunu dair tespitler dikkate alınıdığında markanın özgün ve ayırt edici nitelikte bir marka olduğu anlaşılmaktadır.

6769 sayılı SMK'nm 5/c maddesi kapsamına göre "Ticaret atanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer; coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler, marka alarak tescil edilemez” hükmünü amirdir. ( aynı düzenleme mülga 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesinde ise “Ticari alanda cins çeşit, vasıf, kalite,

amaç belirten veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları içeren ibarelerin marka olarak tescil edilmiyeceği olarak öngörülmüştür.) KHK’nin 7/1-d bendi “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği” hükmünü içerir.

Tanımlayıcı işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine dair kuralın istisnası, KHK’nin 7. maddesinin son fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, “marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış” ise (a), (c ), (d) bendi uyarınca tescil reddedilemez.

Bu tanım dikkate alındığında hükümsüzlüğü istenen ... ibaresinin sigara ürünleri bakımından ülkemizde cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak ya da ürünün özelliğini belirten bir adlandırma olduğundan bahsedilmeyecektir. Zira, ... kelime grubu, doğrudan ürünün bir özelliğini tanımlamanıaktadır. Davacı, bu kelime grubunun sigara tüketicisinin yapması gereken bir hareketi tanımladığından bahsetmiştir Ancak davacının bu yönde delil sunmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan Türk sigara tüketicisi tarafından ... ya da .. ibareleri tat değişimini sağlayan sigaralar için yaygın kullanılan ve bilinen bir deyiş/kelime değildir. Bu nedenle de, bu ibare, herkesin kullanımına açık olması gereken ve nedenle de hükümsüz kılınacak bir ibare niteliğinde değildir.

6769 sayılı SMK'nın 5/c hüküm kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir.

Kararnamenin 7/1-c maddesi 89/104 nolu 21 Aralık 1988 tarihli “markalara ilişkin mevzuatların yakınlaştırılmasına ilişkin” konsey direktivinin 3/1-c maddesinin tercüme edilmiştir. Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa marka Ofisi ve üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre bu maddenin yorumunda hareket noktası markanın esaslı fonksiyonudur. (fonction essentielle) markanın esaslı fonksiyonu direktivin 2. maddesinde “bir müteşebbisin mal ve hizmetlerini başka müteşebbisin mal ve hizmetlerinden ayırmaya müsait” olma olarak belirtilmiştir.

Bir markanın asıl fonksiyonu mal ve hizmetleri bir başkasının mal ve hizmetlerinden ayırt etmekten ibarettir. Dolayısıyla ürünün bir kişi veya firmaya ait olduğunu tanıtmaya imkan vermesi, yani ayırd edici gücünün olması gereklidir, Zira marka ürünün aidiyeti hakkında tüketiciye bilgi verir. Bu bilgiyi veremiyen genel ifadeler içeren sözcükler marka olarak tescil edilemez. Direktifin 3.maddesinde de marka olarak tescil edilemeyen işaret ve terimler yasak kapsamında sıralanmıştır.

Markanın ayırd edici karakteri markanın global olarak az çok ürün veya hizmetin belli bir kişi veya firmaya ait olduğunu, tanımaya imkan veren kapasitesi araştırılırken tüm önemli unsurları ve özellikle markanın kendinde doğal olarak bulunan (ıntrinseques) özelliğin kalitesi ile ürün veya hizmetin tüm unsurlarının tanımlayıcısı olmaması olgusunun özellikle araştırılması gerekir. (Avrupa Adalet Divanının 22 Haziran 1999 tarihli C-342/97 nolu Lloyd Schubfabrik Meyer Co: RD Propr.İntell. 1999 n.102 p.145:rtd com. 2000, 89 obs Azema Et Gallaux)1

Burada terimin sadece sözlük anlamı değil, unsurlarının da yani bu ibarenin ürünün herhangi bir özelliğine hatta ikinci derece bir özelliğine vurgu yapmaması aranmaktadır. Bunun içinde tüketicinin fazla düşünmeden ürünün o özelliğiyle marka arasında direk ve derhal bir bağlantı kurması aranmaktadır. 7/1-c ye göre markanın sadece ürünün kendi tasvirini değil ürünün özelliklerinden birinin tanımlaması durumunda da yasak kapsamına girer. (paris 4. ch. 9 Fev.2000 Soc.

President et autres PİBD 2000, 697. 111 230) Avrupa Adalet Divanının “..." kararında ifade ettiği gibi; “tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil. birlikte oluşturdukları bütüne göre de değerlendirilmelidir.

Tescili talep edilen kelime kombinasyonuyla, ilgili tüketici kesiminin malları/hizmetleri veya onların karakteristik özelliklerini tanımlamak için günlük dilde kullandıkları terimler arasındaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini saplayacak derecede ayırt edicilik kazandıracaktır şeklindedir.Bununla birlikte;

markayı oluşturan kelime kombinasyonunun olağandışı yapısından dolayı, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim, kelimelerin tek tek tanımlayıcı anlamından uzaklaşmışsa ve kombinasyon kelimelerin tek tek bıraktığı izlenimden farklı bir genel izlenim ortaya çıkartıyorsa markanın tescil edilebilir nitelikte kabul edilmesi gerektiğini,556 sayılı KHK’nın 42/son maddesine göre: “bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış veya tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7nci maddenin birinci fıkrasının a, c ve d bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacaktır.

Yargıtay 11.HD’nin yerleşik kararlarında da işaret edildiği üzere, bir ibarenin 556 sayılı KHK 7/1-(c) bendine göre tasviri nitelikte olduğunun kabulü için tescilli olduğu mal/hizmet sınıfları için doğrudan karakteristik özellik belirtmesi gerekir. Oysa, somut uyuşmazlıkta davacı markasının tescilli olduğu sınıflar için bileşke bir marka olan .. ve ... ibarelerinden oluşmaktadır.

Öte yandan ... ibaresi dahi doğrudan karakteristik özellik belirten (tasviri) bir işaret olarak nitelendirilmesi mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Zira marka bir bütün olarak incelenir.

Öte yandan yine Yargıtay içtihatlarıyla dava tarihinden önce kullanımla markanın ayırt edicilik kazanması durumunda da artık markanın hükümsüzlüğün istenmeyeceği kabul edilmiştir.Nitekim davalının sunduğu delil listesi incelindiğinde; markanın tescil tarihinden, keza dava tarihinden önceye ait dökümanlar kapsamında markasına ayırt edicilik kazandırdığı markanın davalı ile özdeşleştiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan davalının tescili sigara ürünleri emtiası üzerinde tecillidir. Bilindiği üzere "Sigara tüketicileri marka ve tat bağımlılığının sonucu olarak, sigaralar konusunda bir hayli dikkatli ve seçici bu kapsamda da aldanma riski nedeneyse imkansız tüketici grubudur. Hangi sigaranın ayırt edici olduğunu, sigara üzerindeki ibarenin tasviri yada ürünün diğer özellliğini bilecek durumda olan tüketicilerdir.

Yine sigara ürünü üzerinde diğer hızlı tüketim mallarında olduğu gibi doğrudan karakteristik özellik belirten neredeyse hiçbir ibarenin bulunmasının mümkün olmadığı bir ürün çeşididir.

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca da TAPDK'mn temel görevi, tütün mamulleri ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilmesini engellemek, tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, İşaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullandırmadığı da bilenen bir gerçek olduğundan, davacının davasının dayanağının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tarafların sunduğu deliller mahkememizce res’en incelenmiş, markanın kullanım sonucu ayır edici nitelik kazandığı hususu da mahkememizce sabit görülmüştür. Davalı markasının ilk tescil aldığı tarih itibarıyla ticari hayatta bir takım kriterleri yerine getirilmiş ve bu eylemleri uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Markanın tescil aldığı tarih ve davanın açıldığı tarih dahi dikkata alındığında davalı markasının bilinirliği, kullanım sonucu ayrt ediciliği de söz konusudur.

Dolayısıyla davalıca sunulu delilere göre markanın tescil olduğu tarihler, markanın kullanım süresi, davanın açıldığı tarih dikkate alındığında markalar hakkındaki KHK hükümleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Yasası hükümleri, yerleşik içtihatlar, dikkate alındığında 556 Sayılı KHK’nin 7/a-c , 6769 sayılı SMS 5-c kapsamında markanın hükümsüzlüğüne ilişkin şartların oluşmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilerek yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulması gerekmiştir.

HÜKÜM; Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;

1-Davanın REDDİNE,

2-35,90 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 4,50 TL eksik harcın davacıdan tahsiline,

3-Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 3.145 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,

6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair karar taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı. 01/03/2018

Katip · ¸e-imzalıdır Hakim · ¸e-imzalıdır