İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/401 K.2024/258

Mahkememizde görülmekte bulunan Markanın Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... Sınıfta tescilli ... tescil nolu markanın, tescil kapsamında yer alan "..." yönünden kullanılmaması nedeniyle iptalini, yine ... tescil nolu markanın tescile konu "..." yönünden 6769 Sayılı SMK.'nın 6 maddesi delaletiyle 25/1. maddesi gereğince kötüniyetli tescil sebebi de dahil olmak üzere hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Ülkesellik ilkesi gereği davacıların Türkiye'de "..." markası yönünden hak sahibi olmadığını, davacılar tarafından vurgulandığı üzere bahse konu markaların ...'de, ...'da vb. Bir takım yabancı ülkelerde tescilli olduğunu, davacıların yurt dışında "..." markası yönünden tescil sahibi olmasının onları bu marka yönünden Türkiye'de hak sahibi yapmayacağını, davacıların "..." markasını Türkiye'de kullandıklarına yönelik olarak 2012 tarihli bir sözleşme imzalandığını öne sürdüklerini, ancak bu sözleşmenin imzalanmasının davacıların Türkiye'de "..." markası yönünden hak elde etmesi için yeterli olmadığını, müvekkilinin kötü niyetli olmadığını,

ilk tescili gerçekleştiren ... firmasının kendi ticaret unvanını tescil ettirmesinin hukuken korunan bir olgu iken, davacı firmaların TÜRKİYE distribütörünün, davacıların markası olduğunu bildiği halde bu unvanla şirket kurulmasına göz yummasının kötü niyetli olduğunu bu durumun muhatabının ise davalı olamayacağını, müvekkilinin bu markayı devralmadan önce araştırma yaptığını ve ilk sahibi olan ... firmasını tespit etmiş olduğunu, bu firmanın ticaret unvanı kılavuz unsurunun da "..." olmasının müvekkilinin bu firmanın "..." markası yönünden hak sahibi olduğuna inanmasını sağladığını,

Davacı 2012 yılından beri müvekkilinin davacıları bildiği ve davacılar ile müvekkili arasında yazışmalar yapıldığını fuarlarda görüşüldüğü iddiasında olduğunu ancak bu iddialarının da gerekçelendirmemiş ve kanıtlanmamış durumda olduğunu, ayrıca müvekkilinin bahse konu markayı ciddi şekilde kullanmakta olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık; Davalı adına ... tescil nolu markanın kullanılmama nedeniyle iptaline, keza aynı markanın SMK 6. Madde delaletiyle 25/1 maddesi gereğince kötüniyetli tescil sebebi de dahil olmak üzere hükümsüzlüğüne ilişkin olarak terditli olarak açıldığı anlaşılmıştır.

Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.

HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişiler Hatem Kulçak, Mustafa Gümüş, Kadir Çelik tarafından düzenlenen 09/02/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Ticari defter belge incelemesine dayanarak 2020 yılında davalı firma tarafından, 2020 yılı öncesinde ise dava dışı firma tarafından kullanımları görmenin mümkün olduğunu, Davalı tarafın kullanımlarının dava konusu olan ... nolu “...” ibareli markanın yapılan incelemelerinde 7.sınıfta yer alan iş kollarında markasal olarak kullandığını ispatlayan delillerin yeterli olmadığı yönünde görüş ve kanaatlerini bildirmişlerdir.

Bilirkişiler ..., ...,...' tarafından düzenlenen 19/12/2023 tarihli bilirkişi EK raporlarında.

Davalı tarafa ait tescilli “...” ibaresinin “....” ibaresi olarak fatura içeriğinde ürün adı olarak kullanıldığı, yoğun olarak markanın Davalının ... ibareli markayı devir aldığı dava dışı taraf tarafından kullanıldığının görüldüğünü, bu evraklar incelendiğinde Mali Bilirkişi'nin tespit ettiği faturalar üzerinde yer alan unvanda dava dışı markanın devir alındığı “....ŞTİ” ve fatura içeriğinde ürün adı olarak “...”olarak kullanıldığının görüldüğünü, Davacı yanın daha önceki hak sahibi kullanımlarının kendilerinin ticari ilişkisinden kaynaklı olduğundan faturalarda yer aldığını beyan ettiğini,dosya kapsamında sunulan mail yazışmaları,

sözleşmeler ve deliller incelendiğinde Davacı tarafın tescilden önce marka kullanımlarının olduğunun görüldüğünü,Davacı ve Davalı taraf arasında ticari ilişki yönünden itilaf olduğunun görülmekte olduğunu,bu durumun Mahkemenin değerlendirmesi kapsamında olduğunu.

Davalı tarafın kullanımlarının dava konusu olan ... nolu “...” ibareli markanın yapılan incelemelerde 7.sınıfta yer alan “Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar” alanında fatura içeriğinde ürün adı olarak kullanıldığı,

bu kullanımın 2020 yılı öncesi dava dışı “...ŞTİ.”'nin kullanımları, 2020 sonrası Davalı taraf...ŞTİ. tarafından kullanım olduğunun görülmüş olduğunu, bu iş kolları dışında yeralan “üç boyutlu yazıcılar İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahil/meyve/sebzelgida işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar, Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları, hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler;

kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbiratörler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar, Lastik sökme ve takma makineleri, alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler, Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları,

elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.

Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar, matbaa makineleri ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları paketleme) dahil) Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar,

makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil) Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

Otomatik satış makineleri, Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli azma kapama mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları alanlarında kullanım tespit edilemediğinden hükümsüzlük şartlarının oluştuğu yönünde görüş ve kanaatlerini bildirmişlerdir.

Bilirkişiler ...,..., ... tarafından düzenlenen 16/04/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle. Dava konusu ... nolu “..." ibareli markayı ... Sınıfta. Dava dışı ... ŞTİ.” nin 2016, 2017 yıllarında ve Davalı ... ŞTİ.'nin 2020 yılında “...” olarak kullandığının görüldüğünü, davalının ... no ile tescil edilmiş olan ... şekil markasının tescil kapsamında yer alan ...

Sınıftaki emtialardan “...” emtiası dışındaki diğer mallarda markanın ciddi olarak kullanıldığının ispatlanamadığının tespit edildiğini, Türk Patent nezdinde ... no ile tescilli markanın Davalı adına ... Sınıftaki emtialar açısından tescil edilmiş olduğunu, davacının ... markasının ...

Sınıfta yer alan “... bıçakları, matkaplar(makine parçaları), delik açma aletleri, uç parçaları (makine parçaları); cam kesiciler ( makine parçaları); kesici aletler (mekanik uç açma makineleri dahil) yiv açma aletleri, döndürme aletleri, kesici aletler (makine parçaları), diş açma aletleri (kesme)” emtiaları açısından SMK 6/3 maddesine göre ilk ve gerçek hak sahibi olduğunu, davacı ile davalı ve/veya ilk olarak markayı tescil ettirmiş olan dava dışı ...

Ltd Şti arasında herhangi bir akdi ilişkinin mevcut olmadığını, SMK 6/2 ve 25. Maddesi uyarınca hükümsüzlük koşullarının mevcut olmadığını, davalının ... markasının gerçek hak sahibini bilerek markanın adına devir ve tescilini talep ettiğini, dava konusu markanın SMK 6/9 ve 25 maddesi uyarınca kötüniyetle tescilinin yapılmış olduğunu, Davacının işbu hükümsüzlük davasını açmakta sessiz kalma yolu ile hak kaybına uğramamış olduğunu, Dava konusu ... nolu “..." ibareli markayı ... sınıfta.

Dava Dışı ...Ltd. Şti.” nin 2016, 2017 yıllarında ve Davalı ... Ltd. Şti.'nin 2020 yılında “...” emtiasında ciddi şekilde kullandığı, bu nedenle sözkonusu markanın “sert metal elmas ucu” haricindeki diğer emtialar açısından iptal koşullarının mevcut olduğu yönünde kanaatlerini bildirmişlerdir.

GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELEME

Marka hukukundaki genel ilkeye göre bir markayı ihdas eden kimse o markanın gerçek sahibidir .Dolayısıyla açıklayıcı etkiye sahip tescile karşı üstün ve öncelikli hak sahibidir. Eskiye dayalı kullanım yoluyla gerçek hak sahipliği söz konusu olabilmesi için bu kullanımın markasal nitelikte olması gerekli değildir. Ticaret sırasında, tanıtımda kullanılmış olsa bile bu yeterlidir. Gerçek hak sahipliği hem hükümsüzlük sebebi hem de şeklen hak sahibinin tescile güvenerek açacağı davalarda bir def'i sebebidir.

Bizim hukukumuzda kural olarak tescil ile marka hakkı doğar; ancak söz konusu işaret ilk tescilden önce kullanılmak suretiyle piyasada maruf hale getirilmişse, marka hakkı sahibi, işareti tescilden önce kullanarak piyasada maruf hale getirendir. Bu kişiye “gerçek hak sahibi” denilir.

Bu bakımdan, SMK”'nın 7/1 maddesinde yer alan “Bu kanunla sağlanan marka koruması tescil ile elde edilir” biçimindeki hüküm açıkça tescil ilkesinin kabul edildiğini gösterirken, buna karşılık SMK'nın 6/3 maddesinde tescile rağmen başkasının hak sahibi olabileceği, markayı ilk kez ihdas eden, kullanan kişinin de korunacağı düzenlenmiştir.

Eskiye dayalı kullanım yoluyla tescilsiz bir markanın gerçek hak sahibi olan kimse, üzerinde gerçek hak sahibi olduğu markanın tescil edilmesi halinde SMK'nın 25. Maddesinde yapılan atıfla işbu markanın hükümsüz kılınmasını talep edebilmektedir.

Hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği SMK'nın 25. Maddesinde atıf yapılan SMK'nın 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan düzenleme başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” Hükmünü ihtiva etmektedir.

6769 sayılı SMK'nun 7/1 maddesine rağmen, SMK'nun 6/3 maddesi gereğince bir markanın eskiye dayalı, öncelikli kullanıcısı o markanın gerçek hak sahibidir. (...) her ne kadar marka koruması tescil ile elde edilmekte ise de, tescil başvurusundan önce o markayı ihdas eden, kullanan, piyasada maruf hale getiren ve o marka üzerinde hak elde eden kimsenin itirazı üzerine Türk Patent tarafından tescil başvurusunun reddi gerekir.

Türk Patent'in tescil belgesi vermesi durumunda ise SMK'nun 25. Maddesine dayalı olarak gerçek hak sahibinin açacağı hükümsüzlük davası üzerine, tescil sahibinin bu markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi mümkündür. Bu durumda sonuçta tescil sahibinin tescili şeklen ve geçici olarak kendisine koruma sağlamakta, hükümsüzlük kararı ile birlikte ise bu koruma ortadan kalkmaktadır. ” (Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, İstanbul, 4. Baskı, Sf.

420.) Gerçek hak sahipliği ilkesinin hangi şartlarda uygulanabileceği gerek öğretide gerekse içtihat hukukunda ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur: İlk olarak, gerçek hak sahibinin markasıyla, kişiye ait başvuru ya da tescile konu Marka arasında ayniyet ya da benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmalıdır. İkinci olarak, gerçek hak sahibi markayı, üçüncü kişinin başvurusu veya varsa rüçhan tarihinden önce kullanmaya başlamış olmalıdır.

Kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği hususunda ülkesellik ilkesine atıfta bulunmakta ve marka üzerinde gerçek hak sahipliği iddiasında bulunulabilmesi için o markanın Türkiye'de kullanılmasını aramaktadır. Üçüncü olarak, gerçek hak sahibinin kullanımı "markasal kullanım" olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarında, tescilsiz işaretin ticaret sırasında marka hukukuna özgü bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etmektedir.

Dördüncü olarak, Yargıtay kararlarında, "marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı yaratan, kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir." denilerek marufiyet şartı aramaktadır.

Toplanan delillere göre; Türk Patent ve Marka kurumu nezdinde davalı adına ... no ile tescilli ...“...”şekil ibareli markanın ... Sınıf için 31.8.2015 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

Davacının üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu iddia ettiği ... markasının sunulu delillere göre Çin'de 21 Haziran 2009 tarihinden itibaren ...

Sınıfta tescil edilmiş olduğu, markanın 2013-2020 yılları davacının ürün kataloglarında markasal olarak kullanıldığı,davacının ... markası üzerindeki ilk hak sahipliğinin ... ve .... sınıftaki emtialar için ...tarih ve ... sayılı uluslararası markanın temel tescilleri olan ... tarihli ... sayılı ...sınıf için menşe ülke Çin'de ... tarih ve ... sayılı .... sınıf için menşe ülke Çin ve yine ... tarih .. sayılı ...sınıf için menşe ülke Çin olduğu, bilahare markanın daha sonra Hindistan, Bulgaristan'da tescil ettirdiği,

bilahare WIPO nezdinde Arjantin, Malezya, İsviçre, Romanya, İsrail,, Brezilya Kanada Birleşik Krallık, Amerika'da tescil edilmiş olduğu ,... alan adının 03.05.2003 tarihinde tahsis edildiği ve davacı tarafından kullanıldığı,davacının 2012 yılının Aralık ayından itibaren dava tarihine kadar kesintisiz olarak ... markalı ...Sınıfta yer alan “... bıçakları, matkaplar(makine parçaları), delik açma aletleri, uç parçaları (makine parçaları); cam kesiciler ( makine parçaları); kesici aletler (mekanik uç parçaları dahil);yiv açma aletleri; döndürme aletleri;

kesici aletler (makine parçaları), diş açma aletleri (kesme)”emtialarını Türkiye'ye ihraç ettiği ve Türkiye'deki temsilcisi ...- ...aracılığı ile satışını yaptığı,davacının ... markasının...

Sınıfta yer alan “... bıçakları, matkaplar(makineparçaları), delik açma aletleri, uç parçaları (makine parçaları); cam kesiciler ( makine parçaları);kesici aletler (mekanik uç parçaları dahil); yiv açma aletleri; döndürme aletleri; kesici aletler (makine parçaları), diş açma aletleri (kesme)” emtiaları açısından ilk ve gerçek hak sahibi olduğunu hususu bilirkişilerce sunulu deliller ve ticari evrak içerikleri incelenerek tespit edilmiştir.

KÖTÜNİYETLİ TESCİL İDDİASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

HGK’nın... tarih, ... E.,... K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, gerek mülga 556 sayılı KHK’da gerekse de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda hangi hâllerde kötü niyetli marka başvurusunun söz konusu olduğu belirtilmemiştir. Ancak genel olarak kötü niyetli marka başvurusu; hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunulması veya başvurunun tescil ettirilmesi olarak tanımlanabilir.

Bu kapsamda başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hâli, kötü niyetin varlığında önem kazanmaktadır. Örneğin, gerçek hak sahibi olmamakla birlikte başkasının ticaretinde kullandığı tescilsiz bir işareti, kendisinin hak sahibi olmadığını bile bile tescili için başvuruda bulunan kimse kötü niyetli sayılacaktır.

Yine başkası tarafından kullanılan bir markanın aynısını veya benzerini bilerek ve haklı bir neden olmaksızın sırf rakibini engellemek amacı taşıyan engelleme markaları kötü niyetli marka başvurusu olarak değerlendirmelidir. Ayrıca başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme ve marka ticareti yapmak ya da şantaja yönelik başvuruda bulunmak ve tescil ettirmek de kötü niyetli olarak kabul edilmelidir.

Görüldüğü üzere kötü niyetli marka başvurusu hâli her somut olay kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu kapsamda marka hükümsüzlüğü davalarında kötü niyet iddiası ileri sürülmüş ise 4721 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.

Marka tescilinin kötüniyetli olup olmadığı incelenirken, kötüniyetli olarak tescil ettirildiği iddia edilen markanın, kötüniyet iddiasında bulunan tarafa ait marka ile birebir aynı olup olmadığı, markanın ne derece yaratıcı ve ayırd edici olduğu, diğer markadan habersiz olarak tesadüfen tescil ettirilmiş olmasının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı (...)gibi hususlar yanında asıl markanın asli ve tali unsurlarının birebir tescil ettirilip ettirilmediği gibi hususlar da dikkate alınacaktır" (Çolak, s. 907).

Somut olayda sunulu deliller incelendiğinde; ... ibaresi hem de ... şekil unsurundan oluşan markanın renk, kompozisyon ve tertip açısından özgün marka olduğu, markayı ilk olarak Türk Patent nezdinde tescil ettirmiş olan Dava dışı ... LTD ŞTİ. nin sözkonusu markayı ... Sınıfta yer alan emtialar açısından tescil ettirmesinin tesadüf olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dava dışı ...ŞTİ.

İle davalı ... nin tacir oldukları, TTK nun 18. maddesi uyarınca basiretli tacir gibi davranma yükümlülüklerinin olduğu, tarafların basit bir araştırma ile sözkonusu markanın gerçek sahibini tespit edebilecekleri, faaliyet gösterdikleri sektörün aynı olduğu, davacı ve markasını bilemeyeceklerinin düşünülemeyeceği, Dava dışı ... ŞTİ. (Marka Kontrolünde olan firma), ...

(Markayı alacak) ile ... ( Markayı alacak kişinin sonrasında markayı devredeceği firma) arasında 3 taraflı marka devir protokolü yapıldığı, bu durumda ...'nın ve davalının iyiniyetli 3. Kişi olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı,Sözkonusu markanın ilk olarak ... ŞİRKETİ (...) tarafından 31.08.2015 tarihinde başvurusunun yapıldığı, bilahare 12.05.2017 tarihinde markanın ...

Sınıfta yer alan emtialar açısından kısmen davalı şirkete devri ve tescilinin talep edilmiş olduğu,ancak Davalı ... ile davacı şirket arasındaki e posta yazışmaları incelendiğinde 08.05.2017 tarihinden itibaren markanın devrine ilişkin ve aynı zamanda ... markası ile Türkiye de ticaret yapma isteklerinin açıkça görüldüğü, dolayısıyla davalının marka devir sözleşmesini Türk Patent Kurumuna sunmadan ve resmen devrini talep etmeden ilişkinin başladığı,

davalının ... markasının gerçek hak sahibini bilerek markanın adına devir ve tescilini talep ettiği dolayısıyla markanın kötüniyetle tescil edildiği anlaşıldığından davalı adına tescilli markanın kötüniyetli tescil edildiğine dayalı olarak açılan davanın kabulü gerekmiştir.

Öte yandan Kötüniyet karşısında davalının tescil aldığı tüm emtia grubunun hükümsüz kılınması gerekmedir. Zira davalı tescil anında bir kısım emtilar yönünden iyiniyetli bir kısım emtialar tescili yönünden kötüniyetli olarak kabul edilemez( aynı yönde Yargıtay11. Hukuk Dairesi’nin ... esas, ... karar ve 10.10.2022 tarihli ilamları.)

SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI SAVUNMASININ İNCELENMESİ

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin, hakka konu ticari ad ve işareti iyi niyetli bir şekilde kullanan kişiye karşı dava açma hakkını uzun süre kullanmaması ve ihlallere sessiz kalarak ticari ad ve işareti koruma hakkını yitirmesi demektir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin temeli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesine dayanmaktadır. Anılan madde.

“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmünü haizdir.

Buna göre, anılan madde ile hukuk düzeninin kişilere tanıdığı bütün hakların kullanılmasında göz önünde tutulması ve uyulması gereken iki temel ilkeye yer verilmiş olup, öncelikle hakların dürüstlük kuralına uygun kullanılması gerektiği ifade edilmiş, ardından hakların açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı belirtilmiştir.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi hükümsüzlük , tecvavüz ve unvan terkini davalarında da mahkemelerce res’en incelenmektedir.

Ticari ad ve işaretin sahibi, haklı bir sebep olmaksızın hakkını uzun süre kullanmayarak bundan sonra da kullanmayacağı yönünde bir kanaat oluşturmuşsa artık bu hakkını kullanamaması gerekir. Bu nedenle önceki hak sahibinin, TMK’nin 2. maddesi gereğince belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, ticaret unvanını daha sonra iyi niyetli olarak tescil ettiren kişiye karşı dava açma hakkını veya devam eden eylemli kullanımını men etme hakkını kaybettiği kabul edilmelidir (Yasaman, Hamdi/ Yusufoğlu, Fülürya: Marka Hukuku, İstanbul, 2004, s. 856).

Sessiz kalma yoluyla hak kaybında, hak genel olarak sona ermemekte, sadece bu haktan eylemine sessiz kalınan kişi ya da kişilerin yararlanmasına katlanılmaktadır. Zira tacirin, bir hakkını bilerek isteyerek belli bir süre kullanmaması sebebiyle marka tescilinden/ticari unvandan doğan hakkı kaybolmamakta, sadece uzun süredir var olan kullanıma/tescile sessiz kalmış olması sebebiyle bu duruma zımnen icazet verildiği kabul edilmelidir.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için, önceki hak sahibinin ticari ad ve işaretin aynısının veya benzerinin ticaret unvanı olarak tescil ettirildiğini veya başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi ve buna rağmen sessiz kalmış olması gereklidir.

Bununla birlikte önceki hak sahibinin uzun süre sessiz kalması mücbir sebep ya da objektif imkânsızlık gibi haklı bir nedene dayanıyorsa ve bunun ispatlanması hâlinde sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için her şeyden önce markayı sonradan tescil ettiren kişinin iyi niyetli olması gerekir.

Zira markayı sonradan tescil ettiren kişi kötü niyetli ise sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyecek önceki hak sahibi markanın terkinini süre gözetilmeksizin her zaman talep edebilecektir

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile ilk defa marka hukukunda hükümsüzlük davaları yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. SMK’nin 26/6. maddesi. “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez” hükmünü haizdir.

Buna göre marka hükümsüzlük davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanabilmesi için beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Hemen belirtilmelidir ki; sessiz kalma nedeniyle dava açılamayacağı yönündeki savunma bir def’î olmayıp itirazdır.

Zira sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin dayanağı TMK’nın 2. maddesi olduğuna göre, dava açılması açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve bu durum dava dosyasından ortaya konulabiliyorsa, sessiz kalma yoluyla hak kaybı bir itiraz olarak kabul edilip hâkim tarafından re'sen dikkate alınmalıdır. Keza TMK’nin 2/2. maddesi gereğince bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Ancak somut olayda hem ... ibaresi hem de ... şekil unsurundan oluşan markanın renk, kompozisyon ve tertip açısından özgün marka olduğu, markayı ilk olarak Türk Patent nezdinde tescil ettirmiş olan Dava dışı ... TİC LTD ŞTİ. nin sözkonusu markayı ... Sınıfta yer alan emtialar açısından tescil ettirmesinin tesadüf olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dava dışı ... ŞTİ.

İle davalı ... nin tacir oldukları, TTK nun 18. maddesi uyarınca basiretli tacir gibi davranma yükümlülüklerinin olduğu, tarafların basit bir araştırma ile sözkonusu markanın gerçek sahibini tespit edebilecekleri, faaliyet gösterdikleri sektörün aynı olduğu, davacı ve markasını bilemeyeceklerinin düşünülemeyeceği, öte yandan Davalı ... ile davacı şirket arasındaki e posta yazışmaları incelendiğinde 08.05.2017 tarihinden itibaren markanın devrine ilişkin ve aynı zamanda ... markası ile Türkiye de ticaret yapma isteklerinin açıkça görüldüğü,

dolayısıyla davalının marka devir sözleşmesini Türk Patent Kurumuna sunmadan ve resmen devrini talep etmeden görüşmelerin başladığı, davalının ... markasının gerçek hak sahibini bilerek markanın adına devir ve tescilini talep ettiği dolayısıyla markanın kötüniyetle tescil edildiğini bildiği kötüniyetle markayı devir aldığı dolayısıyla davalının huzurdaki davada sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasını yapamayacağı, davalının kötüniyetli olduğu anlaşıldığından davalı adına tescilli markanın kötüniyetli tescil edildiğine dayalı olarak açılan davanın kabulünün gerektiği anlaşılmıştır.

Toplanan deliller, marka tescil belgesi,ticari defter ve belgeler, faturalar,HMK 266 madde kapsamında farklı heyetlerden alınmış denetim ve hüküm kurmaya elverişli dosyadaki deliller ile uyumlu bilirkişi raporları bir bütün olarak incelendiğinde; Dava konusu ... nolu “..." ibareli markayı... Sınıfta; Dava dışı ...LTD. ŞTİ.” nin 2016, 2017 yıllarında ve Davalı ...

... LTD. ŞTİ.'nin 2020 yılında “... ” olarak kullandığının görüldüğü, davalının ... no ile tescil edilmiş olan ... şekil markasının tescil kapsamında yer alan ... Sınıftaki emtialardan “...” emtiası dışındaki diğer mallarda markanın ciddi olarak kullanıldığının ispatlanamadığının tespit edildiği, Türk Patent nezdinde ... no ile tescilli markanın Davalı adına .. Sınıftaki emtialar açısından tescil edilmiş olduğunu, davacının ... markasının ...

Sınıfta yer alan “... bıçakları, matkaplar(makine parçaları), delik açma aletleri, uç parçaları (makine parçaları); cam kesiciler ( makine parçaları); kesici aletler (mekanik uç açma makineleri dahil) yiv açma aletleri, döndürme aletleri, kesici aletler (makine parçaları), diş açma aletleri (kesme)” emtiaları açısından SMK 6/3 maddesine göre ilk ve gerçek hak sahibi olduğu, davacı ile davalı ve/veya ilk olarak markayı tescil ettirmiş olan dava dışı ...

Ltd Şti arasında herhangi bir akdi ilişkinin mevcut olmadığı, davalının ... markasının gerçek hak sahibini bilerek markanın adına devir ve tescilini talep ettiğini, dava konusu markanın SMK 6/9 ve 25 maddesi uyarınca kötüniyetle tescilinin yapılmış olduğu, Davacının işbu hükümsüzlük davasını açmakta sessiz kalma yolu ile hak kaybına uğramamış olduğu, Dava konusu ... nolu “..." ibareli markayı ... sınıfta. Dava Dışı ...Ltd. Şti.” nin 2016, 2017 yıllarında ve Davalı ... Ltd.

Şti.'nin 2020 yılında “...” emtiasında ciddi şekilde kullandığı,bu kullanımın ise emtia listesine göre ... Sınıf için

“Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar” kapsamına girdiği, dolayısıyla diğer emtia sınıflarında davalının kullanımının ispat edilmediği ancak davacının huzurdaki davayı terditli olarak açtığı, yani iptal ve hükümsüzlük isteminin talep edildiği,

somut olayda ise davacı davalı adına kayıtlı tüm emtia sınıfının iptali ve hükümsüzlüğünü talep ettiğinden bu durumda kötüniyetin ispati halinde markanın tescilli olduğu tüm sınıflarda hükümsüzlüğünün söz konusu olacağı bilindiğinden (Zira Kötüniyetin varlığı halinde davalının tescil aldığı tüm emtia grubunun hükümsüz kılınması gerekmedir.

Yüksek yargı uygulamasında davalı tescil anında bir kısım emtilar yönünden iyiniyetli bir kısım emtialar tescili yönünden kötüniyetli olarak kabul edilemez( aynı yönde Yargıtay11.

Hukuk Dairesi’nin ... esas, ... karar ve 10.10.2022 tarihli ilamları.) toplanan delillere göre davalının kötüniyetli olduğu HMK 266 madde kapsamında alınan son rapor içerdiği keza sunulu mail yazışmaları, tescil edilen markanın özgün bir marka olup( ... ibaresi hem de .. şekil unsurundan oluşan markanın renk, kompozisyon ve tertip açısından özgün marka olduğu), markayı ilk olarak Türk Patent nezdinde tescil ettirmiş olan Dava dışı ... LTD ŞTİ. nin sözkonusu markayı ...

Sınıfta yer alan emtialar açısından tescil ettirmesinin tesadüf olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dava dışı ...ŞTİ. İle davalı ... nin tacir oldukları, TTK nun 18. maddesi uyarınca basiretli tacir gibi davranma yükümlülüklerinin olduğu, tarafların basit bir araştırma ile sözkonusu markanın gerçek tespit edebilecekleri, faaliyet gösterdikleri sektörün aynı olduğu, davacı ve markasını bilemeyeceklerinin düşünülemeyeceği hususları birlikte incelendiğinde.

Davalı adına tescilli ... nolu markanın tescil edildiği tüm emtialar yönünden kötüniyetli tescil nedeniyle 6769 sayılı SMK 6/9 maddesine göre hükümsüzlüğüne,karar kesinleştiğinde hükümsüzlük verilen mal ve hizmetler yönünden ilamın sicile işlenmesi için gerekçeli kararın bir suretinin TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’na gönderilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmesi gerekmiştir.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸