İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/366 K.2019/247

K. YAZIM TARİHİ : 05/09/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin dünyaca ünlü ve aynı zamanda TPE nezdinde tanınmış markaların sahibi olduğunu, 1973 yılında ABD, Colorado Eyaletinin Denver şehrinde kurulduğunu, dünyada en çok gayrimenkul satışı gerçekleştiren bir kurum olduğunu, ... ve ... markalarının tanıtımı için çok yoğun reklam ve tanıtım harcaması yaptığını, bu markaların tanıtımı ve promosyonu için 1973'ten bu yana yapmış olduğu yıllık reklam giderinin 6 milyar Amerikan Dolarını aştığını, Olimpiyatlar dahil pek çok uluslararası etkinlik ve yarışmaya sponsor olduğunu, ..., ..., ...,..., ..., ..., ..., ..., ...,

... tescil numaralı markaların maliki olduğunu, ayrıca .... tescil numaralı ... (35, 36 ve 42. Sınıfta tescilli),... tescil numaralı ... MARKASI ve ŞEKİL (35, 36 ve 42. Sınıfta tescilli),... tescil numaralı ... markası (35, 36 ve 42. Sınıfta tescilli), ... tescil numaralı ... markası (35, 36. Sınıfta tescilli), ... tescil numaralı ...

ŞEKİL markası (35, 36. Sınıfta tescilli) ve .... tescil numaralı ... markasının (35, 36. Sınıfta tescilli) da müvekkili adına tescilli olduğunu, bu markalardan ... ve ... tescil numaralı markaların aynı zamanda tanınmış marka olarak TPE nezdinde tescil edildiğini, müvekkil şirket tarafından tescil ettirilen markalarda yer alan ... ve renk kombinasyonunun da ABD'de telif hakkı olarak (copyright) tescil ettirildiğini, davalıların müvekkiline ait "..." markaları ile iltibas teşkil eden " ..." markasını işletmesinde kullandığını, "..." ibareli markasının 36. sınıfta tescili olmasının müvekkilinin markasının itibarına zarar verdiğini,

"..." ve "..."ile "..." markalarının birbiri ile iltibasa neden olacak kadar benzediğini, iki marka arasında hem görsel hem de işitsel manada benzerlik bulunduğunu, müvekkilinin "..." markası ile iltibas yaratan "..." ibaresinin tecilinin 556 sayılı KHK 7, 8, 35, 61 ve 62 maddelerine de aykırı olduğunu, davalılara dava konusu markaya ilişkin başvurularını geri çekmelerinin ve kullanımına son vermelerinin ihtar edilmesine rağmen davalıların ihtara uymadıklarını beyanla, davalılar adına tescilli ... tescil numaralı "..." markasının dava sonuna kadar 3. Kişilere devrinin tedbiren engellenmesine,

davalılar adına tescilli olan ... tescil nolu markanın hükümsüzlüğüne ve scilden terkinine, markanın tescil edildiği şekilden farklı kullanılması durumunda haksız rekabet ve marka hakkı ihlali oluşturan fiillerin TTK 56 ve 556 Sayılı KHK 61 ve 62 uyarınca ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalılar vekilinin cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın tescilli markalarının müvekkiline ait markadan çok farklı olduğunu, davacı markasının "..." ibareli ve "..." olduğunu, müvekkillerine ait markanın ise "..." şeklinde küçük harflerle kullanıldığını ve kırmızı-beyaz renkte olduğunu, simgesinin ise YAPI şeklinde olduğunu, bu nedenle yazı karakteri, simge anlamında iki marka arasında fark bulunduğunu, her iki markanın birbirini çağrıştırmasının mümkün olmadığını ve markalar arasında hiçbir bağ bulunmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini, müvekkilinin markasına konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava, 6769 SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebi ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması taleplerine ilişkindir.

Dosyada bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, teknik ve özel bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor ve ek rapor alınmıştır.

TPMK kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu, "..." ibareli markanın, 36. emtia sınıfında ... ve ... adına, ... tescil nolu 35,36,42 emtia sınıflarında,...0 tescil nolu 35,36,42 emtia sınıflarında, ... tescil nolu 35,36,42 emtia sınıflarında, ... tescil nolu 35,36 emtia sınıflarında,... tescil nolu 35,36 sınıflarında, ... tescil nolu 35,36 emtia sınıflarında, ... tescil nolu 25,35,36,41 emtia sınıflarında kayıtlı "..." ibareli markaların davacı ...adına kayıtlı oldukları anlaşılmıştır.

Davalı tarafın ... tescili nolu "..." ibareli markasının hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği ve marka hakkına tecavüaz ve haksız rekabetin bulunup bulunmadığı hususlarında bilirkişilerce yapılan inceleme sonucunda ibraz edilen 22.03.2018 tarihli bilirkişi heyeti raporunda (01/01/2018 tarihli gayrimenkul uzmanı tarafından sunulan rapor ön değerlendirme niteliğindedir, tek başına çelişki olarak değerlendirilmemiştir.);"...

Davacı yana ait markanın tanınmış marka olduğu, davacı yanın "..." kelimesi üzerinde gerçek/ilk hak sahibi olduğu ve ayrıca taraf markaları arasında sınıfsal yönden benzerlik ayniyet bulunduğu noktasında bir tartışmanın bulunmadığı, tartışmanın taraf markalarının işaretsel anlamda benzerlik arz edip etmediği noktasından kaynaklandığı, taraf markaları arasında, her iki markada yer alan kelime unsuru yönünden bir benzerliğin bulunduğunun görüldüğü ancak bu markalarda yer alan diğer unsurlar itibarıyla, taraf markalarının bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde taraf markalarının farklı olduğunun görüldüğü,

bu itibarla MarkKHK m. 8/1-b hükmü kapsamında dava konusu markanın hükümsüz kılınmasını gerektiren işaretsel benzerlik şartının mevcut olmadığı, taraf markalarında yer alan '’...” ve "...” ibarelerinin anlamsal olarak da benzerlik arz etmediği, ayrıca dava konusu markada yer alan "...” ibaresinin, başkaca unsurlarla birlikte taraf markalarının tescilli olduğu 36. sınıfta dava dışı kişiler adına da marka olarak tescil edildiği,

bu itibarla taraf markaları arasında bir iltibasın da söz konusu olmayacağı, davalı yanın markasını kullanımının tescilli marka kapsamında değerlendirileceği, davalı kullanımının tescile aykırı olduğunun ispat edilemediği müddetçe bu kullanımın, davacı yana ait marka hakkına tecavüz ve/veya haksız rekabet teşkil etmeyeceği..." sonuç ve kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

556 sayılı MarkKHK. 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununun (SMK) 10.01.2017’de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlükten kalkmıştır. Bu doğrultuda derdest davalara hangi mevzuatın uygulanacağının açıklanması zarureti doğmuştur.Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ileriye etkili olarak uygulanırlar ancak kanunun geçmişe etkili olarak uygulanacağına ilişkin bir hüküm ihdas edilmiş ise kanun geçmişe etkili olarak uygulanabilir.

SMK bu açıdan incelendiğinde, kanunun yürürlüğü düzenleyen 192, maddesinde "a" ve "b" bendinde belirtilen ileri yürürlük hükümleri istisna olmak üzere, kanunun diğer hükümlerinin SMK'nın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda SMK'nın geçmişe etkili olarak uygulanmasına ilişkin bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla yürürlüğe girdiği 10.01.2017'den itibaren ileriye etkili olarak uygulanacağı görülmüştür.

Bu doğrultuda işbu kanunun/SMK'nın yürürlüğe girmesinden önce ikame edilen ve takiben anılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği sırada derdest olan ve söz konusu Kanun'un yürürlük tarihinden önce gerçekleşen olaylara yönelik davalara SMK değil. MarkKHK uygulanacaktır. Belirtelim ki bugün ve dolayısıyla karar tarihi itibariyla MarkKHK yürürlükten kaldırılmış olsa da; bu durum huzurdaki davanın çözümünde MarkKHK hükümlerinin uygulanmasına mani değildir.

Hülâsa, huzurdaki davanın SMK yürürlüğe girdiği sırada derdest olduğu görüldüğünden, SMK değil, MarkKHK hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

Markanın hükümsüzlüğü, MarkKHK’da öngörülen sebeplerin varlığı halinde, mahkeme kararıyla markanın koruma süresi sonra ermeden marka sicilinden silinmesidir. Tescile bağlanan hakların, adına tescil yapılan kişinin isteği olmaksızın ve tescil süresi dolmadan sona erdirilmesinin yolu, hükümsüzlük davası açılması ve bu davanın davacı lehine sonuçlanması, yani mahkemece hükümsüzlük kararı verilmesidir.

Markanın hükümsüzlük sebepleri. MarkKHK m. 42 hükmünde sayılmıştır. Buna göre MarkKHK m. 7 ve/veya 8 hükümlerinde mevcut hâllerden birinin varlığı durumunda markanın hükümsüzlüğüne karar verilmektedir.

a) MarkKHK m. 42 hükmünün atfı dolayısıyla markanın hükümsüz kılınmasını gerektiren nispi ret nedenlerinin belirtildiği MarkKHK m. 8/1-b hükmünde şöyle demektedir.

"Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir marmkanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:(...)

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihmali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa."

Görüldüğü gibi söz konusu hükme dayanılarak tescilli bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi, 3 şartın bir arada bulunması halinde mümkün olacaktır. Bu şartlar:

-Tescil için başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olması,

-Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir yapılmış bir markanın kapsadığı mal/hizmetlerle aynı veya benzer olması,

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimalinin (ki bu hususa, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu izlenimi yaratma ihtimali de dahildir. Bir diğer ifadeyle marka hukukunda karıştırılma ihtimali geniş yorumlanmaktadır) bulunması. Buna göre, sadece alıcıların belli bir mal yerine başka bir malı almak istemeleri halinde değil, alıcıların malların birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen, bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları hâlinde de iltibas bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlık özelinde davacı yan markasının "... ' markaları üzerinde gerçek/ilk hak sahibi olduğu, anılan markanın tanınmış marka niteliğini haiz olduğu ve taraf markalarının aynı hizmetlerde kullanıldığı tartışma konusu değildir, Kaldı ki. davacı yana ait markanın tanınmış marka olmasından mütevellit, taraf markalarının tescilli olduğu mal ve hizmetlerin de somut uyuşmazlık özelinde bir önemi bulunmamaktadır. Nitekim MarkKHK m, 8/4 hükmü uyarınca tanınmış marka, ayrıca karıştırma ihlimalinin varlığı halinde, o tanınmış markanın tescilli olmadığı mal ve hizmetler yönünden de korunacaktır. Tartışılan husus, taraf markalarının işaretsel anlamda benzer olup olmadığıdır.

Bu noktada önemle belirtilmelidir ki, görülmekte olan dava, markanın hükümsüzlüğüne yönelik bir dava olduğundan markaların kullanıldığı halleri değil; bizatihi TPE/TPMK nezdinde tescilli oldukları halleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Davalı yanın tescilli markasını kullanım şekli, davacı yan markasıyla iltibas yaratacak şekilde olsa dahi, bu türden bir kullanım tescilli markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmeyecek ve takiben (davacı yanın) marka hakkına tecavüz teşkil edebilecektir.

Davacı yan her ne kadar davalı yan eyleminin ayrıca marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia etmişse de, hemen yukarıdaki paragrafta belirtildiği üzere bir kimsenin hakkını hukuka uygun olarak kullanması başkaca bir hakka tecavüz meydana getirmeyeceğinden, somut olayda davalı yanın halihazırda tescilli olan markasını da tescile uygun kullanımı haksız rekabet ve/veya davacı yanın markasına tecavüz niteliğinde olmayacaktır.

Davacı yanın iddiası, davalının dava konusu markasını tescil edildiği şekilden farklı bir şekilde kullandığına yönelik olmadığından ve dosya kapsamında buna ilişkin bir delil de yer almadığından davacının haksız rekabet ve marka hakkına yönelik taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir. Nitekim tescile uygun kullanımın hükümsüzlük kararı verilmedikçe markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği yerleşik Yargıtay kararlarında da kabul olunmuştur.

Bilirkişi raporunda da tespit olunduğu üzere taraflara ait tescilli markalar bütün olarak değerlendirildiğinde markalar arasında benzerlik bulunmamakla birlikte esas itibarıyla taraf markaları arasındaki benzerlik, bu markaların kelime unsuru olan “...” ...” kelimeleri yönündendir. Her iki kelimenin de beş harften oluşması, bu kelimelerde kullanılan harflerden sadece ortada yer alan harfin farklılık arz etmesi, kalan dört harfin ise sıralama yönünden de aynı olması, ayrıca farklı olan harflerin Türkçe alfabede birbirlerinden hemen sonra gelmesi ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Q tipi bilgisayar klavyesinde birbirlerine uzak konumda yer almaması, taraf markalarında yer alan kelime unsurunun benzer nitelikte oIduğunu işaret etmektedir.

Taraf markalarında yer alan kelime unsurlarının benzer olmasına karşın, bu kelime unsuru, işbu alt başlıkta da detaylı olarak ifade edilen, taraf markalarında yer alan diğer unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde taraf markalarının farklılaşmasını sağlamaktadır. Kaldı ki, taraf markalarının kelime unsuru da gerek bu kelimelerin yazıldığı font, gerek renk, gerekse yazım şekilleri ve ayrıca davacı yan markalarında yer alan taksim işaretinin dava konusu markada yer almaması itibarıyla belirli bir düzeyde farklılık sağlamaktadır.

Gerçekten de, davalı yana ait dava konusu markada yer alan "..." harfleri, “...” kelimesinin “...” kelimesiyle birlikte kullanılması, markada ayrıca “...” kelimesinin de bulunması ve gerek ev gerek de ... siluetine yer verilmesi taraf markalarının işaretsel anlamda farklılaşmasını sağlamakladır.

Her ne kadar ... ve ev şekli ile "...” ve “..." kelimeleri, markanın esas unsuru değil tamamlayıcı unsurları olsa da, markalar bütüncül yönden değerlendirildiğinde, anılan tamamlayıcı unsurlarla oluşturulan marka kompozisyonu, taraf' markalarının farklılaşmasına sebebiyet vermektedir.

Kaldı ki, dava konusu markada yer alan "..." ibaresi de ayrıca anılan markanın esas unsurudur ve bu ibarenin yazıldığı punto ve bulunduğu yer bakımından bir diğer esas unsur olan "..." kelimesinden daha yüksek bir ayırt ediciliği haizdir.

Ayrıca belirtilmelidir ki, davalı yan markasında yer alan “...” kelimesi, markanın kullanıldığı sınıf yününden de yüksek bir ayırt ediciliği haizdir.

Nitekim mezkûr kelime, Türkçede rahat sakin gibi anlamları haiz olup markanın tescilli olduğu hizmetler itibarıyla (sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri, gümrük müşavirliği hizmetleri) yününden cins isim niteliğinde değildir ve bu nedenle de taraf markaları arasında bir iltibastan söz edilmeyecektir.

Zira davacı yana ait markada yer alan "...” ibaresinin ayırt ediciliği, bu ibarenin herhangi bir anlam ihtiva etmemesi nedeniyle davalı yan markasına nazaran daha da yüksektir. Bu itibarla taraf markaları arasında anlamsal/kavramsal yönden bir benzerlik (ve takiben iltibas) bulunması ihtimali de mevcut değildir.

Öte yandan, TPE’nin/TPMK’nın resmi internet sitesinde “...” kelimesinin yer aldığı ve 36. sınıfla tescilli olan markalara yönelik olarak yapılan arama neticesinde 20 adet markanın bulunduğu görülmektedir. Bu da dava konusu markada yer alan “...” kelimesinin, 36. sınıfa dahil hizmetler yönünden piyasada başkalarınca da kullanılan bir ibare olduğunu göstermekle, taraf markaları arasında hır iltibasın söz konusu olamayacağına işaret etmektedir.

Netice itibarıyla taraf markalarında yer alan kelime unsuru itibarıyla kısmi bir benzerlik bulunsa da, anılan markalarda yer alan diğer unsurlar ve ayrıca bu markalardaki kelime unsurunun kısmi farklılığını sağlayan hususlar birlikle bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde, taraf marklarının işaretsel anlamda benzer olduğunun belirtilmesi mümkün olmamaktadır.

Bu ihbarla MarkKHK m. 8/1-b hükmünde belirtilen hükümsüzlük şartlarından işaretsel benzerlik şartı, somut ihtilafla sağlanmamıştır. Ayrıca dava konusu markada yer alan “relax” ibaresi (başka unsurlarla birlikte) yine 36. sınıfa dahil hizmetlerde dava dışı kişiler adına marka olarak tescilli olup anılan sınıfa dahil hizmetler itibarıyla piyasada yaşayan/kullanılan bir ibaredir ve bu nedenle taraf markaları arasında bir iltibasın gerçekleşmesi mümkün değildir.

Tüm dosya kapsamı, toplanan deliller ve denetime elverişli bilirkişi heyet raporu izahı yapılan mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde, taraf markaları arasında, her iki markada yer alan kelime unsuru yönünden bir benzerliğin bulunduğu ancak bu markaların diğer unsurlar yönünden birbirinden farklı oldukları, bu nedenle MarkKHK m. 8/1-b hükmü kapsamında dava konusu markanın hükümsüz kılınmasını gerektiren işaretsel benzerlik şartının oluşmadığı, taraf markalarında yer alan '’...” ve "...” ibarelerinin anlamsal olarak da benzerlik arz etmediği,

ayrıca dava konusu markada yer alan "...” ibaresinin, başkaca unsurlarla birlikte taraf markalarının tescilli olduğu 36. sınıfta dava dışı kişiler adına da marka olarak tescil edildiği, bu itibarla taraf markaları arasında bir iltibasın da söz konusu olamayacağı, davalı yanın markasını kullanımının tescilli marka kapsamında değerlendirileceği, davalı kullanımının tescile aykırı olduğunun ispat edilemediği müddetçe bu kullanımın, davacı yana ait marka hakkına tecavüz ve/veya haksız rekabet teşkil etmeyeceği anlaşılmakla, davacının sübut bulmayan hükümsüzlük,

markaya tecavüz ve haksız rekabete dayalı olarak açmış olduğu davalarının reddine karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.