İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/727 K.2019/223

Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili firmanın, ürünlerini şirket yetkilisi olan ... adına ... tescil numarasıyla tescilli "..." markasıyla pazarladığını, saç jölesi saç kremi vb. gibi kozmetik ürünlerini kendi tasarladığı tasarımlarla üretip satışını yaptığını, kendi tasarımı olan ürün ambalajı üzerinde "..." markasını kullandığını, ayrıca ..., ..., ...,... ibaresini de yan unsur olarak farklı görsellik ve yazım şekilleriyle uzun zamandır kullandığını, davalı tarafından müvekkili firmaya keşide edilen ...

4.Noterliği'nin ... tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarında davalı firma adına ... tescil numarası ile "..." markasının 03 sınıf emtialarda tescil edildiğini öğrenmiş bulunduklarını, fakat davalı adına tescilli ... markasının marka olarak hukuki dayanağının olmadığını, davalı firma adına tescilli ... kelimesinde ...

İngilizce ..., ... ise bakmak anlamında kullanıldığını ve bu markanın ayırt edici özelliğe sahip olmayan iki kelimenin yan yana getirilerek oluşturulduğunu, ...'nin koyu tonda ... kelimesinin ise açık tonda ve bitişik yazılmak suretiyle farklı olmasına çalışılmış ise de bu markanın ayırt edici unsurlara sahip olmadığını, ... kelimesinin İngilizce ... görünümlü anlamına geldiğini ve kozmetik sektöründe özellikle saç köpüğü ve saç jölesi gibi ürünlerin üzerinde davalı adına tescil edildiği 09/04/2015 tarihinden öncesine kadar kullanıldığını, ithal edilen her ürünün üzerinde bu ibarenin yer aldığını yeni bir kullanım olmadığını,

... markasının anlam olarak birbirinden farklı İngilizce iki kelimenin yan yana getirilerek ... ibaresinin açık ... ibaresinin ise koyu ton olarak yazılmış olmasının kendilerine ayırt edici bir nitelik kazandırmadığını belirterek, markanın üçüncü kişilere devrinin önlenmesini, davalı tarafından bu tescile ilişkin haklarını müvekkile karşı kullanılmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davalı firma adına kayıtlı ... tescil numarası ile tescilli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin "...", "...", "..." "..." ve "..." isimli markalarını TPMK nezdinde tescil ettirdiğini, müvekkili firmanın hem yurt içi hem de yurt dışında önemli bir müşteri potansiyeli ve ticari itibarı olan bu markaları için çok büyük emek, çaba ve zaman harcayarak yatırım yaptığını, bu markaların her türlü reklam, satış ve pazarlama hakkına sahip olduğunu, müvekkilinin ... markasının ayırt edici bir özellik taşıdığını ve hükümsüzlüğünü gerektiren bir durum olmadığını, zira ... ibaresinin herhangi bir anlam içermeyen ve herhangi bir dilde de anlamı olmayan bir ibare olduğunu,

"..." markasının jenerik renkleri olarak kırmızı ve siyah renkleri ise ayırt edilebilen bir özelliği olduğunu, Müvekkili markasının tanınmış marka statüsünde bulunduğunu ve hükümsüzlük talebininin ileri sürüldüğü dava tarihinden çok önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını, sektörde tanınmış hale geldiğini, davacının kendi markası olan "..." ibaresinin de ayırt edicilik vasıflarına sahip olmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Dava, 6769 SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.

Dosyada bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, teknik ve özel bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor ve ek rapor alınmıştır.

TPMK kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu, "..." ibareli markanın, 03 emtia sınıfında ...Tic. Ltd. Şti adına, ... tescil nolu, "..." ibareli markanın, 35.emtia sınıfında ve ... tescil nolu, "..." ibareli markanın 03, 10 ve 35.emtia sınıfında ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce alınan raporda bilirkişiler, davalının kozmetik ürünleri bakımından gerçekleştirdiği yoğun kullanımlar sonucu ... markasının tasviri anlam taşıdığı kozmetik ürünler bakımından markaya ayırt edici nitelik kazandırdığı, bu sebeple SMK m.25/IV uyarınca davalı markasının hükümsüzlüğünün talep edilemeyeceği görüş ve kanaatini bildirdikleri anlaşılmıştır.

Davacı vekili bilirkişi raporuna beyanında, raporun davalının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına ilişkin iddialarına yönelik yapmış oldukları değerlendirmeler başta olmak üzere bariz hatalar içermesi ve raporun eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile hazırlanmış bir rapor olması nedeniyle hükme esas alınamayacağını, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiğini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacak bariz hatalar ve eksiklikler içermesi nedeniyle bilirkişilerden ek rapor alınmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekili bilirkişi raporuna beyanında, raporun davacının davasının haksızlığını ve davasının reddi gerektiğini ortaya koyduğunu, bilirkişilerin mat görünümün önemli olduğu kozmetik ürünleri bakımından tasiviri anlamının bulunduğunun söylenebileceği belirtilmiş ise de müvekkili adına tescilli bulunan ... markasının bu hali ile de ayırt edici niteliğe haiz olduğunun bilirkişiler tarafından dikkate alınmadığını belirterek, bilirkişi kurulundan ek rapor alınmasını ve ibraz ettikleri emsal yargı ve özellikle ATAD kararlarının da değerlendirilmesini istemiştir.

Mahkememizce düzenlenen 24/04/2018 tarihli ara karar ile bilirkişilerden ek rapor alınmasına karar verilmiştir.

Bilirkişiler tarafından düzenlenen ek raporda, "Mali inceleme sonucu elde edilen tespitlerin kök raporda ortaya konan görüşü teşvik eder nitelikte olduğu, bu sebeple kök rapordaki görüşlerimizi muhafaza ettiğimiz sonuç ve kanaatine vardığımızı.." şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmıştır.

SMK m.25/1 uyarınca 5. veya 6. maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

SMK m.25/IV uyarınca bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

SMK m.5'e göre aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a)4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b)Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c)Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği,

hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç)Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. d)Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek,

sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. e)Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler. f)Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g)Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ)Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren,

tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

İngilizce olan ... kelimesi Türkçe ..., ... anlamına gelmektedir. Yine İngilizce olan ... kelimesi ise GÖRÜNÜM anlamına gelmektedir. Marka bütünü Türkçe ... GÖRÜNÜM olarak çevrilebilecektir. Bu kelimelerin birleşiminden oluşan davalı markasının, markanın tescil edildiği kozmetik ürünleri bakımından genel bir kullanımı bulunmamaktadır. Aynı şekilde ... ibaresinin kozmetik sektöründe yaygın şekilde kullanılan tasviri bir anlamı da bulunmamaktadır. Ancak mat görünümün önemli olduğu kozmetik ürünleri bakımından tasviri bir anlamın bulunduğu söylenebilecektir.

Davalı taraf markasının tescil edildikten gerçekleştirilen yoğun kullanım ve tanıtımlar sonucu tanınmış marka haline geldiğini bu sebeple hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini iddia etmektedir.

Davalı markasının başvuru tarihi 08/05/2014'tür. Dosyaya sunulan fatura örneklerinden, davalı şirketin dava konusu ... markalı ürünleri 2010 yılından itibaren dünyanın farklı ülkelerine satışını gerçekleştirdiği görülmektedir. Faturalarda saç jölesi ürünü bakımından kullanımların gerçekleştirilmiştir.

Davalı tarafın 2010 yılından beri ticari faaliyetlerinde jöle emtiası bakımından ... ibaresini yoğun şekilde kullandığı açık şekilde görülmektedir. Davalı taraf bu süreçte tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirdiği dosyaya sunduğu evraktan anlaşılmaktadır.

SMK'nın 5. maddesinin I. fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup, daha sonra kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa SMK m.25/IV uyarınca bu marka hükümsüz kılınamaz.

Tüm dosya kapsamı sunulan rapor içeriği bir arada değerlendirildiğinde ; her ne kadar davacı davalı firma adına ... tescil numarası ile 03 sınıf emtialarda tescilli "..." markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkinini talep etmiş ise de sektör bilirkişisinin de yer aldığı uzman bilirkişi heyetinden alınan rapor içeriğine göre davalı markasının, markanın tescil edildiği kozmetik ürünleri bakımından genel bir kullanımı bulunmadığı, kozmetik sektöründe yaygın şekilde kullanılan tasviri bir anlamının da bulunmadığı ancak mat görünümün önemli olduğu kozmetik ürünleri bakımından tasviri bir anlamın bulunduğu,

davalı şirketin dava konusu ... markalı ürünleri 2010 yılından itibaren tescil başvurusundan önce dünyanın farklı ülkelerine satışını gerçekleştirdiği, davalının kozmetik ürünleri bakımından gerçekleştirdiği yoğun kullanımlar sonucu ... markasının tasviri anlam taşıdığı kozmetik ürünler bakımından markaya ayırt edici nitelik kazandırdığı,

gerek yargı kararları gerekse öğretide kabul edildiği üzere ibarenin ihracatta markasal kullanımı halinde bu durumun markaya ayırt edicilik kazandıran SMK 25/4 kapsamındaki kullanım olarak kabulünün gerektiği anlaşılmakla davacının sübut bulmayan davasının reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.