İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/150 K.2020/177

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı Vekili 07.03.2018 tarihli dava dilekçesinde özetle. Müvekkilinin ülke genelinde faaliyet göstermek üzere butik pasta imalatı, dağıtım ve pazarlaması amacıyla ticari hayata adım atacağını, “...” olarak markasını belirlemek istediğini, buna ilişkin ... ve ...

Sınıflarda ... mutluluğun tadı ibareli marka başvurusu yaptığını, başvurunun davalının ... markası nedeniyle reddedildiğini, piyasada ... ibareli marka kullanımına rastlanmadığını, ... arama motorunda kullanımın bulunmadığını, piyasada ürün olmadığını, 8 yıl boyunca kullanım gerçekleşmeyerek herhangi bir faaliyet olmadığını, marka sahibinin markasını tescilden itibaren ciddi ve etkin kullanması gerektiğini, marka kullanımının alıcıların zihninde marka ile tescilin yapıldığı mal ve hizmet arasında bağlılık yaratmaya yönelik olması gerektiğini, davalının markayı tescilden bu yana kullanmayarak kötüniyetli olarak sicili işgal ettiğini,

6769 sayılı SMK md 9 uyarınca iptali gerektiğini, Dava konusu “...” markasının başvuru tarihi ... olup tescil tarihinin 02.08.2010 tarihi olduğunu, ... sayılı tescilin ... ve .... Sınıflarda iptal edilmesi ve sicilden terkin edilmesini talep ve dava etmiştir

Davalı 05.07.2018 tarihli cevap dilekçesinde özetle. Davacının beyanlarından sektör ve ticari hayatta olmadığının anlaşıldığını, ilgili gıda sektöründe 46 yıllık aile şirketinin faaliyetlerinin bulunduğu, şahsen aile şirketinin faaliyetlerinde 30 yıl bulunduğunu, bunun sonucunda ... markasını uluslar arası pazarlara yönelik yatıran maksadı taşıdığını, bu nedenle halen hazırlık çalışmalarının devam ettiğini,

bu beyanının kanıtı olarak ulusal piyasada ortaya çıkıp büyüyen ve ardından uluslararası piyasalarda faaliyet gösteremeye başlayan “...” markası ile bilinen oluşumun 12.12.2000 tarihinde ilk olarak vermiş olduğu siparişin ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştiği ve ... bu günlerde ki konumu ve durumunun malum olduğunu, imalatını yaptıkları ürünlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak uzun dönemli iş ve proje süreçlerinin devam ettiğini, dava konusu markanın tüm şartlar hazır olmadan piyasaya lanse edilmesini düşünmediğini, bu konunun gerçekleşmesi ve markasını faaliyete geçirmenin iki yıl içinde olacağını,

belirterek davanın reddini talep etmiştir.

GEREKÇE

İş bu dava SMK 9 ve 25 maddeleri kapsamında açılmış kullanmamaya dayalı marka iptali talebine ilişkindir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9/1.maddesinde yer alan "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

3-Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.

Aynı şekilde SMK m.26/I-a) hükmü de SMK m.9/I'de belirtilen hallerin bir iptal sebebi olduğunu ortaya koymaktadır.

Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır.

Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır.

Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.

SMK madde 9'da marka kullanılmama sebebiyle iptali edilebilmesi için haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış veya kullanımına beş yıl ara verilmiş olması gerektiği düzenlenmiştir. Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır.

Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir.

Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.

Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148–189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır.

Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında,

SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: ...),

sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)

Markanın kullanılmadığı gerekçesiyle açılan iptal davalarında ispat yükü davalı üzerindedir.

Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, önceki tarihli kararlarda alınan bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bir markanın iptalinin istenebilmesi için haklı bir sebep olmadan Türkiye'de tescilden itibaren 5 yıldır ciddi bir şekilde kullanılmamış olması veya kullanımına 5 yıl süreyle ara verilmiş olması gerektiği, izahı yapılan mevzuatın marka iptaline ilişkin hükümlerinin yayım tarihinden geriye doğru değerlendirilmesi gerektiği, bilirkişi raporundaki tespitler ve Davalının kullanıma dayanak gösterdiği faturalar incelendiğinde davalının markasını devrettiği ...

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlendiği, en eski tarihli faturanın 24.12.2018 tarihli olduğu anlaşılmaktır. Diğer faturaların 2019 tarihli olduğu ve Faturalar dava açıldıktan sonraki döneme ait olduğu görülmektedir.

Fatura bedellerinin toplamının 7.460,58.-TL değerinde olduğu ve fatura bedellerinin de oldukça düşük olup ciddi bir kullanım tespit edilemediği, ayrıca faturalarda marka kullanımı da tespit edilemediği, bir an için ibraz edilen faturaların marka kullanımına ilişkin olduğu düşünülse bile; davalının marka kullanımının markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek şekilde yani onun malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukla piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılmadığı,

yapılan kullanımın görünüşte olduğu ve davalının koruma kapsamından olan mal ve hizmetler için marka kullanımının SMK kapsamında ciddi olmadığı olmadığı sonucuna varılmıştır. davacının kullanmamaya dayalı iptal talebine ilişkin sübut bulan davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

Katip ... Hakim ...