İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/269 K.2020/191

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle.

Müvekkili şirketin 1975 yılında özel amaçlı makine üretmek üzere kurulduğunu, 1980’li yıllarda otomotiv ve savunma sanayinde yedek parça imalatına başladığını, 1997 yılında, yedek parça üretimine ek olarak ... makinesi imalatına başladığını, ... makinesi sektöründe lider konumunda olan müvekkilinin, ... ve ... kalite sertifikalarının sahibi olduğunu, CE standartlarına uyumlu hale getirdiği makinelerinin yurtiçi ve yurtdışına güvenle satışı yapıldığını, Müvekkili şirketin ilk olarak ... no ile “...” ibaresini, daha sonra ... no ile “...” ve ... no ile “...” ibarelerini tescil ettirdiğini,

Ayrıca 2013 yılından bu yana ... markası altında makine üretimi yaptığını, Davalı tarafin ise, haksız bir şekilde ... nolu ... ve ...nolu ... markalarını kötü niyetle tescil ettirdiğini, davalı tarafın dava konusu tescil tarihlerinin 2015 ve 2017 olduğunu, Aynı sektörde faaliyet gösteren davalının, müvekkili şirketten ve markalarından haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, Davalı şirketin ...

40. Noterliği’nin ...tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile; müvekkili şirketin ... ibaresini haksız kullandığım ve markaların benzer olduğunu iddia ettiğini, Müvekkili şirketin de davada belirttiği hususları içeren ihtara cevabını, davalı şirkete ilettiğini, Söz konusu ihtarnamede davalı tarafın da markaların iltibas yarattığını beyan ettiğini, İltibasın varlığı için kast unsuru aranmadığı gibi karıştırılma tehlikesi için “ortalama tüketici”nin algısının dikkate alındığım,

bunun için de ortalama alıcı kitlesinin tamamı karıştırma tehlikesine maruz kalmasa bile bir kısmının bu risk altında bulunması karıştırılma ihtimalinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterli olduğunu, Mahkeme tarafından gerçek hak sahipliğinin tespit edilemediğine dair müvekkili şirket aleyhine bir karara hükmedilmesi halinde;

işbu dava konusu ... nolu ... ve... nolu ... markalarının tescili mümkün olmayan genel ibare olması nedeniyle hükümsüzlüğünün işbu davada terditli olarak talep edildiğini, Müvekkil şirketin ... olarak markasını testere makinalan için 2013 yılında kullanmaya başladığım, ancak geçen süre zarfında bu ibare testere makinalan için kullanılan genel ibare haline geldiğini, Makinacılık sektöründe yıllardır faaliyet gösteren davalı firmanın bu hususu bilmemesi hayatın olağan akışına aykın olduğunu, Davalının sektörde kullanılan bir genel ibareyi tescil ettirip, üzerinde tekel hakkı yaratmaya çalışarak kötü niyetli hareket ettiğini, Dolayısıyla,

söz konusu markalann tescil durumunun devamının, ilgili sınıflar açısından bir genel ibare üzerinde, marka sahibine tekel hakkı verilmesi anlamına geleceğini, beyan ederek davalının... nolu ... ve... nolu ... markalannın gerçek hak sahipliği ve kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne, aksi bir karar halinde ise ... nolu ... ve... nolu ...markalarının genel ibare olması nedeniyle hükümsüzlüğüne, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Müvekkilinin uzun yıllardan beri özel amaçlı çeşitli makine ve aletlerin üretimini yapmakta olduğunu, bu sektörde sağlamış olduğu üstün başarı ile Türkiye’nin öncü firması olduğunu, Davacının terditli olarak ikame ettiği davasında öncelikli olarak gerçek hak sahipliğine dayandığını belirttiğini ve bunun kabul edilmemesi halinde ... ibaresinin genel ifade olması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ettiğini, ancak davacı bu terditli talebi ile kendisi ile çeliştiğini,

... kelimesinin genel ifade olduğunu söyleyerek tescilinin mümkün olmadığını söyleyen davacı ... olarak tescil talebinde bulunduğunu ve bu markayı adına tescillediğini, ... ifadesi genel bir ibare ise başta davacı olmak üzere aynı emtia grubunda dahi diğer birçok firmanın ... ifadesinin yer aldığı marka tescilinde bulunamaması gerektiğini, Oysaki ayırt edicilik katmak suretiyle birçok firma tarafından ... ifadesi çeşitli markalar olarak tescillendiğini, Müvekkili markalan ile davacı markası arasında da ayırt edicilik bulunmakta olduğundan,

davacının üstün hak sahipliğine dayanarak müvekkilinin markalannın hükümsüzlüğüne karar verilmesi şeklindeki talebinin kabulünün mümkün olmadığını, Davacı adına tescilli olan marka ... olup, uzun yıllardır ... ifadesini kullandığını ifade etmesi bizatihi bu kelime üzerinde gerçek hak sahipliğini sağlamamaktadır. “...” ile “...” ve “...” arasında sınai mülkiyet kanunu uyannca aranan ayırt edicilik unsuru gerçekleşmiş bulunduğunu,

Markalar arasında iltibas olup olmadığı değerlendirilirken sadece kelimeler değerlendirilmeyip şekil ve renk gibi diğer ayırt edici unsurlara da bakılması gerektiğinin çeşitli Yargıtay kararlan ile de hüküm altma alındığını,.

Müvekkilinin markasındaki yazı tipi ve siyah renk ile davacının markasındaki mavi kırmızı renkten oluşan farklı yazı tipi içeren ifadeler ortalama tüketici tarafından ayırt edilebilecek nitelikte olduğunu, davacı dava dilekçesinde müvekkilim tarafından keşide edilen ...

40. Noterliği’ nin ... tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davacı markası ile müvekkilimin markası arasında iltibas olduğunun tarafımızca kabul edildiğini ileri sürmekte ise de konuyu yanlış lanse etmeye çalıştığını, Bahsi geçen ihtarnamede müvekkiline ait olan ... markasının davacının bir ürününde “...” denilmek suretiyle kullanıldığı ve bu şekilde bir kullanımın hukuka aykın olduğu ileri sürüldüğünü, ... markası müvekkili adına tescilli olduğundan,

davacının “...” ifadesinde olduğu gibi ... olan ticaret unvanının kısaltmasını ekleyerek kattığı ayırt edicilik unsurunun “...” ifadesine katılmamış olmasından ötürü bahsi geçen ihtann keşide edildiğini, Burada davacı ürününde kullanılan ...İfadesi ayırt edicilik unsuru taşımamakta ve bu nedenle ortalama tüketici tarafından karıştırılmaya yol açabilecek nitelikte olduğunu, kendilerince de bunun önüne geçilmek amacıyla ihtarın keşide edildiğini, ancak davacının bu ihtardaki farklı durumu sanki müvekkil tarafından davacının tescilli olan ... markası ile iltibas olduğu söylenmiş gibi yansıtmaya çalıştığını,

“...” kelimesinin genel ifade niteliğinde olmadığını, ayırt edici özelliği ile tek başına marka olarak tescilinin mümkün olduğunu, genel ifade kapsamını davacının iddia ettiği şekilde genişletmenin tescilli olan birçok markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurur ki bunun da hukuka aykırı bir durum teşkil edeceğini, Bahsi geçen ifadenin dilimizdeki karşılığı “...” olduğunu, TPE Marka sorgulama ekranından yapılan sorgulamada “...” kelimesinin marka olarak dava dışı bir kişi adına ... tescil numarası ile tescilli olduğunun görüleceğini,

Yine bu ... ifadesi başına ve sonuna farklı ifadeler eklenmek suretiyle “...” “...” “...” gibi markalar başka firmalar tarafından marka tesciline konu edildiğini, “...” ifadesine yönelik sorgulama yapıldığında da yine bu markanın müvekkili adına tescilli olduğu ve içerisinde ... ifadesinin geçtiği başına ve sonuna farklı ifadeler eklenmek suretiyle ayırt edicilik katılan davacı ve dava dışı farklı firmalara ait olan markalann tescilli olduğunun görüleceğini, Bir kelime herhangi bir firma veya şahıs adına marka olarak tescil edildiğinde,

bu ifadenin başına ve sonuna farklı kelimeler ve işaretler ekleyerek ayırt edicilik özelliği katılıp çeşitli firma veya kişiler tarafından farklı markalar oluşturulduğunda hepsinin içinde ortak olarak yer almış olan kelimenin genel ifade olduğundan bahsedilerek onun tek başına marka olarak tescilinin mümkün olmadığını ileri sürmenin mümkün olmadığını, Bu tür bir uygulamaya yol vermek TPE nezdinde tescilli olan birçok markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurur ki bu da haksız ve hukuka aykın bir durum oluşturacağını, “...” kelimesi genel ifade niteliğinde olmayıp, ayırt edici özelliği ile tek başına marka olarak tescili mümkün olup,

işbu marka da ... tescil numarası ile müvekkili şirket adına tescilli olduğunu, ... anlamına gelen ... ifadesinin doğrudan davacı ve müvekkili davalı tarafından üretimi yapılan ürünleri çağnştırmadığını, Zira zanaatin her sektörde söz konusu olabilecek bir kelime olduğunu, kuyumculuk da bir mesleki zanaatin icrası olduğunu, bu nedenle Yargıtay kararlan ve öğretide de kabul edildiği üzere “Üzerinde konulacağı malın veya hizmetin türünü göstermeye müsait olmayan bir sözcük,

bir başka malın ismi de olsa marka olarak tescil edilebilir.” Bu nedenle de davacının “...” sözcüğünün müvekkili ve davacı tarafından üretimi yapılan ürünlerin yer aldığı* sektörde genel ifade olduğuna dair iddialannın kabulünün mümkün olmadığını, Davacının her ne kadar arama motorlarında “...” diye arama yapıldığında birçok firmaya ait testerelerin çıktığını ve bu durumun ... ifadesinin sektörün genel ifadesi olduğunu iddia etmekte ise de davacı tarafından hangi arama motorlarında arama yapıldığı kendilerince anlaşılamadığını, zira en yaygın arama motoru olan ... de “...”diye arama yapıldığında doğrudan müvekkil şirketin adı çıktığını,

bu hususun dahi davacı tarafından müvekkilinin sektörün en önde gelen firmalarından biri olmasını kabullenememe ve bunu zarara uğratma amacı taşıdığını açıkça ortaya koyduğunu beyan ederek davanın reddine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

YAPILAN YARGILAMA VE GEREKÇE

Tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

Mahkememize ilk olarak 19/04/2019 havale tarihli sunulan bilirkişi raporunda özetle, davacının dava dilekçesinde belirttiği ... markasının, testere makinaları için kullanılan genel ibare haline gelmediği, ... markasının başından zayıf marka olduğu, davalının cevap dilekçesinde izah etmiş olduğunun aksine, ... ve ... markası ile davacıya ait ... markasının tüketiciler nezdinde iltibasa yol açmasının ve karıştırılma ihtimalinin de bulunmasının mümkün olmadığını, davacının talebi olan, davalıya ait ... ile ... kod numaralı markaları yönünden hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Davacı vekili bilirkişi raporuna itiraz etmiştir.

Mahkememizce itirazlar yerinde görülerek, yeni bir heyetten rapor alınmasına karar verilmiş, 27/12/2019 havale tarihli sunulan bilirkişi raporunda özetle, ... adı ile ... ve ... adlarının birbiri ile iltibasa yol açmadığı ve de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Dava 6769 sayılı SMK kapsamında açılmış marka hükümsüzlüğü talepli davadır.

6769 Sayılı SMK 'nın Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi başlıklı 25. Maddesi;

(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

(5) Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyannca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü defi olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya ruçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya ruçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlann yerine getirildiğini ispatlar.

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri SMK m.5'te düzenlenmiştir

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

6769 Sayılı SMK’nın Marka tescilinde nispi ret nedenleri başlıklı 6. m. ise:

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz Özerine başvuru reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvurulan itiraz üzerine reddedilir.

Hükümlerini amirdir.

Davacı yanın dava dilekçesi ve dosya kapsamına sunulu dilekçelerinde, davacı yan tarafından hükümsüzlük talebine konu hukuki gerekçelerinin, davacının hükümsüzlük talebinin 6769 Sayılı SMK’nın Marka tescilinde nispi ret nedenleri başlıklı 6. maddesi (1), (9) maddelerinde düzenlenen hukuki gerekçeler ile mutlak red nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 5'e dayanıldığı anlaşılmaktadır.

MADDE 6- (1) “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı va da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı va da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine” anılan şartların birlikte varlığı aranmaktadır.

Karıştırılma ihtimalinde halktan kasıt, potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenecek ortalama tüketicidir. Buna göre halk tarafından karıştırılma ihtimali incelenirken, ortalama tüketici gözüyle değerlendirme yapılacaktır. Somut olaydaki, taraf markalarının yöneldiği sektör ve mal ve hizmet grubu bakımından, ürün ve hizmetlerin alıcısı daha yüksek ve uzman bir algı düzeyine yönelik bir sınıf ve hizmetin söz konusu olmadığı, ortalama tüketici dikkat ve algısının benzerlik değerlendirmesine konu edilmesi gerektiği göz önüne alınmalıdır.

Karıştırılma ihtimali, klasik ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Klasik anlamda karıştırılma ihtimali, bir mal veya hizmetin alıcısı durumunda bulunan kimselerin almayı düşündüğü, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı düşüncesiyle, başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması anlamına gelmektedir. Geniş anlamda karıştırılma ihtimali ise, markalar arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulması tehlikesini de içerir.

Karıştırma ihtimalinin inceleme yönteminin nasıl olması gerekmesi konusunun bütünsel değerlendirme ile yapılması gerektiği hususu doktrinde kabul edildiği gibi uygulama ve yargı kararlarında da kabul edilmiştir.

Ancak bütünsel değerlendirme yapılırken karşılaştırmaya konu markalan oluşturan jenerik, tanımlayıcı, tali unsurların değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Doktrinde de kabul gördüğü üzere markalara ait mal ve hizmet listelerinde yer alan emtiaların "benzer" olup olmadığının değerlendirilmesinde, sınıflandırmaya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlayıcı kesin kurallar içermemektedirler.

Bu nedenle inceleme konusu markaların emtia listelerindeki sınıf numaralandırması ile bağlı kalınmaksızın, karşılaştınlan emtia listelerinin "aynı veya benzer" mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı incelenmelidir.

"Marka kapsamındaki mal ve hizmetlerin aynı veya benzer tür olup olmadığı hususunda 1957 yılında yapılmış olan Uluslararası Nice Protokolü kapsamında hazırlanan Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğ Hükümlerine ve bunun ekindeki sınıflara ve alt gruplara göre yapılan listenin dikkate alınması gerekmekle birlikte tek başına listenin bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu anlamda ilişkilendirmenin varlığı için mal ve hizmetlerin tamamen aynı sınıfta veya aynı alt grupta yer alması gerekmez.

Zira asıl olan, işaretlerin, kapsamındaki mal veya hizmetler üzerinde tescilli bir marka olarak kullanılması durumunda, tüketici nezdinde markaların karıştırılma ihtimaline yol açılıp açılmamasıdır.

Bu nedenle mal ve hizmet sınıf ve alt gruplarında benzerlik araştırmasında piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, mal veya hizmetlerin birbiri yerine ikame edilebilme ve rekabet olanaklarının olup olmadığı, birinin diğerini tamamlama imkanı olup olmadığı, mal veya hizmetlerin dağıtım kanallarının ortak olması, aynı veya yan yana raflarda satışa arz edilip edilmediği kullanım yöntemleri, hedeflenen müşteri kesiminin aynı olup olmadığı hususlarnın araştırılması gereklidir." (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/759 E., 2018/6323.

2 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/7808 E., 2018/1281 K.)

Tüm bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde ... ibaresinin genel ve tanımlayıcı nitelikte olmadığı ancak makine ürünleri yönünden ayırt ediciliğinin düşük olduğu, bu durumun da hükümsüzlüğü gerektirmediği, yine davalının markalarının aldığı ekler ile davacı markaları ile ayırt ediciliğinin sağlandığı, karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermediği anlaşıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸