İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/465 K.2020/378

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili ve dahil olduğu şirketler grubunun Almanya'da 1962 yılından bu yana faaliyet gösteren ucuzluk marketi sektöründe mağazalar zinciri topluluğu olduğunu ve ticari faaliyetleri kapsamında "..." unvanını ve markasını taşıyan süpermarketlerinde diğer pek çok mal ve ürün yanında "..." markasını taşıyan malları da piyasaya sunduğunu, markayı ticaret unvanında da kullandığını, TPMK nezdinde ...tescil numarası ile ... tarihinde, ... tescil numarası ile ... tarihinde, ...tescil numarası ile ... tarihinde, ... tescil numarası ile ... tarihinde,

... tescil numarası ile ... ve ...tescil numarası ile ... tarihinde tescil ettirdiğini, "..." markasının tanınmış marka olarak ... koduyla tescil edilmek suretiyle ... tarihi itibariyle özel marka statüsü altında korunduğunu, davalının müvekkilinin koruma kapsamında tescilli ve tanınmış "..." markası ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olan ve iltibas oluşturan "..." markasını TPMK nezdinde ... tarihinde, ... tescil numarası ile 5. Ve 35. Sınıflarda tescil ettirdiğini, tescil ettirdiği sınıfların müvekkili şirketin TPMK nezdinde korunan "..." markasının tescilli olduğu sınıflar arasında olduğunun tespit edildiğini,

davalının "..." markasını ticaret faaliyetlerinde kullanmasının haksız kazanç sağlamaya sebebiyet verdiğini ve tüketici nezdinde yarattığı güven-kalite duygusunun sarsılmasına, yol açarak müvekkiline ait markanın itibarının zarar görmesine neden olabileceğini, müvekkiline ait markanını Türkiye ve yurt dışında tanınmış marka olduğunu, müvekkilinin "..." markası ile davalının "..." markasının ortalama tüketici nezdinde iltibas yaratacak derecede benzer olduklarını, aynı sınıflarda tescil edildiklerini, davalı markasının faaliyet konusunun, internet üzerinden gıda takviyesi ürünlerinin perakende ticaretine ilişkin olduğunu,

davalının "..." markasının münhasıran internet üzerinden satış yaptığı göz önünde bulundurulduğunda internet sitesinin ortalama tüketici nezdinde yarattığı algının önem taşıdığını, davalının müvekkiline ait marka ile ilişkilendirilme ihtimali bulunan "..." markasını kullanmak sureti ile ticari ticari faaliyetinin haksız menfaate neden olduğunu ayrıca müvekkilinin "hesaplılık" ve "az fiyata, kalite" imajını zedelediğini, gerek fonetik gerek görsel açıdan benzerlik taşıyan anlamsal açıdan ise "..." markası ile ilişkilendirilme ihtimali yüksek olan "..." markasının müvekkilinin tanınırlığından haksız bir şekilde yararlandığını,

haksız kazanç sağladığını, müvekkilinin uzun yıllar sonucu elde ettiği güven-kalite ilişkisini sarstığından bahisle davalı adına tescilli olan ... numaralı "..." markasının sicilden terkinine karar erilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

DELİLLER VE DOSYA MÜNDERECATI

Davalının usulüne uygun tebligata rağmen, davaya cevap vermediği herhangi bir delil de bildirmediği anlaşılmıştır.

Dosyada deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

Dosyaya sunulan 30.03.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"...Davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 05. ve 35. sınıflarda ... no. ile tescilli olan “...” markasının SMK m.6/1, m.6/4 ve m.6/5 hükümlerinde yer alan nispi ret sebeplerine aykırılık teşkil ettiği; bu aykırılıkların davalının tescilli “...” markası aleyhine 05. ve 35. sınıflarda bulunan tüm mal/hizmetler açısından SMK m.25 kapsamında hükümsüzlük yaptırımının uygulanmasını gerektirdiği..." sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtların incelenmesinde, dava konusu ... tescil no lu "..." ibareli markanın 10.08.2016 tarihinde 5 ve 35 sınıflarda davalı adına tescil edildiği, davacı adına tescilli ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 3,16 ve 35. Sınıflarda tescilli olduğu, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 4,7,9,28,32,33,34,35,38,41 ve 42.sınıflarda tescilli olduğu, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 29,30,31,35,38 ve 43. Sınıflarda tescilli olduğu,... tescil numaralı "..." ibareli markanın 29,30,31,35,38,43.

Sınıflarda tescilli olduğu, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 24 ve 25. Sınıflarda tescilli olduğu, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 3,4,7,9,16,28,32,33,34,40,41 ve 42.sınıflarda tescilli olduğu, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 1,2,5,6,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,35,36,37,39,44 ve 45.sınıflarda tescilli olduğu anlaşılmıştır.

KANAAT VE GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık davacıya ait ... markasından kaynaklı, davalının TPMK nezdinde 05 ve 35. Sınıflarda ... numara ile tescilli "..." ibareli markasının SMK 6/1, 6/5 ve 25 hükümleri uyarınca hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkindir.

DAVACININ TANINMIŞ MARKA İDDİASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

6769 Sayılı SMK m.6/5 gereği, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Anılan şartların varlığı halinde Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeni ile haksız bir yararın sağlanabileceği, marka itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, farklı mal ve hizmetler için dahi tescil engeli teşkil ettiği edebileceği düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, “tanınmış marka” kavramı, Yargıtay içtihatlarında bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif edilmiştir.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinde kullanılan ifade ise "Umumen/herkesce tanınan marka" anlamında olup kullanılmış ve Birliğe üye bir ülkede maruf hale gelmiş bulunan markayı ifade etmektedir. Bu tür markalar dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesine üye ülkelerde, hatta bu üye ülkelerin bazılarında bilinen marka ise bu madde kapsamında kabul edilmektedir.

Bu tür markaların Paris sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinden yararlanabilmesi için koruma talep eden markanın Türkiye'de (umumen malum olması) yeterli bulunmamaktadır. Öte yandan. TRİPS 16.2 maddesi ile “herkesçe biliniyor olma” koşulundan vazgeçilmiş, “ilgili sektörde tanımışlık” yeterli kabul edilmiştir.

WIPO tarafından “İlgili sektör”; markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicileri, dağıtım kanallarında görevli kişiler ve söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili olan iş çevreleri olarak belirtilmiştir.

Tanınmışlık konusunda, WIPO’nun Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi tarafından belirlenen kıstaslar; markanın ilgili sektörde bilinme/tanınma derecesi; markanın kullanım süresi, derecesi ve coğrafi bölgesi; markanın uygulandığı ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumlarının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesi; markanın tanınmasını ya da kullanımını etkileyen başka tescillerinin ve/veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesi olarak özetlenebilir.

WIPO tarafından ayrıca; herhangi bir markanın tanınmış (well kown-iyi bilinen) olup olmadığına karar verecek olan yetkili otoritelere bir rehber ya da yardımcı olmak üzere yukarıda sayılan faktörlerin; ön koşullar olmadığı, bazı durumlarda tümünün bazı durumlarda da bir kısmının yeterli olduğu, kimi durumlarda ise yukarıda sayılanların hiçbirinin değerlendirilmeyip bunların dışındaki etkenlerin değerlendirilerek tanınmışlık kararı verilebileceği, bu tür ek etmenlerin tek başına da yukarıda sayılanların bir veya birkaçı ile birlikte alınabileceği benimsenmiştir.

Somut olayda ;davacının “...” markasının Türkiye’de tanınmış olduğu TPMK’nm ...tarihli ve ... sayıh yazısı ile tespit edilmiştir. Söz konusu yazıya göre davacının “...” markası 09.12.2014 tarihinde ... koduyla tanınmış marka olarak kaydedilmiştir. Buna göre davacı markası, davalının tescil başvurusundan önce tanınmış marka statüsüne ulaşmıştır. Ayrıca tanınmışlık olgusu, ... 4. FSHHM 16.03.2007 tarihli, E...., K.... sayılı kararı, ...

2.FSHHM 29.06.2006 tarihli, E...., K.... sayılı kararı, ... 4.FSHHM 12.06.2009 tarihli E...., K.... sayılı kararı, ... 4. FSHHM 13.02.2009 tarihli, E. ..., K.... sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Söz konusu kararlar Yargıtay denetiminden geçip kesinleşmiştir. Davacının dosya ekinde sunduğu araştırma, yayın ve ilanlar ile Düsseldorf mahkeme kararı da bu yöndedir.

Hal böyle olunca davacının ... ibareli markasının genel olarak süpermarket alanında yoğun ve yaygın olarak faaliyette bulunduğu ve belli bir bilinirlik ve tanınmışlığının bulunduğu, davacının uzun yıllara yayılan bir süreçte seri marka olarak marka tescillerine sahip olduğu, sunulan deliller, önceki yıllara ilişkin Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiş mahkeme kararları ve bilirkişi raporları kapsamından da anlaşılmıştır.

Dolayısıyla davalının TPMK kayıtlarından anlaşılacağı üzere davacı ile faaliyet alanlarının kesişmesi nedeniyle tüketici nezdinde davalı yanca kullanılan "..." ibaresinin aldanmaya yol açacağı, yada tüketici zihninde davacıdan alınan bir lisans ile davalının faaliyette bulunduğu izlenimini yaratacağı sabittir.

SMK 6/1 MADDESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

SMK m.6/1 gereği tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru TPMK tarafından reddedilecektir. Bu husus aynı zamanda SMK m.25’e göre bir hükümsüzlük halidir.

SMK m.6/f.l kapsamında markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde aşağıda yer alan kıstaslardan faydalanılması gereklidir. Bu kapsamda benzerlik incelemesinde;

A) Markaların görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikleri,

B) Markaların birbirini çağrıştırması,

C) Markaların bir bütün olarak uyandırdığı genel izlenim,

D) Markaların tescilli oldukları malların veya hizmetlerin hitap ettiği alıcı grubunun (ortalama tüketicinin) kimliği, toplumsal düzeyi ve bilgi seviyesi,

E) Markayı taşıyan malın işlevi ve değeri ile alıcının markalı ürünü almaya ayırdığı zaman dilimi,

F) Markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurlarının neler olduğu,

G) Marka olarak tercih edilen işaretler arasındaki zayıf benzerliğin markaların kullanılacağı ürün ve hizmetler arasındaki kuvvetli benzerlik ile ne derecede telif edilebileceği ya da tersi,

H) Markaların işletmesel kökeni gösterme ve ayırt edicilik sağlama gücü,

I) Markanın önceden tescil ettirilmiş bir markanın serisi olduğu izlenimi ya da algısı yaratıp yaratmadığı hususları hep birlikte değerlendirilip, kıyaslanan markaların bir bütün halinde yarattığı izlenimin benzer olup olmadığı tespit edilmelidir .

Somut olayda; taraf markaları arasındaki benzerlik karşılaştırılması markaların görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikleri yönünden yapılmıştır.

Mahkememizce hükme esas alınan bilirkişi raporunda "Davacının “...” markası ile davalının “...” markası karşılaştırıldığında her ikisinin de sözcük markası olduğu, markalar aralarındaki düşük derecedeki farklılıklar, ayırt edicilik yoksunu “...” ibaresinin davalı markasına eklenmesinden, yazı puntosunda mavi/yeşil renklerin kullanılmasından ve küçük harfli yazı karakterlerine yer verilmesinden kaynaklı olduğu, bu önemsiz detay farklılıkları, taraf markalarının ortalama tüketiciler tarafından benzer olarak algılanacağı sonucunu değiştirmeyeceği" tespit edilmiştir.

Davacının marka tescilinin 35. sınıfta verilen süpermarket hizmetlerine ilişkin olması, bu hizmeti verirken kendi markasını (...) taşıyan ürünleri de piyasaya sunması dikkate alındığında.

35. sınıftaki "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için... malların bir araya getirilmesi hizmetlerini” kapsaması sebebiyle ortalama tüketicinin davalının tescilli olduğu 05. ve 35. sınıflardaki tüm ürünler sebebiyle davacı markası ile benzerlik göreceği, ortalama tüketicide “...” markasının bu serinin bir unsuru olduğu algısı yaratabileceği, SMK m.6/1’de aranan ürün sınıfları arasındaki ayniyetin/benzerliğin somut olayda karşılandığı kanaatine ulaşılmıştır.

Tüm bu açıklamalar muvacehesinde TPMK kayıtları, tarafların iddia ve savunmaları ile sunmuş oldukları deliller, mahkememizce hükme esas alınan 30/03/2020 tarihli bilirkişi raporu, tanınmışlık durumuna ilişkin davacı nezdinde açılmış emsal davalar ve Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında her ne kadar SMK 6/1 maddesi uyarınca markalar arasında benzerlik incelemesi de yapılmış olsa, öncelikle davacının “...” markasını yurt dışında ve ülkemizde pek çok sınıfta tescil etmiş olması ve tanınmışlığının somut delillerle ispatlanması karşısında, başka bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hükümsüzlük şartlarının somut olayda mevcut bulunduğu,

bu bağlamda "..." markasının çok benzerinin, davalı tarafından tescil edilmek suretiyle ile bu tanınmışlıktan haksız bir şekilde yararlanılmaya çalışıldığı ve ortalama tüketicinin davalıya ait “...” markasını taşıyan ürünlerin davacıya ait olduğu düşüncesine kapılabileceği, bu gerekçelerle davalının “...” markasının öncelikli olarak SMK 6/5 sonrasında SMK m.6/1 hükümleri uyarınca tescil edildiği tüm sınıflarda hükümsüz kılınabileceği kanaatine ulaşılarak davanın kabulüne karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.