İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/585 K.2019/143

Mahkememizde görülmekte bulunan marka iptali ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, ... ibaresinin ilk olarak 1976 senesinde ... tarafından ... Ticaret Odası ve ... Vergi Dairesi’ne bağlı olarak "... Hukuk Yayınları A.A.T. ..." ticaret unvanı ile kullanılmış olduğunu bu ticaret unvanı altında 1976-1988 yılları arasında 64 adet kitap ve föy-volan tipi süreli yayın hazırlanmış ve yayımlanmış olduğunu, l984 yılında üç kardeşin ortak olduğu “... Hukuk Kaynakları Basım ve Yayım A.Ş” ve "... Matbaacılık", "...

Kitap Ticaret A.Ş." şirketinin kurulmuş olduğunu, ...’nın 1988 senesi itibariyle "... Hukuk Yayınları ..." ticaret unvanı ve logosu altında yayımlanan basılı eserleri hissedarı ve yöneticisi olduğu "... Hukuk Kaynakları Basım Yayım A.Ş." ve "... Kitap Ticaret A.Ş."ye devretmiş olduğunu, bu dönem sonrası çıkan kitaplarda “... Kitap Ticaret A.Ş.” ve süreli yayınlarda “...

Hukuk Kaynakları Basım Yayım A.Ş.” unvanı ve logosunun kullanılmaya devam ettiğini, 1988 senesinde Hukuk Otomasyon Bilgisayar Programları ile ilgili yapılan ilk çalışmaların tamamlanmış ve ilk ürün olan Ana Mevzuat programının piyasaya sürülmüş olduunu, 2001 yılı Şubat ayına kadar da önce ... Hukuk Kaynakları Basım ve Yayım A.Ş bünyesinde yürütülen satış ve geliştirme çalışmalarının bu tarihten sonra “... Bilişiın Teknolojileri Tic. Ltd.

Şti.” ile yapılan anlaşmalarla ortak olarak sürdürüldüğünü, davalının ... tescil no.lu “... ” markasının müvekkilin 1976 yılından beri fiilen kullandığı “...” markası ile karışıklığa neden olacak nitelikte olduğunu, anılan markanın 40 sınıfta tescilli olduğunu ancak 40. sınıfın kapsadığı ürünlerin hiçbiri üzerinde fiilen kullanılmadığından MarKHK m. 14 uyarınca tescilin iptali ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, ... Holding’in 1950’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olduğunu, özellikle jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum/işletimi ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olduğunu, enerji sektöründeki yatırımlarının yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında çeşitli yatırımlarda bulunan ...

Holding’in ülke ekonomisine yaptığı yatırımlar, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile önemli katkılar sağladığını, müvekkili şirketin enerji, doğalgaz, jeneratör, elektrik, tarım, inşaat ve turizm gibi alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren, bu alanların pek çoğunda piyasanın baş aktörü olan ve piyasaya yön veren, sürekli büyüyen köklü bir şirket olduğunu, “...

Holding” markasının kurucusunun soyadının “...” olmasından kaynaklandığını dava konusu markanın haricinde ... tescil no.lu “...” markasının da müvekkil adına tescilli olduğunu, “...” ve “... ” markalarının ...

Holding’e ait grup markaları olduğunu, aynı hakimiyet altında bulunan işletmelerin, kendi markaları yanında mensup oldukları grubu simgelemek için bu markayı kullandıklarını, Holdinglerin çatı kuruluşlar olduğunu, müvekkilin “... ” markasını reklamlarda, basında, tanıtım evraklarında, faturalarında kullanmasının markasal kullanım olarak niteleneceğini, davacının iddiasını destekleyici hiçbir bilgi ve/veya belge sunamamış olduğunu, dayanağı ve doğruluğu olmayan hükümsüzlük taleplerinin hukuken yerinde olmadığını, haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etmiştir.

Dava, 556 sayılı KHK 14. madde uyarınca açılmış marka iptali ve sicilden terkini talepli davadır.

TPMK'nın cevabi yazısında, ... adına 2007 06323 sayı ile tescilli markaya ilişkin, kullandığı ürün ve hizmet listelerini ve tescil belgesindeki bilgilerin aynısını içerir onaylı renkli sicil kayıtları gönderilmiştir.

Davalı vekilinin mahkememize 17.03.2016 tarihli dilekçesiyle KHK 14. Maddesinin Anayasaya aykırılığından bahisle maddenin iptali için Anayasa mahkemesine başvurulmasına ilişkin talebi mahkememizce kabul edilerek itiraz üzerine Anayasa mahkemesine gönderilmiştir. Anayasa mahkemesinin 14.12.2016 tarih 2016/148 esas 2016/189 sayılı kararı ile KHK'nın 14. maddesinin Anayasa Mahkemesinin iptali sebebiyle davanın yasal dayanağı kalmadığı bildirilmiştir.

Uyuşmazlık konusu “davalının ... ibareli markasının dava tarihinden itbaren geriye dönük 5 yıllık ciddi kullanımının bulunup bulunmadığı ve marka iptali ve sicilden terkin şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında olduğu” tespit edilmiştir.

Davalı ...Ş. ticari defter ve kayıtları davalı şirket mahallinde incelenmiştir. Davalı şirketin incelenen 2010-2015 yılları ticari defterlerinin 6762 sayılı TTK 69, 70, 72 maddeleri ile 6102 sayılı TTK 64-66 maddelerine göre yaptırılması gereken açılış tasdiklerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yaptırıldığı, 2010-2014 yılları kapanış tasdiklerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yaptırıldığı, 2015 yılı kapanış tasdiki için inceleme günü itibariyle kanunda tanınan tasdik süresinin henüz sona ermediği, davalı şirketin ticari defterlerinin usulüne uygun şekilde tutulduğu, sahibi lehine delil olabileceği tespit edilmiştir.

Davalının ... ibareli markasını dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık sürede “... + şekil” olarak ciddi kullanımının bulunmadığı, ancak davalının 2015 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde davalının dökümde bulunan şirketlerde iştirakinin bulunduğu yer alınmaktadır.

Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan raporda; davalı markasının kullanıldığı alanlar tespit olunmuş diğer emtia/hizmet alanlarında kullanılmadığı yönünde kanaat bildirilerek kullanılmayan mal/hizmet alanları yönünden MarKHK m. 14 uyarınca markanın iptali şartlarının mevcut olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamameye göre 08/02/2007 tarihinden itibaren ON YIL müddetle TPMK nezdinde ... nolu Ticaret Emtiası 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 sınıflarında Davalı ... adına tescilli “... + şekil” markasının dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık sürede davalı şirket ve davalı şirketin iştirakleri bulunduğu şirketlerin “... + şekil” ibaresi ile aşağıdaki alt sınıflarda ciddi şekilde kullanıldığı kanaatine varılmıştır.

Davalı ...Ş. ve İştiraki şirketlerin davalı ...Ş. adına TPMK nezdinde ... no.lu “... + şekil” markasını tescilli olduğu yukarıdaki emtia/hizmetlerde ciddi şekilde kullandığı, tescilli olduğu diğer emtia/hizmetlerde kullanmadığı tespit edilmiştir.

Davacı vekili, dava konusu markanın tescilli olduğu mal/hizmet sektörlerine girınek isteyen kişilerin davayı açmada hukuki yararı olduğunu, kullanılmayan “... ” markasının uzun yıllardır kullanmakta olan müvekkilin davayı açmada hukuki yararı olduğunu beyan etmektedir.

Kullanmama nedeniyle açılan iptal davalarında davacı, iptali talep edilen markanın tescilli olduğu emtia listesindeki ürünler hakkında bir faaliyeti olınasa dahi, o markayı ileride kullanma ihtimali bulunan bir kişinin iptal davası açmaya yetkili olduğunun kabulü gerekir.

Bunun yanı sıra, örneğin, tüm sınıflarda tescil edilmiş ancak yalnızca 25 ve 35. sınıflarda kullanılmak istenen ve ticaret sicilinde faaliyet konusu da tekstil, konfeksiyon imal ve satışı olan bir girişimcinin sadece bu sınıflar yönünden kullanmama nedeniyle iptal davası açmakta hukuki yarar bulunduğu, diğer sınıf mal/hizınetler yönünden iptal davası açmada bir hukuki yararın olmadığı kabul edilir. 556 sayılı KHK’da, tescilli markanın kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kullanma zorunluluğu, markanın tescili ile başlayan bir zorunluluk değildir. KHK’da belirtilen süre içerisinde bir marka kullanılmıyor olsa dahi KHK anlamında marka koruma altındadır. Ancak, KHK’da öngörülen 5 yıllık kesintisiz kullanmama hali söz konusu olduğunda, marka korumasına mahkeme kararı ile son verilebilir. KHK’da bu süre, tescilden itibaren beş yıl olarak düzenlenmiştir.

556 sayılı KHK’nin 14/1. maddesi gereğince “Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” Maddenin ikinci fıkrasında markayı kullanma kabul edilen durumlar belirtilmiştir.

Bu düzenlemeye göre: "a.Tescilli markanın karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b.Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c.Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması , d.Markayı taşıyan malın ithalatı." markayı kullanma sayılır.

Netice itibari ile, 14. madde ile marka sahibine tescil ettirdiği markasının kullanma yükümlülüğü getirilmiştir. İkinci fıkrada ise, markayı kullanma sayılacak haller belirtilmiştir. Fakat “markayı kullanma” kavramı hakkında bir tanım verilmemiştir. Marka hakkını devam ettirici nitelikteki kullanmadan bahsedebilmek için ciddi biçimde kullanılması gerekir.

Ciddi kullanımın tanımını yapmak güç olmakla beraber, markanın piyasayı etkileyecek ve markanın menşei kimliğini garanti edecek şekilde kullanılmasının ciddi kullanım olduğu, sembolik kullanımın, markanın kullanılması sayılmayacağı söylenebilir Yargıtay, ciddi kullanım yükümlülüğü ile ilgili olarak bir kararında: Marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile 3. şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmalı... kullanmama aralıksız beş yıl devam etmelidir.

Dava açıldıktan sonra Anayasa Mahkemesinin 2016/148 esas ve 2016/189 karar sayılı 14/12/2016 tarihli 556 Sayılı KHK'nın 14. maddesinin Anayasanın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle iptaline dair kararın 06/01/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı görülmektedir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları 153. maddesinin 6. bendinde belirtildiği üzere, geriye yürümez ise de; Hukuk Genel Kurulunun 31/03/2004 tarihli ve 156/194 sayılı kararında benimsenen görüşe göre de, iptal kararının kesinleşen işlem ve kararlara etkili olmayacağı, görülmekte olan davalarda ise, geriye yürümeme kuralının uygulanmayacağı, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin iptal kararının derdest dosyalar ve kesinleşmemiş karar dosyalarında uygulanacağı sonucuna varıldığından, somut olayımızda dava dosyasının henüz derdest olması sebebiyle 556 sayılı KHK'nın 14. maddesinin iptalinden dolayı davanın yasal dayanağı kalmamış bulunmaktadır.

Ülkemizin taraf olduğu TRİPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması)'in hükümleri üye ülkeler tarafından uygulanacağı birinci maddede açıkça belirtilmiştir.

Sözleşmede hüküm altına alınan maddeler üye ülkelerde belirtilen uyuşmazlıklarda oluşan yasal boşluklarda uygulanabilecek ve boşluğu doldurabilecek nitelikte ve Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde hükümler Mahkememizce de uyuşmazlıklara uygulanabilir ise de, Paris Sözleşmesinde belirtilen kullanmamaya ilişkin iptal sebebinin yasal boşluğu doldurur nitelikte olmadığı gibi, TRİPS'in markayı kullanma koşulu başlıklı 19. maddesinin 1. bendinde "Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise,

tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir.

Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir" şeklinde markanın iptali için yapılacak değerlendirmenin ve incelemenin sınırları ve şekli belirtilmiş, sürenin asgarisi ifade edilmiş olup, bu halde de belirtilen madde mahkemelerce doğrudan uygulanması gereken hüküm niteliğinde olmayıp, iptalle ilgili oluşturulacak ulusal yasalarda yapılması gereken uygulamaya ilişkin belirlemeyi yapar,

sonuç olarak da tavsiye niteliğinde olduğundan, TRİP 19. maddenin de uygulanma koşulları mevcut değildir.

Tüm bu hususlar nazara alındığında, her ne kadar dava açıldığı tarihte 556 sayılı KHK'nın 14. kapsamında değerlendirmeye girilmiş ise de, dosya derdest iken KHK'nın 14. maddesinin Anayasa Mahkemesinin iptali sebebiyle davanın yasal dayanağı kalmamış olmakla, davanın niteliği itibariyle de yasal boşluğun Medeni Kanunun 1. maddesi kapsamında doldurulamaması sebebiyle, davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılamada verilen karara ilişkin taraf vekillerince istinaf yoluna başvurulmuş ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 05/11/2018 tarihli 2018/3163 esas ve 2018/2333 sayılı kararı ile "Her ne kadar davacı vekili yukarıda yazılı biçimde istinaf isteminde bulunmuş ise de, Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasa hükmü yerine TRIPS Anlaşması ve Paris Sözleşmesi'nin yukarıda zikredilen hükümlerinin uygulama imkânı bulunmadığı marka hakkı özünde bir mülkiyet hakkı olup, temel haklar arasında yer aldığından, ancak yasa ile sınırlanabileceği ve bu nedenle de hakimin yasa boşluğunu doldurması mümkün olmadığı,

yargılama sırasında davanın dayanağını teşkil eden mülga 556 sayılı KHK'nın 14.maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiği için davanın yasal dayanağı ortadan kalktığından, mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Her ne kadar mahkemece yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmiş ve avukatlık ücreti takdir edilmemiş ise de, davanın reddi kararıyla birlikte, davanın açıldığı tarihte tarafların haklılık durumları, markanın kullanılıp, kullanılmadığı ve hangi sınıf ya da sınıfları kapsadığı kullanımın ciddi olup olmadığı hususlarına göre belirlenmek suretiyle, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin ortaya çıkacak haklılık durumlarına göre takdiri gerektiğinden, davalı vekilinin istinaf istemi yerinde görülmekle kabulü gerekmiştir." gerekçeleriyle mahkememiz kararı kaldırılmıştır.

Tüm dosya kapsamı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı dikkate alınarak değerlendirildiğinde; davanın kullanmamaya dayalı marka iptal davası olduğu, maktu harç ve vekalet ücretine tabi olduğu, davanın açılış tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme ve tespitler göz önünde bulundurulduğunda her iki tarafında açılan davada kısmen haklılıklarının bulunduğu şu hale göre kısmen kabul halinde kabul edilen kısım üzerinden tespit olunan harçlardan davalının sorumlu olacağı,

ancak yargılama giderlerinden eşit oranda sorumluluklarının olacağı yine her iki tarafa da davanın niteliği dikkate alındığında maktu vekalet ücreti takdirinin gerektiği anlaşılmakla yargılama harç ve giderleri tarafların haklılık durumları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde dağıtılarak hüküm tesisi yoluna gidilmiştir.