İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/24 K.2022/125

Mahkememizde görülmekte bulunan Patente Tecavüz (Maddi Tazminat İstemli) / Patent Hükümsüzlük davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı karşı davalı vekilinin 25.09.2013 tarihli İhtiyatı tedbir istemli dava dilekçesinde; ...'un Amerikan Patent Enstitüsü nezdinde ... numara ite tescil edilmiş olan patentin sahibi olup, Türkiye Patent Enstitüsü nezdinde 21.09.2001 tarihinde ...numara ile tescil ettirerek patent sahibi olduğunu, anılan buluşunu dünyanın diğer bir çok ülkesinde de tescil ettirmiş olduğu, diğer müvekkili ...firmasının ise Amerika'da kurulu ilaç üretimi yapan bir kuruluş olduğunu, ...firması 06.08.2000 yılında ... ile anlaşma yaparak,

anılan patentin inhisarı olarak lisans hakkını aldığını, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirilen incelemeli patentin korumasının halen devam ettiğini, ... firması tarafından burun damlası ve spreyi üretimi yapılarak, ülkemize de ihraç edildiğini, dağıtıcı firma ...Tic.

A.Ş. tarafından Xlear markası altında burun damlası olarak satıldığını, Türkiye distribütörü olan Mamsel firması 2012 yılı kasım ayı içinde ...'da yapılan Kulak Burun Boğaz Kongresinde patent ve lisans sahibi olduğu bu burun spreyinin ana maddesi ve patent konusu ... maddesinin davalı firma tarafından kendi ürünlerinde kullanıldığını, davalı firmanın ... adı altında ürünü taklit ettikleri, ... maddesini izinsiz bir biçimde aynı formülle taklit edip üreterek piyasaya sürdükleri, sattıkları, dolayısıyla hem patent hakkını hem de ihracatçı ...firmasının lisans hakkını ihlal ettiklerini,

hem de bu firmaya karşı haksız rekabet yaparak haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettiklerini belirterek tecavüz ve haksız rekabetin durdurulması ve önlenmesini şimdilik 50.0000 TL maddi tazminatın tecavüzün vaki olduğu tarihten itibaren ticari avans faiziyle davalıdan alınmasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı/karşı davacı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacıya ait patentin iddia edildiği gibi ... maddesine ilişkin olmadığını, ...'ün 1891 yılında Alman kimyager tarafından keşfedildiğini esasen 1930'lu yıllardan beri kullanılan bir madde olduğunu, üst solunum yollan ve ağız-diş sağlığı bakımından tüm dünyada 1970'1i yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanıldığını, dolayısıyla davacıya ... maddesine ilişkin bir ürün patentin verilmesi mümkün olmayıp, bir usul patenti verilmesi söz konusu olabileceğini, ... adlı burun spreyinin,

davacının patente konu olan istemleri çerçevesinde değerlendirildiğinde davacının patent hakkına tecavüz teşkil etmediğini, ... adlı burun spreyinin içeriğinin ..., sodyum klorür, sodyum bikarbonat, greyfurt çekirdeği ekstresi ve gliserin olduğunu, buna karşın davacının patent konusu 31 ayrı istemine bakıldığında içeriklerinin farklı olduğunu, bu nedenle tecavüzün bulunmadığını, ayrıca karşı dava olarak söz konusu patentin patentlenebilirlik kriterlerinin bulunmadığını, 551 sayılı KHK’da ilaç patentleri bakımından ikinci tıbbi kullanımın patent olarak tescili mümkün olmadığını,

davacı-karşı davalının söz konusu buluşunun astım tedavisi ve önlenmesine yönelik olduğunu, buna karşın xylitol maddesinin astım hastalığının tedavisine etki ettiğine dair herhangi bir araştırma olmadığı gibi, biyouyum testlerinin yapıldığına dair de herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığını, davacının istemlerinde belirttiği haliyle bir burun damlası üretmediklerini, istemlere greyfurt çekirdeği ekstresi ilave ettiğini, bu durumda davacı-karşı davalının buluşunun patentlenebilirlik koşullarını taşımadığını, patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini talep etmiştir.

Mahkememiz işbu dosyası 11/05/2017 tarih 2013/170 Esas ve 2017/106 sayılı kararı ile kararı ile "Dava konusu davacıya ait patentin ikincil tıbbi kullanıma ilişkin olduğu, ...'in 2007 yılında Türkiye'de yürürlüğe girmesine kadar olan sürede 2. tıbbi kullanım istemlerinin İsviçre tipi formatında olsa dahi kabul edilemeyeceği, dolayısıyla tüm istemlerin ... versiyonun yürürlükte olduğu dönemde verilen dava konusu patentin yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle açılan karşı davanın kabulü ile patentin hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine,

hükümsüzlük kararının geçmişe yürümesi nedeniyle asıl davanın dayanağı kalmadığından asıl davanın da reddine," karar verilmiş, verilen kararın istinaf olunması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesinin 02/12/2021 tarih 2021/680 Esas ve 2021/1475 sayılı kararıyla;

" Türkiye'nin de taraf olduğu ...'nin 2007'de yürürlüğe giren değişiklik öncesi metninde (...) “ikincil tıbbi kullanım” için açık bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu dönemde Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun (...) verdiği ... sayılı kararında sonuç olarak patent başvurusundaki istemlerin “İsviçre tipi (...)” olarak anılan bir biçimde yazılması halinde ikincil kullanıma patent verilebileceği ... tarafından kabul edilmiştir. ... sayılı karar da dahil olmak üzere Genişletilmiş Temyiz Kurulu kararlarının, 12 Temmuz 2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazetede Sözleşmeye ek olarak yayınlanması ile, artık bu kararların sözleşme hükümlerinin yorumunda esas alınması gerektiği, ...'ün 52 ve 54. maddelerinin yorumlanmasında ... sayılı kararın göz önünde bulundurulması gerektiği ortada olduğu,

Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı KHK'de yukarıda bahsi geçen ... metninde yer verilen “ilk tıbbi kullanıma” ilişkin 54/5 ve değişiklik sonrası ... metninde yer alan “ikincil tıbbi kullanıma” dair 54/5. hükümlerine muadil bir madde bulunmamaktadır.

Buna karşın, “patent verilemeyecek konu ve buluşlar” ile başvurunun patentlenebilirlik koşulları gerek ..., gerekse de 551 Sayılı KHK'de benzer şekillerde düzenlendiği, yine, ... tarafından tescil edilen ve...'ye taraf ve seçilen devletlerde de ulusal patent olarak geçerliliği kabul edilmiş olan bir Avrupa Patenti'nin “Sözleşmeye taraf devletlerden birisinin ulusal mahkemesinde ve sadece bu ülke için geçerli olmak üzere hükümsüz kılınması” hususu da ... maddesinde düzenlenmiş olup, bu madde metninde de 551 Sayılı KHK 129. maddesinde sayılan hükümsüzlük nedenlerine paralel koşullar mevcut olduğu,

dava konusu patentin ikincil tıbbi kullanıma ilişkin olduğu, ...'nin 2007'de yürürlüğe giren değişiklik öncesi metninde (...) “ikincil tıbbi kullanım” için açık bir düzenleme yapılmamış ise de, bu dönemde Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun (...) verdiği ...sayılı kararında, sonuç olarak patent başvurusundaki istemlerin “İsviçre tipi (...)” olarak anılan bir biçimde yazılması halinde ikincil kullanıma patent verilebileceğinin ... tarafından kabul edildiği, ... sayılı karar da dahil olmak üzere genişletilmiş Temyiz Kurulu kararlarının, 12 Temmuz 2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazetede Sözleşmeye ek olarak yayınlanması ile,

artık bu kararların sözleşme hükümlerinin yorumunda esas alınması gerektiği, ...'ün 52 ve 54. maddelerinin yorumlanmasında ... sayılı kararın göz önünde bulundurulması gerektiği, böylelikle bir buluşun patentlenebilirlik koşullarının varlığının tespiti bakımından yenilik ve buluş basamağı incelemesine dair Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun kararlarında benimsenen ilkeler (aksi halde olay tarihinde yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 551 sayılı KHK'da belirlenen genel ilkeler) dikkate alınarak, dosyanın aralarında bir Avrupa Patent Vekilinin de bulunduğu yeni bir bilirkişi heyetine tevdi ile.

İkincil tıbbi kullanıma ilişkin Avrupa patentindeki istemler ile talep edilen korumanın kapsamının belirlenmesi, istemlerin İsviçre tipi istem formatına uygun ikincil kullanıma yönelik olup olmadığı, buluş ve yenilik basamağı kriterine uygun olup olmadığı hususları başta olmak üzere tarafların iddia ve savunmaları kapsamında bilirkişi heyetinden rapor aldırılarak varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik ve hatalı değerlendirmeyle karar verilmiş olması sebebiyle kararın kaldırılmasına" karar verilmiş mahkememizin iş bu esasına kaydolunmuştur.

Mahkememizin 09/06/2022 tarihli celsesine usulüne uygun tebliğe rağmen davacılar karşı davalı vekili katılmamış olup, davalı vekilinin asıl davayı takip etmediklerini beyanı üzerine asıl davanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, asıl davanın 3 aylık süre içerisinde yenilenmediği anlaşılmakla asıl davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiştir.

Karşı dava yönünden; Türk Patent kayıtları incelendiğinde dava konusu ... nolu patent dosyasında koruma süresinin 29/03/2019 tarihinde dolduğu ve bu tarihten itibaren herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı anlaşılmakla hükümsüzlük yönelik davanın konusuz kaldığı anlaşılmakla esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸