İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/148 K.2023/137

Mahkememizde görülmekte bulunan Markanın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin 08/12/2021 tarihinde .. unvanı ile İkitelli Vergi Dairesi ... vergi numarası ile kurulduğunu ve ticaret sicil gazetesinde tescil edildiğini, ... kodu - çalışma alanının ... -Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret olduğunu, müvekkili tarafından ... marka ürünlerin 1 yılı aşkın süredir internet üzerinden "...", "...", "...", "..." olmak üzere e-ticaret yoluyla satışının gerçekleştirildiğini, müvekkili tarafından söz konusu ürünlerin logosunun yapılması,

ürünlere baskılanması amacıyla davalı ... ile 27/07/2021 tarihinde gerek sözlü gerekse yazılı olarak iletişim kurulduğunu, akabinde müvekkili tarafından 28/05/2022 tarihinde satışını gerçekleştirmiş olduğu markaya ilişkin TPMK'ya marka başvurusu gerçekleştirildiğini, kurum tarafından 20/06/2022 tarihinde müvekkilinin başvurusu hakkında "aynı ve aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir" gerekçesiyle kısmen ret kararı verildiğini,

müvekkili tarafından o an davalı ... tarafından kendisine ait marka hakkına dayanarak marka başvurusu yapıldığının anlaşıldığını, marka hukukunda kabul edilen genel ilkeye göre markayı yaratan ve markaya kullanım ile ayırt edici nitelik kazandıran kişinin gerçek hak sahibi olduğunu, tescilli bir ticaret ünvanının aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin marka olarak tescil edilmesi ve bu suretle ticaret ünvanının, ününden, tanınmışlığından yararlanılmasına doktrinde fırsatçı tesciller denildiğini, kötü niyetle yapılan marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceğini,

başvuru numarası/tescil numarası ... olan haksız tescil için kötü niyetli davalı tarafından yapılan marka başvuru tarihinin 28/03/2022 olduğunu, bu tarihte müvekkilinin halihazırda "..." ismi ile faal ve meşhur olduğunu, marka tescilinde kötüniyet var olup olmadığı ile ilgili yerleşik Yargıtay kararlarına göre;

"...tescil ile sağlanan korumanın amacına aykırı kullanılması yoluyla başkasının , ticari geçmişinden / çalışmalarından / ününden / isminden / ve benzeri hizmet ve ürünlerinden haksız olarak yarar sağlamak maksadıyla yapılan ve başkaları tarafından daha önceden tescil edilen ve/ veya halihazırda kullanıldığının bilinmesi veya bilinecek durumda olması..." ölçütlerinin olduğunun görüldüğünü, somut olayda bu hususların hepsinin eksiksiz mevcut olup tipik bir kötü niyetli haksız marka tescili örneği olduğunu,

öncelikle mevcut durumun korunması ve davanın etkinliğini temin etmek amacı ile başvuru numarası/tescil numarası: ... olan "..." ibareli markanın TPMK nezdinde tutulan sicil kaydına ilgili kanun maddeleri uyarınca, dava sonuçlanıncaya dek 3. kişilere devri önleyecek şekilde teminatsız olarak tedbir konulmasını ve ... numarası "..." ibareli markanın ...emtia sınıfı bakımından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmış, davaya cevap verilmemiştir. TPMK kaytıları istenmiş, HMK'nın 266. maddesi gereği bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

23/05/2023 tarihli bilirkişi kurul raporunda özetle: Davalının "..." ... tescil numaralı marka için ... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar" alt grubunda 28/03/2022 tarihinde marka başvurusu yapmış olduğu ve markanın 15.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olduğu,

davacının "..." marka şeklini taşıyan ürünleri, ... kullanıcı isimli instagram hesabı üzerinden Aralık 2020 tarihinden bu yana tanıttığı ve satışını yaptığı, davacıya ait ... e satış sitesinde yer alan ... isimli satış sitesinin satıcı profiline göre 2 yıldır ... sitesinde açık olduğu, davacıya ait ... kullanıcı isimli facebook hesabının katılım tarihinin 5 Aralık 2020 olduğu, davacıya ait ... e satış sitesinde yer alan ... isimli satış sitesinde "..." ibareli ve "..." marka şekilli ürünlerin satışının yorumlardan tespit edilebildiği kadarı ile 10.11.2021 tarihine kadar uzandığı,

davacıya ait hepsiburada e satış sitesinde yer alan ... isimli mağazanın açılış tarihi internet üzerinden tespit edilemese de bu mağazadan yapılan en eski satışa ilişkin "..." markalı fırça için 12.10.2019 tarihinde yorum yapılmış olduğu,

"..." markalı doğal at kılı fırçası için ise 13.04.2022 tarihinde yorum yapılmış olduğu dikkate alındığında davacının "..." markası ve ... ibaresini, davalının marka başvuru tarihinden önce ... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar" Alt grubunda kullanmaya başladığı ve ... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar" alt grubunda günümüze kadar da aktif olarak kullandığı,

markayı ... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar" alt grubunda maruf hale getirmiş olduğu, davalı tescilli marka şekli ile davacının ürünleri üzerinde kullandığı marka şeklinin birebir aynı olduğu,

davacı tarafça dava dosyasına sunulan whatsap yazışmalarından davalının davacı marka tasarımlarını yapan kişi olduğu ve bu yazışmaların 2021 yılına ait, davalı marka başvuru tarihi öncesinde olduğu görülmekle davalının "gerçek hak sahipliği bilindiği halde markayı tescillemiş olması" sebebiyle davalı marka tescilinin kötü niyetli tescil olarak kabul edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

DAVA

TPMK nezdinde davalı ... adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ilişkindir.

Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.

6769 sayılı SMK'nın 5. maddesinde marka tescilinde mutlak red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

6769 sayılı SMK'nın 6. maddesinde marka tescilinde nisbi red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

6769 sayılı SMK'nın 25. maddesinde "Marka Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi" aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.

(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir...

Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.

Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir.

Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir.

İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.

SMK hükümleri, TPMK kayıtları, mahkememizce itibar edilen bilirkişi raporu ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde ... numaralı "..." ibareli markanın ...sınıfta "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar" emtiası yönünden 15/08/2022 tarihinde davalı ... adına tescil edildiği anlaşılmıştır. Davacı "..." ibareli markanın asıl sahibi olduğunu, tescil öncesi markayı "ilk kullanan" ve ilk tescilden önce kullanılmak suretiyle piyasada maruf hale getirdiğini iddia etmiştir.

Bilirkişiler tarafından, davacının ticaret sicil kaydı ile e satış siteleri ve sosyal medya kayıtları incelendiğinde: Davacının ticaret unvanının "..." olduğu, Oda Kayıt tarihinin 08.12.2021 olduğu, firmanın iş konusunun Radyo, TV, Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret" olduğu, davacının ... kullanıcı isimli instagram hesabının açılış tarihinin Aralık 2020 olduğu, instagramda yer verilen ürünlerin "sabun, banyo lifi, topuk törpüsü, selülit ve tırnak fırçası, saç fırçası, tarak" gibi kişisel bakım ürünleri olduğu ve ürünler üzerinde "..." şeklinin olduğu ve aktif olarak hesabın kullanıldığı,

davacıya ait ... e satış sitesinde yer alan ... isimli satış sitesinde "..." ibareli ve "..." şekilli ürünlerin satışının yapıldığı, satıcı profilinde 2 yıldır ... sitesinde yer aldığı bilgisinin bulunduğu, sitede satışı yapılan ürünlerin "sabun, banyo lifi, topuk törpüsü, selülit ve tırnak fırçası, saç fırçası, tarak" gibi kişisel bakım ürünleri olduğu ve resimlerine yer verilen ürünler üzerinde "..." şeklinin yer aldığı, davacıya ait ... kullanıcı isimli facebook hesabının katılım tarihinin 5 Aralık 2020 olduğu,

davacıya ait çiçeksepeti e satış sitesinde yer alan ... isimli satış sitesinde "..." ibareli ve "..." şekilli ürünlerin satışının yapıldığı, sitede satışı yapılan ürünlerin "sabun, banyo lifi, topuk törpüsü, selülit ve tırnak fırçası, saç fırçası, tarak" gibi kişisel bakım ürünleri olduğu, satışı yapılan "..." ürünler incelendiğinde; satış sitesinde yer alan ürünlere yapılan yorumlardan 10.11.2021 tarihinde keçi kılı bebek fırçası ürününe puanlama yapıldığı, doğal at kılı fırçasına 31.01.2022 tarihinde yorum yapıldığı, günümüzden 2022 yılana kadar uzanan şekilde ürünlere yorumlar yapıldığı,

davacıya ait hepsiburada e satış sitesinde yer alan ... isimli satış sitesinde "..." ibareli ve "..." şekilli ürünlerin satışının yapıldığı, sitede satışı yapılan ürünlerin "sabun, banyo lifi, topuk törpüsü, selülit ve tırnak fırçası, saç fırçası, tarak" gibi kişisel bakım ürünleri olduğu, satışı yapılan "..." ürünler incelendiğinde.

04.08.2022 tarihinde keçi kılı bebek fırçası ürününe yorum yapıldığı, doğal at kılı fırçasına 13.04.2022 tarihinde yorum yapıldığı, günümüzden 2022 yılana uzanan şekilde ürünlere yorumlar yapıldığı, ... sitesinde davacı satış sitesi için yapılan en eski yorumlar incelendiğinde; sitede satışı yapılan... markalı kahve için 07.12.2020 tarihinde puanlama yapıldığı, elsa markalı fırça için de 12.10.2019 tarihinde yorum yapıldığının tespit edildiği,

tüm bu tespit ve incelemeler birlikte değerlendirildiğinde: Davalının ... tescil numaralı "..." marka için ... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar." alt grubunda 28.03.2022 tarihinde marka başvurusu yaptığı ve markanın 15.08.2022 tarihinde tescil edildiği, davacının "..." markasını taşıyan ürünleri ... kullanıcı isimli instagram hesabı üzerinden Aralık 2020 tarihinden bu yana tanıttığı ve satışını yaptığı, davacıya ait ... e satış sitesinde yer alan .... satış sitesinin satıcı profiline göre 2 yıldır ... sitesinde açık olduğu,

davacıya ait ... kullanıcı isimli facebook hesabının katılım tarihinin 5 Aralık 2020 olduğu, davacıya ait ... e Ssatış sitesinde yer alan ... satış sitesinde "..." ibareli ve "..." markalı ürünlerin satışının yorumlardan tespit edilebildiği kadarı ile 10.11.2021 tarihine kadar uzandığı, davacıya ait ... e satış sitesinde yer alan ... isimli mağazanın açılış tarihinin internet üzerinden tespit edilemese de bu mağazadan yapılan en eski satışa ilişkin "..." markalı fırça için 12.10.2019 tarihinde yorum yapıldığı, "..." markalı doğal at kılı fırçası için ise 13.04.2022 tarihinde yorum yapıldığı dikkate alındığında;

davacının "..." markayı ve ...ibaresini, davalının marka başvuru tarihinden önce .... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar." alt grubunda kullanmaya başladığı ve .... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar." alt grubunda günümüze kadar aktif olarak kullandığı,

markayı .... emtiada "Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, vücut fırçaları, masaj fırçaları, yüz fırçaları, taraklar." alt grubunda maruf hale getirdiği, davalının ... tescil numaralı "..." markası ile davacının ürünleri üzerinde kullandığı marka şeklinin bire bir aynı olduğu, davacı tarafça sunulan whatsap yazışmalarından; davalının, davacı marka tasarımlarını yapan kişi olduğu ve bu yazışmaların 2021 yılına ait, davalı marka başvuru tarihi öncesinde olduğu görülmekle, davalının;

gerçek hak sahipliği bilindiği halde markayı tescil ettirmiş olması sebebiyle davalı marka tescilinin, kötü niyetli tescil olduğu ve bu nedenle hükümsüzlük koşullarının oluştuğu kanaatine varıldığından, davanın kabulüne. TPMK nezdinde davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK'na gönderilmesine karar verilmiştir.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır