İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi E.2023/33 K.2024/2

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

2023/33 Esas

KARAR NO: 2024/2

DAVA

Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 23/02/2023

KARAR TARİHİ: 03/01/2024

Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle,

Müvekkillerinin 2010 yılından itibaren “tütünsüz, nikotinsiz, bitkisel nargile melası” ürettiğini; müvekkillerinin “-------” ve "--------", "--------" adı altında üretip sattıkları “bitkisel nargile melası” ile --------- ve dünyada akla ilk gelen ve en çok tercih edilen firmalardan biri olduklarını; müvekkillerinin -------- Kurumu nezdinde -------- numaralı markasının 34. sınıfta, ----------- numaralı markasının 34. sınıfta, ----------- numaralı markasının 03,34,35 ve 37. sınıflarda tescilli olduğunu;

uzun yıllardır nargile sektöründe müvekkilinin sektörde bir buluş olarak kabul edilen ve aynı zamanda patent ile de koruma altında olan “tütünsüz, nikotinsiz, bitkisel nargile melası” üzerinde kullanmakta olduğu “-------” ve “----------” ibarelerinin müvekkilleri ile özdeşleşmiş olup, bu isim ile sektörde ve dünyada tercih edilen bir marka haline geldiğini; müvekkillerinin “--------” markası ile üretip, satışa sunmakta olduğu “bitkisel nargile melası” sektörün en çok tercih edilen ürünlerinden olduğunu; müvekkil şirket ve piyasadaki pek çok şirketin üretip satmakta oldukları nargile melalarında “--------” aromasını kullandığını;

“--------” ibaresinin tütün ve özellikle nargile sektöründe kullanılan yaygın bir aroma adı olduğunu, “elma, armut, kavun” aroması gibi genel ibare olduğunu, nargile sektöründe yaygın olarak bu aromayı belirtmek için aroma adı olarak kullanıldığını ve bu sektörde cins, vasıf bildirdiğinden tescilinin mümkün olmadığını; bir an için “--------” ibaresinin marka olduğu farz edilse bile, müvekkili şirketin bu ibareyi davalı taraftan çok önceki tarihlerden beridir kullanmakta olduğundan bu ibare üzerinden geçmişe dayalı kullanımdan kaynaklı üstün hak sahibi olduğunu;

davalının sektörde faaliyet gösteren veya sektörü bilen bir kişi olmakla --------- ibaresinin aroma adı olduğunu bilmesine rağmen tescil edilmemiş olmasının yarattığı hukuki boşluktan faydalanmak kastıyla kötü niyetli olarak iş bu markayı tescil ettirdiğini; nitekim, dava konusu marka tescil edildikten sonra müvekkili şirkete ve müvekkili şirket bayilerine karşı davalı tarafından savcılık şikayetlerinde bulunulmuş olup, cezai soruşturma kapsamında müvekkil şirket ve bayileri aleyhinde arama-el koyma kararı verilmesi tehdidinin bulunduğunu;

davalının piyasada genel ibare şeklinde ve yaygın olarak kullanılan “---------” ibaresini tescil aldıktan sonra piyasada ve --------- genelinde en fazla faaliyet ve satış yapan müvekkili şirkete ve bayilerine karşı bu ibare ile hukuki ve cezai yollara başvurmaya başlamasının bu tescil üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalıştığını ve iş bu tescilin kötü niyetli tescil olduğunu ortaya koyduğunu;

davalının dava konusu tescilli markalarının ticaret alanında cins, çeşit, vasıf bildirmekte olduğu sabit olduğundan ve davalının tescillerinin kötü niyetli olarak ve TMK’nın 2. maddesi uyarınca hakkın kötüye kullanılması şeklinde yaptığı ortada olduğundan, davalı yan adına --------- nezdinde tescilli --------- numara ile tescilli markalarının hükümsüzlüğü için iş bu davayı açma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle,

Müvekkili markasının kelime unsurları olan "--------" ibaresinin --------- kökenli olup ---------- "----------" ve "--------" gibi anlamlarına geldiğini; bu haliyle ibarenin tescil olunduğu sınıflarda (34 ve 35) olduğu gibi hiç bir sınıfta cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç ve değer belirtmediğini, yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğunu; ayrıca --------- web sayfasının ----------- adına olduğunu; davacı tarafın iddia ettiğinin aksine nargile ve tütün melaları yönünden de "--------" ibaresinin doğrudan veya dolaylı olarak bu mallara atıf yapmadığını, SMK m.5/1-c kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını;

müvekkilinin ---------- tescil numaralı "---------" markasının 34 ve 35. sınıflarda tescilli olduğunu, ayrıca tanınmış marka statüsünde olduğunu; ----------- Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 1. maddesi ve SMK’nın 7/2-c maddesi uyarınca tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler hakkında da korunduğunu; davacının müvekkilinin tanınmış, tescillenmiş olan markasını kullanmasının açıkça marka ihlali olup bunun yanı sıra kötü niyetli bir fiil olduğunu; davacının marka olarak başlı başına "---------" adında gerek tescile dayalı gerek önceki tarihli kullanıma dayalı bir hakkının bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın davalı adına tescilli ---------- tescil nolu markanın hükümsüzlüğü şartlarının oluşup oluşmadığı, noktasında toplandığı anlaşılmıştır.

UYUŞMAZLIK HAKKINDA TOPLANAN DELİLLER

Dilekçeler aşaması tamamlanmakla, ön inceleme duruşması sonrası dava şartları ve ilk itirazlar incelenmiş, tarafların sulh olma imkanının bulunmadığının tespiti ile, uyuşmazlık noktaları belirlenerek tahkikat aşamasına geçilip deliller toplanmıştır. Ticaret sicil kaydı dosya içerisine getirtilmiş olup, incelendiğinde; davalı şirketin 31/10/2019 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

Dosyaya ------- Kurumu kayıtları getirtilmiş olup, incelendiğinde; ---------- tescil numaralı ---------markasının 34.sınıfta 01/08/2018 tarihinde, --------- tescil numaralı ---------- markasının 34.sınıfta 16/05/2011 tarihinde, ---------- tescil numaralı ---------- markasının 03, 34, 35 ve 37.sınıflarda 16/08/2022 tarihinde davacı --------- adına tescilli olduğu, ----------- tescil numaralı ---------- markasının 34 ve 35,sınıflarda 27/07/2022 tarihinde davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Taraf iddia ve savunmaları ile sunulan deliller değerlendirilerek markanın hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı, hususunda rapor aldırılmış olup, heyet raporunda, -------- Piyasasında nam salmış bir ürün adı olan ------- ibareli aromalı tütün çeşidinin asıl üreticisinin ----------- sisteminde resmi kayıtlı (ek listelerde ad ve adresleri bulunan) -------- Şti.ne ait olduğu gerçeği ile Davacı -------- ve Davalı ---------- ----------’ ibaresi için isim hakkı çekişmesi olan bu davadan gerçek üretici -------- firmasının haberdar edilmesiyle daha sağlıklı bir karar verileceğine yönelik görüş bildirilmiş olup buna istinaden marka hukuku

bakımından yapılan değerlendirme sonucunda, sektör bilirkişisi --------- tarafından davaya konu “---------” ibaresinin tütün ve nargile ürünleri bakımından yaygın kullanılan bir aroma çeşidi olarak kullanılmadığı, belirli bir firmanın ürünlerinde kullandığı bir aroma çeşidi adı olarak kullanıldığı tespit edilmiş olduğundan SMK m.5/1-c koşullarının somut olayda oluşmamış olduğu,

davacı tarafından dosyaya sunulan 1 adet fatura ve 2 adet sosyal medya paylaşımları ile SMK m.6/3 anlamında --------- markasının davalı markasının koruma tarihinden önce ciddi anlamda kullanıldığının, dolayısı ile SMK m.6/3 kapsamında öncelikli hak sahipliğinin ispatlanamamış olduğuna dair görüş bildirmişlerdir.

UYUŞMAZLIK HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEME

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 25, 5 ve 6. Maddeleri, 4721 sayılı TMK'nın 2. Maddesi.

GEREKÇE

Dava, davalı adına tescilli ---------tescil numaralı ----------- markasının kötü niyetli tescil edildiğinden bahisle SMK'nın 6/9 ve 25. Maddesi gereği markanın hükümsüzlüğü davasıdır.

Davacı taraf davalı adına tescilli marka olan ---------- tescil numaralı ---------- ana unsurlu markanın ----------- ibaresinin nargile tütünü piyasasında bir cins isim olduğunu, ve ayırt edicilik unsurundan yoksun olduğunu, yine davacının ile SMK m.6/3 anlamında --------- markasının davalı markasının koruma tarihinden önce ciddi anlamda kullanıldığının, dolayısı ile SMK m.6/3 kapsamında gerçek hak sahibi olduğunu beyan ederek hükümsüzlük talebinde bulunduğu ve yine davalının bu ayırt edicilik niteliği bulunmayan ibareyi bilerek kötü niyetli olarak tescil ettirdiğinden bahisle hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

SMK'nın 5. maddesinde mutlak ret nedenleri düzenlenmiş olup, anılan maddenin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilememektedir.

Marka tescil edilmiş ise, SMK m.25/1 uyarınca hükümsüzlüğü talep edilebilir.Yine SMK'nın 6/3. Maddesinde "Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir." hükmü gereği SMK m.25/1 uyarınca hükümsüzlüğü talep edilebilir.Yine SMK'nın /9.

Maddesinde "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." düzenlemesi gereği kötü niyetli tescil edilen markaların SMK'nın 25. Maddesi gereği hükümsüz kılınacağı düzenlenmiştir.Bu tespitlerden sonra dava konusu -------- tescil numaralı --------- markasının ana unsurunun --------- ibaresi olduğu, yine bu ibarenin iki kez kullanılması ve şekil unsuru olarak belirtilmek suretiyle marka tescilinin sağlandığı açıktır.

Davacı tarafın SMK'nın 5/1-e hükmü gereği hükümsüzlük talebi incelendiğinde, tütün sektöründe uzman bilirkişiden alınan raporda "--------- Tütünü — -------- ve üzerinde kadın figürü bulunan paket görseli ile site adresi altında --------- tütünü ---------- gizemli adı altında 50 gram, zengin kavun, nane tazeliği, orman meyveleri ve tropikal mango ekşiliğinden oluşan çok ilginç .. yazısı çıktığı, sonraki sıralarlla ---------, ---------, --------- gibi önde gelen internet ticaret sitelerinde de Tütüne bambaşka bir hava katan -------- çeşitleri sayesinde uyumlu ve harmanlı aromalar ektedir şeklinde, Mentol, kavun, çilek,

mango aromalar .. --------- Ürün tamamen orijinal ve bandrollüdür. İçerik : ananas , mango , çarkıfelek meyvesi , mentol.

Özgün aroması ve kaliteli yapraklar vb ürünü vefiyatını tanıtıci bilgiler çıktığı, bu haliyle bakıldığında --------- olarak ifade edilen tütün ve aroma karışımlarının içeriklerinin farklılıklar arz eden tütün ve aroma karışımları olduğu, bu haliyle yaygın kullanılan tek bir aroma çeşidini ifade etmediği, belirli bir firmanın ürünlerinde kullandığı bir aroma çeşidi adı olarak kullanıldığı tespit edilmiş olduğundan SMK m.5/l-c koşullarının somut olayda oluşmamış olduğu kabul edilmiştir.

Davacı tarafın SMK'nın 6/3. Maddesi gereği hükümsüzlük talebi de değerlendirilmiş, alınan sektör bilirkişi raporunda "Dosyada anlaşmazlık konusu olan ' ----------' ibareli nargile tütün ile ilgili -------- kayıtlarında, internet araştırmasında davacının dava konusu ibare ile bir üretim ve satışının tespit edilmediği,

01.12.2023 tarihli raporda belirlendiği üzere davacı tarafından dosyaya sunulan 1 adet fatura ve 2 adet sosyal medya paylaşımlarının SMK m.6/3 anlamında -------- markasının davalı markasının koruma tarihinden önce ciddi anlamda kullanıldığı hususunu ispata yeterli olmayacağı, dolayısı ile SMK m.6/3 kapsamında öncelikli hak sahipliğinin ispatlanamamış olduğu kabul edilmiştir.

Davacı tarafın kötü niyetli tescil iddiaları da değerlendirilmiş, davacı tarafça davalının kötü niyetli tescile yönelik ispata yeter delil ibraz etmediği, alınan sektör bilirkişisi raporunda belirlendiği üzere --------- ibaresinin SMK'nın 5/1-c maddesi gereği tek bir ürünü ifade etmediği,

tek bir aroma çeşidini ifade etmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafın -------- ibaresini şekil unsuru eklemek suretiyle marka tesciline konu etmesinin kötü niyetli tescil kapsamında değerlendirilmeyeceği kabul edilerek kötü niyetli tescil yönünden d davanın ispatlanamadığı kabul edilerek davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM /Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Davanın REDDİNE,

1-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,

2-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden tecavüzün önlenmesi davası üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 25.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililere iadesine,

Dair; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içersinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/01/2024