İstanbul Anadolu Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2015/195 K.2018/34

İstanbul Anadolu

FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2015/195

KARAR NO : 2018/34

DAVA

Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)

DAVA TARİHİ : 27/10/2015

KARAR TARİHİ : 08/02/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacı firmanın 1987 yılında kurulmuş olup Türk turizminin öncü şirketlerinden olduğunu, huzurdaki davanın konusunun ----sayılı “ -------Otel” ibareli marka olduğunu, söz konusu markanın sahiplerinin, davacı müvekkili firmanın yönetim kurulu üyeleri olup davacı müvekkili firma ile 05/03/2015 tarihinde “--- Sözleşmesi” imzalamışladıklarını, davacı müvekkilinin, huzurdaki davaya konu markanın gerçek hak sahibi olduğunu, marka ve alan adının davacı müvekkili tarafından ihdas edilmiş olup yıllardır yaygın ve etkin biçimde kullanılmakla tüketici nezdinde belirli bir tanınırlığa ulaştığını,

“ ---” ibaresini tüketici nezdinde meşhur ve maruf hale getiren davacı müvekkili olduğunu, davalının markasal kullanımının ise tüketici nezdinde yanıltıcı olup karışıklığa yol açtığını, şöyle ki; davacı müvekkili firmanın, www.----.com alan adını 14/12/2010 tarihinden bu yana kullanmakta iken, davalı firmanın www.----.com alan adını 01/10/2013 tarihinde oluşturduğunu, internet ortamındaki rezervasyonlar sırasında davalı yanın davacı şubesi gibi algılanmakta olup bunun sonucunda tüketici nezdinde karışıklık ortaya çıktığını, oysa davalı firmanın, İstanbul dışında faaliyet gösterdiğini, görüldüğü üzere, davalı firmanın kötü niyetli olduğunu,

İstanbul’da faaliyet göstermemesine, Kocaeli’nde faaliyet göstermesine rağmen hem markasal kullanımı hem de alan adı İstanbul Anadolu yakasında faaliyet göstermekteymiş izlenimi verecek şekilde olduğunu, tüketici nezdinde yaşanan karışıklıkla ilgili olarak; taraflarınca davalı firmaya ihtarname çekildiğini, davalı firmanın cevaben, ----. ile lisans sözleşmesi olduğunu öne sürdüğünü, oysa, “-----” markasının lisanslı kullanımı huzurdaki davaya konu olmadığını, davalının markasal kullanımının sonunda yer alan “---” ibaresi ise ayırt edicilik sağlamadığını, sonuç olarak;

davalı fiillerinin, ---- sayılı “---- OTEL’' markasına tecavüz oluşturduğunun ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile davalı adına tescilli www.----.com internet sitesine erişimin engellenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle yetki itirazında bulunduklarını, huzurdaki davaya konu markanın sahibinin, davacı firma olmadığını, marka sahibinin, davacı firmanın yönetim kurulu üyeleri şahıslar olduğunu, her ne kadar davacı vekili, marka sahibi şahıslarla davacı firma arasında bir lisans sözleşmesi imzalanmış olduğunu öne sürmekteyse de söz konusu lisans sözleşmesi TPE nezdinde tescil edilmediğini, davalı firma ile ---- arasında imzalanan sözleşme uyarınca davalı müvekkili firmanın “---” ibaresini kullanmakla mükellef olduğunu, benzer şekilde, alan adı seçiminde de davalı müvekkilinin,

lisans sözleşmesinin 15/6 maddesi uyarınca, --- tarafından onay verilen alan adını kullanmakla mükellef olduğunu, --- ile imzalanan lisans sözleşmelerindeo ---, ---, ----, ---- gibi kademeler yer aldığını, bu sebeple, internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda müşteri nezdinde karıştırma söz konusu olmadığını, çünkü davacı firma ile davalı müvekkilinin aynı klasmanda yer almadığını, davalı müvekkili firmanın, davacıya oranla daha üst klasmanda yer aldığını, alan adlarının karışıklığa yol açmadığını, arama motorlarında davacı sayfasının ilk sayfada çıkarken, davalı müvekkili markasının aynı sayfada çıkmadığını,

dolayısıyla karıştırma söz konusu olmadığını, “---” ibaresi otelcilik sektöründe lokasyon belirtmekte olup davaya konu markanın zayıf marka olduğunu, --- ile imzalanmış olan lisans sözleşmesinin 15/5 maddesi uyarınca dava dışı ---’nin ihbarı ile davaya dahlini talep ettiklerini, sonuç olarak; davanın reddini talep etmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık; davacının --- tescil nolu markasına davalının tecavüz ve haksız rekabette bulunup bulunmadığı, men'inin ve davalı adına tescilli www.----.com internet sitesine erişimin engellenmesinin talep edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Dosyamızda alınan 27.11.2015 tarihli bilişim uzmanı tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda; " ---- internet sitesindeki incelemede---- tescil numaralı “----” ibareli markanın 43. Sınıf olarak 26.05.2014 tarihinden itibaren 27.02.2015 tarihli tescil ile davacı şirkete kayıtlı olduğu, davada tespit konusu; www.---.com alan adı altındaki incelemede, ilgili alan altındaki internet sitesinin erişime açık ve kullanımda olduğu,

davacının dava dilekçesinde bahsettiği “---” ibaresinin iigili site içinde sayfanın en üzerinde yazan otelin isminde ve site içinde ismin geçtiği bir çok bölümde davalıya ait otelin isminin içinde 3. ve 4. kelimede geçtiği, davacının TPE nezdinde tescilli (---) markasının “----” olarak kaydedilmiş olduğu, bu kayıttan ilk 2 kelimenin (---) davalı tarafın isminde 3. ve 4. kelime olarak yer aldığı; bu şekilde davalıya ait internet sitesinde bir çok yerde davalının işlettiği işletmenin isminin içeriğinde bulunuyor olduğunun görüldüğü,

internet erişiminde kullanılan alan adlarına ait oluşturulma tarihlerine göre davacının alan adının davalının alan adından daha önce oluşturulmuş olduğunun tespit edildiğini, yapılan incelemede dosyada davacı tarafın olduğu belirtilen www.----.com alan adının 14.12.2010 tarihinde oluşturulmuş olduğu,

davalıya ait olduğu belirtilen www.---.com alan adının 01.10.2013 tarihinde oluşturulmuş olduğunun --- kayıtlarından anlaşıldığını, dava dilekçesinde davacının bildirdiği davalıya ait adresin www.----.com alan adı altındaki sitede iletişim bilgisi bölümünde “-----" olarak geçtiği bu hali ile davalının işletmesinin Kocaeli ili sınırlarında kaldığının tespit edildiğini, burada ismin tescilinin önemli olduğu; ancak tescilden önce bu ismin hangi firma tarafından daha önce kullanmaya başladığının da önem arz ettiği, dosya kapsamında kendilerine ait isimlerin içindeki “---” içeriği ile ilgili;

davacı ve davalı her iki firma tarafında, bu iki kelimelik ibarenin kullanılmasında ---- ile iki firmanın da ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların önem arz ettiğinin belirtildiğinin anlaşıldığını, her iki firmanın da isminde kök isim --- olduğunu, her iki firmada ---- ile ---- isminin ---’mn yanında kullanılması konusunda anlaşmalarının olduğunu beyan ettiklerini, dava dosyasında davalının davacıya 21.05.2015 tarihinde Kartal --- Noter üzerinden gönderdiği İhtar cevabında davalının 2010 yılında -----. ile yaptığı Sözleşmede “----” isminin kullanılmasına karar verildiği belirtildiğini, sözleşme gereği; davalının bu ismi kullanmak zorunda olduğu,

ismi başkaca firmanın kullanımına izin verilmediğinin yazmakta olduğunu, dava dilekçesinde; davacı firmanın --- ile 2012 yılının ocak ayında anlaşma yapılarak “----” konsepti konusunda anlaşıldığını bildirmekte olduğunu, dosya içeriğinde davacının ve davalının --- ile anlaşmaların örneği olmadığından, davacının ve davalının hangisinin hangi’ tarihte bu ismi kullanmaya başladığını net olarak söylemenin mümkün olmadığı" tespit ve sonuçlarına vardığını beyan etmiştir.

Daha sonra dosyamız içerisine celbedilen üç kişilik bilirkişi heyetince oluşturulan 03.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; "davaya dahil edilmesine karar verilen --- 'nin davaya dahili sonrasında dosyaya sunabileceği belge/dökümanların veya beyanların heyetlerince dikkate alınmasının gerekebileceği, bu sebeple heyetlerince incelemenin, ---- nin huzurdaki dosyaya dahilini takiben yapılmasının daha isabetli olacağı" bildirilmiş ve davanın ihbarı işleminden sonra 06.11.2017 tarihli ek rapor tanzim edilmiştir.

Bilirkişi heyeti 06.11.2017 tarihli ek raporlarında; "davacı markasının zayıf marka olduğu, bu sebeple davalının "----" ibaresini kullanmasına davacının tahammül göstermesi gerektiği, her halükarda davalı kullanımının Marka KHK m.12 kapsamında dürüst kullanım olduğu, haksız rekabetin söz konusu olmadığı" sonucuna vardıklarını beyan etmişlerdir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Davacı şirketin ----- sayılı " ----- " ibareli tescilli markayı 05.03.2015 tarihinde inhisari lisans sözleşmesi ile kullanım hakkı aldığını iddia ettiği, ancak sözleşmenin adi yazılı şekilde yapıldığı ve sicile tescil edilmediği, 556 sayılı KHK 21/10.maddesi ile 6769 sayılı SMK 148/5.maddesi gereğince kural olarak sicile kayıt edilmeyen hukuki işlemlerden doğan hakların iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği düzenlemesi bulunduğu,

ancak davacının 05.05.2015 tarihli Kadıköy ----- .Noterliğinin ----- sayılı ihtarnamesi ile " ----- " markasının davacı şirket adına tescilli olduğunu, ----- Hotel için hizmet sektöründe kullanıldığını, davalının ----- adı altında Gebze'de faaliyet gösterdiğini beyanla, ----- ibaresini kullanmamasının ihtar olunduğu, davalının da Kartal ----- Noterliğinin 21.05.2015 tarihli, ----- sayılı cevabi ihtarnamesinde ----- ile yapılan franchising sözleşmesi neticesinde ----- ismini kullandıklarını bildirdiği görülmekle davacının davacı sıfatının bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Davacı tarafın 2012 Ocak ayında ----- ile franchising anlaşması yaptığı, davalının dosya kapsamına sunduğu 09.12.2010 tarihli lisans sözleşmesinin 5.2 numaralı korunmalı bölge başlıklı maddesinde " ilk korunmalı bölgenin Kartal, Tuzla, Sultanbeyli, Pendik bölgelerinin (yürürlüğe giriş tarihi itibariyle) yasal sınırları ve Gebze, Çayırova ve Darıca yasal sınırları dahilindeki alan olacağı,

ilk korunmalı bölgenin sona ermesinden önce korunmalı bölge dahilinde 100 veya daha fazla konuk odalı bir başka zincir tesisinin franchising verenin rızasını alarak açıp işletilmesi halinde ilk korunmalı bölgenin süresinin yürürlük tarihinden itibaren 7.yıl dönümüne kadar uzatılacağı, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 7.yıl dönümünden itibaren korunmalı bölgenin Gebze, Çayırova ve Darıca yasal sınırları ile sınırlanacağının" kabul edildiği, davalı şirketin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ----- işletme adı ile 25.11.2015 tarihli ve ----- Hoteli işletme adı ile 17.01.2011 tarihli turizm işletme belgesinin bulunduğu görülmüştür.

Fer'i müdahil - ihbar olunan şirket ile davacı arasında 29.12.2010 tarihli ----- , davalı ile 09.12.2010 tarihli ----- isimli işletme için lisans sözleşmesi imzalandığı, davalının 10.06.2013 tarihinde işletme adını " ----- " olarak değiştirdiği anlaşılmışs, işletme adı değişikliğinin haksız rekabet teşkil edip etmediği, dava konusu bulunmadığından Mahkememizce incelenmemiştir.

Davalı şirketin davacının inhisari lisans sahibi olduğunu iddia ettiği ----- sayılı markadan kaynaklanan haklarına tecavüz teşkil edip etmediği iddiasının incelenmesinde ise markanın 43.sınıfta 26.05.2014 tarihinde ----- , ----- ve ----- adına kayıtlı olduğu, www. ----- .com alan adlı web sitesinin 14.12.2010 tarihinde oluşturulduğu, domain sahibinin ----- olduğu ve davacı tarafça kullanıldığı, www. ----- .com alan adlı internet sitesinin 01.10.2013 tarihinde oluşturulduğu, domain sahibinin ----- Ltd. Şti olduğu ve davalı tarafça kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK 7/1-c maddesinde "ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karasteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaların münhasıran veya esas unsuru olarak içeren markaların" tescil edilemeyeceği, mutlak red sebebi olduğu düzenlenmiştir.

KHK 12.maddesinde de "dürüstçe ve ticari veya sanayi konuları ile ilgili olarak kullanılmaları koşulu ile üçüncü kişilerin ad ve adresini, mal veya hizmetler ile ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim ve sunuluş zamanı ve diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmalarının marka sahibi tarafından engellenemeyeceği" uygulamada dürüst kullanım ilkesi olarak adlandırıldığı anlaşılmıştır.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 27.05.2010 tarihli, 2009/374 Esas ve 2010/6001 Karar sayılı emsal içtihatında "uyuşmazlık Muğla ilinin ilçesi olarak herkesçe bilinen Bodrum adının marka olarak tescil edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Dairemizin 26.11.1999 tarih ve 1999/5790 Esas, 1999/9590 Karar sayılı ve 13.04.2000 tarih ve 1999/9575 Esas, 2000/2998 Karar sayılı kararlarında da tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcüğün yanına (hatta tek başına tescili mümkün olmayan sözcük, kök sözcük olsa bile) ayırt edici nitelik,

ek ve ibareler getirilmesi durumunda bu haliyle tescilin mümkün olup olmayacağı tartışılmış ve birtakım marka tanımını içeren 556 sayılı KHK'nın 5.maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde tek başına tescili mümkün olmayan sözcüklerin yanına ayırt edici sözcükler ilavesi ile ve genelde ya isim tamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun marka olarak tescil edilebilmesinin yasal düzenlemenin amacına daha uygun olacağı ve bu itibarla KHK 7/1-f bendi gereğince tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan İstanbul, Ankara, İzmir gibi coğrafi yer isimlerinin İstanbul ----- ,

Ankara ----- , ----- İstanbul, İzmir ----- gibi bir başka sözcüğün ibaresi ile meydana gelen sözcükler grubunun marka olarak tescil edilebileceğinin kabul edildiği, doktrinde de bölge veya şehir adlarının marka olarak tescilinin ilke olarak bir engel bulunmadığı kabul edilmektedir" gerekçesi ile Bodrum ----- ibaresinin marka olarak tesciline engel bir durumun söz konusu olmadığına karar verilmiştir.

Davacının adi yazılı 05.03.2015 tarihli ----- lisans sözleşmesi ile lisans sahibi olduğunu iddia ettiği ----- sayılı " ----- " ibareli markadan kaynaklanan haklarını, davadan önce Noterden ihtarname göndermekle davalı artık iyiniyetli üçüncü kişi olarak kabul edilemeyeceğinden , davalı tarafa karşı ileri sürebileceği , ancak markadaki " ----- " ve " ----- " ibarelerinin coğrafi yer bildirdiği, jenerik ibare olduğu, " ----- " ibaresinin de markanın tescil edildiği ve kullanıldığı 43.sınıfta zayıf bir ibare olduğu,

bütünü ile zayıf bir markayı adına tescil ettiren kimsenin markanın küçük değişikliklerle kullanılmasına rıza göstermesi gerektiğinin uygulamada kabul edildiği,davalının markayı kullanımının " ----- " şeklinde olduğu ayırt edici unsurlar içerdiği, fer'i müdahil - ihbar olunan şirket ile davalı arasında yapılan sözleşmenin davacı ile yapılan sözleşmeden önceki tarihli olduğu, sözleşmenin 5.2 maddesinde tarifi yapılan ilk korunmalı bölgenin de Kartal, Tuzla, Sultanbeyli, Pendik bölgelerini kapsadığı,

İstanbul'un Asya kıtasında kalan ilçelerini kapsadığı göz önüne alınarak davalının kullanımının 556 sayılı KHK 12.maddesinde düzenlenen dürüst kullanım ilkesi çerçevesinde bulunduğu kanaatine varılarak,markaya tecavüz ve haksız rekabete yönelik davanın reddine karar vermek gerekmiştir.