İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2019/125 K.2021/191

Birleşen Mahkememizin .../... Esas -.../... Karar sayılı dosyası;

DAVA

Markanın Hükümsüzlüğü, Haksız Rekabetin Tespiti, Önlenmesi

DAVA TARİHİ : 17/02/2020

KARAR TARİHİ : 07/04/2021

Davacı vekili tarafından 24/09/2019 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle.

Müvekkili şirketin, kurularak faaliyete geçtiği 22.06.2012 tarihinden bu yana “...” markası ve “...” ibareli ticaret unvanı altında basım-yayın ve eğitim hizmetleri üzerinde faaliyet gösterdiğini, şirket kurucu ortağı ...'ın “... ” markasını 2009 yılından beri kullandığını, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2016 yılında ... nolu “... ” ... nolu “... ... ” ... nolu “... ...” ibareli marka tescilleri kapsamında koruma altına alındığını, tüm bu markaları "basılı yayınlar" ve “eğitim hizmetlerini” de kapsayan 16 ve 41 nolu sınıflar kapsamında tescil edildiğini,

unvandaki iştigal konusu ile ilgili sektörel ibareler yanında "..." şeklindeki asli unsuru koruyarak mevcut ticaret unvanını aldığını, davalıların dava konusu "..." "..." ve "..." ibarelerini eğitim hizmetleri, yayıncılık hizmetleri ve basılı yayınlar ve basılı yayınlar üzerinde fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği dava konusu ticari faaliyetin; müvekkilinin markalarına tecavüz oluşturduğunun, haksız rekabet oluşturduğunun tespit edilerek,

davalıların sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde bu marka altında yürüttüğü tüm tanıtım faaliyetinin durdurulmasını, markanın kullanıldığı sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişimin engellenmesini ve bu sitelerin Google arama sonuçlarından çıkarılmasını, ürünlerin imha edilmesini ve toplatılmasını dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkillerinden ...’ın ..., .../..., .../... başvuru numaralarıyla ... markasının tescilli sahibi olduğunu, davacının markasının tanınmış olmadığını, müvekkilinin markalarına Türk Patent ve Marka Kurumunda itiraz ettiğinde kurum tarafından reddedildiğini, itirazını eskiye dayalı kullanım olarak değil benzerlik yönünden yaptığını, diğer müvekkili ... firmasının ise ticari unvanını kullandığını, davacının markalarıyla karıştırılma ihtimalinin olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Birleşen Mahkememizin .../... Esas - .../... Karar sayılı dosyası;

DAVA

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle.

Müvekkillerinden ...'ın 07/06/2016 tarihli ... ibareli, 30/11/2016 tarihli ... şekil, 28/03/2019 tarihli ... ... markalarının sahibi olduğunu, ... başvuru numaralı "... " markasının ise tescil aşamasında YİDK'nın iptali için açılmış olan Ankara ...FSHK kararının tescil işlemi dava tarihinde tamamlanmadığından devam ettiğini, davalı tarafın devralmış olduğu ... nolu ... ... ... markasının birebir benzer olduğunu, devralmadan önceki daha dışı (...)'e marka başvuru sonrası markaya itiraz günü sistem sorunu nedeniyle yapılamamış olsada itiraz ödemesini yaptıklarını, ihtarname çektiklerini,

devralan davalı tarafın markayı kullanımları nedeniyle müvekkillerinin ticari unvan ve marka tescil haklarından doğan kullanımlarına karşı haksız rekabet olduğunu, iltibas yarattığını belirterek markanın hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini, men'ini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Davacı tarafın; ... nolu "... " ibareli marka başvurusunun, bu başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde reddedildiğini ve bununla ilgili yasal sürecin devam etmekte olduğunu, Müvekkilinin şirket kurularak faaliyete geçtiği 22.06.2012 tarihinden bu yana “...” “...” ibareli markaları ve ticaret unvanı altında basım-yayın ve eğitim hizmetleri üzerinde faaliyet göstermekte olduğunu, şirket kurucu ortağı ...'ın aynı marka ve işletme adı ile yürüttüğü faaliyetle birlikte 2009 yılına kadar uzanmakta olduğunu,

davacının müvekkili ile aynı sektörde aynı faaliyetler -eğitim öğretim hizmetleri ve basılı yayınlar- ile iştigal etmiş olduğu göz önünde bulundurulursa, 2016 yılında girişimlere başlayan davacının, Türkiye genelinde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren müvekkilinin haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı olduğunu; "..." ibaresini yeni bir markaymış gibi piyasaya sunmaya çalışmasını ve müvekkiline karşı dava ikame edip benzerlik, karıştırılma riski ve kötü niyet yakıştırmalarında bulunması ise oldukça haksız ve yersiz olduğunu belirterek,

İzmir Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2019/125 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ederek davanın reddini istemiştir.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Asıl dosya kapsamında marka vekili, patent vekili ve öğretmen bilirkişi heyetinden 08/03/2021 tarihinde alınan bilirkişi raporunda özetle. Davacı markalarının tanınmış marka kriterlerine ulaştığı konusunda yeterli kanaate ulaşılamadığını, taraf markaları arasında sınıfsal yönden ayniyet olduğunu, taraf markaları arasında görsel ve anlamsal olarak benzer olmadığı ve fonetik açıdan da kısmi benzerlik olsa da farklılıklar arz eden unsurlar da olduğu dikkate alınarak,

esasen davacı markaları ile davalı markalarının benzer nitelikte olmadığını, markaların tescilli koruma kapsamında olan mal ve hizmetler açısından ayniyetinin olmasının, benzerliğin sınırlı şekilde fonetik açından varolması karşısında global açıdan ortalama tüketicinin anılan markaları karıştırma ihtimalinin varlığını kabul için yeterli olmadığını rapor etmişlerdir.

Birleşen Mahkememizin .../... Esas - .../... Karar sayılı dosyasında 14/03/2021 tarihinde alınan bilirkişi raporunda özetle.

Davacının .../... ve .../... sayılı markaları ile davalının ... sayılı markasının sınıfsal yönden ayniyet olduğunu, davalının ... sayılı markasındaki ön plana çıkarılan unsurun, birden fazla tekrarlanarak vurgulanması nedeniyle (...) sözcüğü olduğunu; davacının .../... ve .../... sayılı markalarının esaslı sözcük unsurunu da (...) ibaresinin oluşturduğunu; taraf markalarında semantik ve fonetik olarak aynı olan (...) sözcüğünün ortak unsur olarak yer alması nedeniyle, şekil unsurundaki farklılığa rağmen, tüketicinin markalardaki ortak unsur olan (...) sözcüklerine odaklanacağını;

sözcük ve şekil unsurları birlikte olan ve aynı sözcükleri içeren markalarda sözcüğün tüketiciler açısından daha akılda kalıcı olacağını; tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde markalar arasında ayırt edilemeyecek ya da yüksek seviyede olmasa da orta düzeyde benzerlik bulunduğunu,

tüketicinin her iki marka arasında bir şekilde bağlantı kurabileceğinden iltibas tehlikesinin doğabileceği veya markalar arasındaki figüratif farklılıklar nedeniyle bir kısım tüketici markaların farklı olduğunun ayrımına varsa bile müşterek (...) ibaresi nedeniyle ilişkilendirme anlamında markaların aynı veya bağlantılı kaynaktan geldiği yönünde yanılgıya düşebileceğini rapor etmiştir.

TESPİT, DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markanın hükümsüzlük sebepleri 6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesinde gösterilmiştir. Bu madde'ye göre; SMK'nın 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. SMK'nın 6. Maddesinde haller;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda ise marka sahibi SMK'nın 149. Maddeki talepler ile 150 ve 151. Maddesinde düzenlenen maddi tazminat ve yoksun kalınan karı isteyebilecektir.

Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 6769 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini

kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit

edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu

hakları üçüncü kişilere devretmek.

Markalar arasında benzerlik değerlendirmesi yapılırken bakılması gereken ilk husus markaların yanı ya da benzer mal veya hizmetler sınıfı için mi kullanılıp kullanılmadığı hususudur. Markaların kullanıldığı mal veya hizmet sınıfları aynı ya da benzer bulunursa bir sonraki aşama olan markaların benzerliğinin değerlendirilmesine geçilmektedir. Söz konusu markaların benzerlik değerlendirilmesi yapılırken yerleşik içtihatlara göre görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlikleri bakımından incelenmeli daha sonra markaların bir bütün halinde tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğurup doğurmayacağı değerlendirilmelidir.

Dosya kapsamında toplanan deliller ve hükme esas alınan 08/03/2021 tarihli bilirkişi heyet raporunda da belirttiği üzere. Davacı markalarının tanınmış marka kriterlerine ulaştığı konusunda yeterli kanaate ulaşılamadığını, taraf markaları arasında sınıfsal yönden ayniyet olduğunu, taraf markaları arasında görsel ve anlamsal olarak benzer olmadığı ve fonetik açıdan da kısmi benzerlik olsa da farklılıklar arz eden unsurlar da olduğu dikkate alınarak,

esasen davacı markaları ile davalı markalarının benzer nitelikte olmadığını, markaların tescilli koruma kapsamında olan mal ve hizmetler açısından ayniyetinin olmasının, benzerliğin sınırlı şekilde fonetik açından varolması karşısında global açıdan ortalama tüketicinin anılan markaları karıştırma ihtimalinin varlığını kabul için yeterli olmadığı kanaatine varılarak asıl dosya kapsamında davacının davası yerinde görülmemiştir.

Dosya kapsamında davalı ... husumet itirazında bulunmuş ise de Ankara BAM ... Hukuk Dairesi'nin .../... E - .../... K ve 16/12/2019 tarihli kararında da belirtiği üzere oluşan zarar veya tecavüzde denetim görevini ihmal eden yöneticinin sorumlu olacağı, bu kapsamda davacının davalı ...'e yönelik dava yöneltmesi yerinde olduğundan husumet itirazı yerinde görülmemiştir

Birleşen dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere.

Davacının .../... ve .../... sayılı markaları ile davalının ... sayılı markasının sınıfsal yönden ayniyet olduğunu, davalının ... sayılı markasındaki ön plana çıkarılan unsurun, birden fazla tekrarlanarak vurgulanması nedeniyle (...) sözcüğü olduğu, davacının .../... ve .../... sayılı markalarının esaslı sözcük unsurunu da (...) ibaresinin oluşturduğunu; taraf markalarında semantik ve fonetik olarak aynı olan (...) sözcüğünün ortak unsur olarak yer alması nedeniyle, şekil unsurundaki farklılığa rağmen, tüketicinin markalardaki ortak unsur olan (...) sözcüklerine odaklanacağını;

sözcük ve şekil unsurları birlikte olan ve aynı sözcükleri içeren markalarda sözcüğün tüketiciler açısından daha akılda kalıcı olacağını; tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde markalar arasında ayırt edilemeyecek ya da yüksek seviyede olmasa da orta düzeyde benzerlik bulunduğunu,

tüketicinin her iki marka arasında bir şekilde bağlantı kurabileceğinden iltibas tehlikesinin doğabileceği veya markalar arasındaki figüratif farklılıklar nedeniyle bir kısım tüketici markaların farklı olduğunun ayrımına varsa bile müşterek (...) ibaresi nedeniyle ilişkilendirme anlamında markaların aynı veya bağlantılı kaynaktan geldiği yönünde yanılgıya düşebileceği kanaatine varılmış ve birleşen dosya kapsamında davacının davası yerinde görülerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · (e-imzalıdır) Hakim ... · (e-imzalıdır)