İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2017/948 K.2018/157

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA

Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış " ... " ve at üstünde .... oyuncusu figürlü şekil markaları olduğunu, markaların Paris sözleşmesi ve 556 sayılı KHK'nun 7/i ve 8/4 maddeleri uyarınca tanınmış markalar olduğunu, ancak davalının kötü niyetli olarak " ..." ibareli markayı ... numarası ile tescil ettirdiğini, bu markanın müvekkilinin ... esas unsurlu markaları ile davalı tarafından üçüncü sınıflarda yer alan emtialarda tescil ettirilen marka arasında benzerlik bulunduğunu belirterek 556 Sayılı KHK'nun 1/b, 8/1-b, 7/i , 8/3, 8/4, 8/5 maddeleri uyarınca davalıya ait markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu markayı üçüncü sınıfta yer alan emtialar yönünde tescil ettirdiğini, markaların ayrı ve ayırt edilemeycek kadar benzer olmadığını, yine görsel ve işitsel açıdan tam bir benzerlik bulunmadığını, markanın bütünü itibariyle nazara alınması gerektiğini, ayrıca müvekkilinin kötü niyetli olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

MAHKEME KARARI

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davacı tarafın 1991 yılından bu yana tescilli olan ... ibareli markaları ile davalının markası karşılaştırıldığında gerek görsel gerekse işitsel açıdan markaların birbiri ile benzediği, ortalama tüketicilerin en azından davalı markası ile davacı markasını taşıyan malların aynı işletmede veya ekonomik veya ticari olarak bağlantılı işletmelerden geldiği yanılgısına düşmesi, biri yerine diğerini alması riski yüksek olup karıştırılma ihtimalinin bulunduğu ve davacı markasının davalı markasının tescil edildiği tarih itibariyle tanınmış olduğu, buna göre davalının tescilinin kötü niyetli olduğu gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş, kararı davalı vekili istinaf etmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalı vekili, dava konusu markanın davacı markaları ile görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzer olmadığını, birden fazla kelimeden oluşan markalarda kelimelerden birinin ortak olması halinde mutlak suretle karıştırma olacağı şeklindeki bir yaklaşımın Yargıtay tarafından kabul görmediğini, ayrıca bir markanın bütünü itibariyle nazara alınması gerektiğini, bu şekilde kelime benzerliği olan durumların Sınai Mülkiyet Haklarından faydalanma hakkını büyük ölçüde kısıtlayacağını, müvekkilinin markasının sadece ... olmayıp bir bütün olarak .... + şekil olduğunu, markanın .... kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana geldiğini,

... kelimesinin ingilizcede memleket ülke anlamına gelip polo ülkesi anlamına geldiğini, bu nedenle kavramsal olarak davacının markaları ile davalının markasının farklı olduğunu, davacının markasının tanınmış olduğu belirtilmiş ise de 2012 yılında verilen tanınmışlık kararının bu davanın açıldığı 2015 yılına kadar devam ettiğinin ispatlanamadığını, müvekkilinin haksız bir kazanç elde etme çabası içinde olmadığını, kararın hukuka aykırı olduğunu bildirmiştir.

DELİLLER

Davacıya ait 98/015284 tescil nolu .... markasının 8,9,14,16,18,21,25,27,28.sınıflarda ve 30/10/1998 tarihinde, .. tescil numaralı şekil markasının 25.sınıfta 11/09/1990 tarihinde, 2007/60909 tescil numaralı ... markasının 35.sınıfta 19/11/2007 tarihinde, .... numaralı .... markasının 25.sınıfta 25/03/1996 tarihinde, ... tescil numaralı ... markasının da 8,9,14,16,18,21,24,25,27.sınıflarda 03/08/1993 tarihinde tescil edildiği görülmüştür.

Davalıya ait 2012/36775 tescil numaralı .... markasının 3.sınıf emtialar için 18/04/2012 tarihinde tescil edildiği görülmüştür.

TPE 'den gelen yazı ekinde ... ibareli markanın sektöründe tanınmış bir marka olduğuna dair karar verildiği görülmüştür.

Yargılama sırasında alınan 26/05/2016 havale tarihli üç kişilik bilirkişi raporunda; davacıya ait markanın 2012 tarihi itibariyle tanınmış marka olduğu, davalı markasının davacının "..." ibareli markaları arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu, bu itibarla davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği yolunda görüş bildirildiği görülmüştür.

GEREKÇE

Dava, davacının tanınmış ... markası ile iltibas oluşturduğu iddiasıyla davalıya ait 03 ürünler için 18/04/2012 tarihli başvuru ile tescil edilen .. markasının hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesinin alındığı 89-104 sayılı AB direktivinin 4-1b maddesinin yorumu konusunda gerek Avrupa Adalet Divanının gerekse Yargıtay'ın konuya yorum getiren içtihatlarına göre: markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi somut durumun bütün önemli unsurları yani markanın piyasadaki eskiliği, tanınmışlığı, ürünlerin ve markaların benzerlik düzeyleri, ilgili alan tüketicisi bütün kriterler göz önüne alınarak, özellikle markaların dominant, baskın ve ayırt edici unsuru dikkate alınarak söz konusu markanın görsel, işitsel ve anlamsal benzerliğe göre markanın bıraktığı bütünsel izlenime göre yapılır.

Burada tüketicinin markayı bir bütün olarak hatırlayacağı, ancak bütünü aynen aklında tutması mümkün olmadığından markalardaki baskın ve ayırt edici özelliği önem arzettiği vurgulanmaktadır. Yine marka kapsamındaki ürün ve hizmetlerin benzerlik değerlendirilmesi de TPE'nin NİCE anlaşması kriterlerine göre benimsediği sınıflama idari nitelikte olup, ürünlerin benzerliği bakımından bağlayıcı değildir.

Avrupa Adalet Divanı CANON kararında, " ürün ve hizmetler arasında benzerlik değerlendirilmesi yapılırken ürün ve hizmetler arasındaki ilişkiyi karakterize eden bütün faktörlerin dikkate alınması gerektiği niteliği, kullanım amacını yönelik oldukları kitleyi, rekabetçi veya tamamlayıcı olma gibi unsurları içerdiği" kabul edilmiştir. Bu bağlamda yabancı mahkeme kararları ve Yargıtay kararlarında elbiseler, ayakkabılar, şemsiyeler, gözlükler ve saatler benzer kabul edilmiştir.

Bu unsurların tümünün bir arada olması gerekmeyip bir yada bir kaçının bir arada olması yeterlidir.

.... ibaresi davacının ticari ünvanının ayırt edici unsuru olduğu gibi ihdas edildiği 1967 yılından bu yana, başta ABD olmak üzere dünyanın çoğunluktaki ülkelerinde özellikle spor giysi, aksesuar, parfümeri vb... ürünlerin pazarlandığı parekende satış mağazalarının 35.sınıfta hizmet markası olarak kullanıldığı gibi, Türkiye'de de 35.sınıf hizmet markası olarak ve 08,09,14,16,18,21,24,25,27,28 ürün sınıflarında tescilli seri markaları mevcut olup, ... ibaresi bu markalarda ya tek başına yada başka ilave eklerle kullanılmış olup, markanın baskın ve tanınmış unsuru ... dur.

Dava dilekçesi ekinde sunulan delillerle de kanıtlandığı üzere dünya çapında çok sayıda satış noktası, dünyanın çoğunluktaki ülkelerindeki tescil sayısı, markanın milyonlarla ifade edilen yıllık ciroları, dünya basınına konu haberleri, tanıtımları ile gerek mağazacılık, gerekse spor giyim ve aksesuarları ürünleri konusunda dünyaca tanınmış bir marka olduğundan uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bununla ilgili Yargıtay'dan geçerek kesinleşmiş yargı kararları da zaten mevcuttur. Gerek marka değerlendirilmesinin hukuki bir konu olması gerekse, HMK'nın 187/2 fıkrası gereğince; herkesçe bilinen vakaların çekişmesiz sayılması nedeniyle davacının çok tanınmış olduğu bilinen markasının tanınmış olup olmadığının tespiti konusunda bilirkişi incelemesine de gerek bulunmamaktadır.

Davacının markasının ayırt edici tanınmış baskın unsuru... olup, davalı marka ise .... ibaresinden oluşmaktadır. ... ibaresi ingilizce ülke anlamında bir sözcük olup, ingilizcenin Türkiye de ortaokul hatta ilkokuldan itibaren okutulması nedeniyle Türkiye'deki okuryazarlık düzeyine göre tüketicinin çok büyük bölümü ülke anlamına geldiğini bildiğinden ve ülkenin de coğrafi yer olarak ayırt ediciliği bulunmadığından davalının markasının ayırt edici unsuru da ...'dur.

Dosyaya hatalı olarak sunulan Markalar Dairesi Başkanlığının yazısından da anlaşılacağı üzere, Türkiye'de başka bir firmaya ait ... ibaresinden oluşan tanınmış markada (...) mevcut ise de; davacının markasının dünyadaki kullanım başlangıcı 1967 olup, 1990 yılından itibaren de Türkiye'de.... ibaresinin baskın unsur olduğu tescilli seri markalar mevcut olduğundan gerek tescil gerekse tanınmışlık bakımından öncelik hakkı davacının ... markasına ait olduğu gibi, davacı markasının tanınmışlığı yerel olmayıp dünyasaldır ve çok tanınmış markalar arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla da gerek Paris ve Trips Sözleşmesi gerekse 556 sayılı KHK'nın 7 ve 8.maddeleri anlamında tanınmış marka olmanın yanı sıra marka üzerindeki öncelik hakkının davacı şirkete ait olduğu delil ve tescil kayıtlarıyla sabittir.

Diğer ... ibareli sonradan tescil edilip kullanımla tanınmışlık kazanan markalar, davacı markasının tescilinden sonradır. Nitekim, tüketici nezdinde davacı markası .... olarak bilinmektedir.

556 sayılı KHK'nın önemli hükümlerinin alındığı üye ülkelerin marka mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 89/104 nolu AB konsey direktivi ile bunda revizyon yapan 2008/95 nolu direktiv ile son revizyonu içeren 2015/2436 nolu direktivin tolerensla hak düşümünü düzenleyen 30 nolu gerekçesi ile 9. maddesinin 1. fıkrasında " sonradan tescilli markanın kullanımına önceki marka sahibinin 5 yıl süreyle ses çıkarmaması halinde önceki marka sahibinin artık sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemeyeceği" kabul edilmiş ise de,

aynı maddenin son fıkrasında " sonradan tescil edilen marka sahibinin markadan doğan hakları önceki marka sahibine karşı ileri süremeyeceği" kabul edilmiştir.

Türkiye'deki ilk tescilli marka sahibinin toleransla hak düşümü sadece tolere edilen marka için geçerli olup, bu prensibin sonucu olarak sonradan tescil edilen veya tescilsiz kullanımla ayırt edicilik kazanan markalarının varlığına rağmen önceki marka sahibinin hakları marka korunması bakımından diğer tüm üçüncü kişilere karşı olduğu şekliyle devam eder, tolerans nedeniyle bu hakların kullanımı da sonraki tecilli hak sahiplerine geçmiş olmaz.

Dolaysıyla da diğer sonraki tescilli markaların varlığı bu hakların kullanılmasına engel değildir. Bu kural direktivin uygulandığı tüm ülkelerde bu şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla da koruma koşullarının oluşup oluşmadığının tespitinde davacının toleransı ile hak kazanan sonraki markaların varlığı dikkate alınmaz. Önceki marka sahibinin hak üstünlüğü direktivin 17 nolu gerekçesinde de özel olarak düzenlenmiştir.

Buna göre önceden tescilli marka sonradan tescil edilen markaya üstün tutulur. Bu durum TRİPS sözleşmesinin 1. fıkrası ile de benzer şekilde kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da davalı markasının davacı markasına göre hükümsüzlüğü değerlendirmesi yapılırken davacının markasından sonra tescil edilen 3.şahıslara ait markaların hiç biri bu değerlendirmeye dahil edilemez. Değerlendirme, marka hukukuna göre davacının markası ile sonradan tescil edilen marka arasında hükümsüzlüğü gerektiren kriterlerin bulunup bulunmaması esasına göre yapılır.

Önceki markanın ilave unsurlar ile sonraki markadan aynen kullanılması durumunda önceki markanın sonraki birleşik marka içinde otonom kalıp kalmadığı ve ayırt ediciliğini koruyup korumadığının tespiti gerekir.

Dava konusu olayda davacının tanınmış ... markası davalı markasında da ... ilavesiyle kullanılmıştır. Davacı markasının belirtilen içtihatlar kapsamında davalı markası içinde bağımsızlığını koruduğu tartışmasızdır.

Daha önce değinildiği gibi davacının markasının ayırt edici tanınmış baskın unsuru ... olup, davalı markası ise .... ibaresinden oluşmaktadır. .... ibaresi ingilizce ülke anlamında olup, ingilizcenin Türkiye de ortaokul hatta ilk okuldan itibaren okullarda zorunlu ders olarak okutulması nedeniyle Türkiye de ki okuryazarlık düzeyine göre tüketicinin çok büyük bölümü ülke anlamına geldiğini bildiğinden ve ülkenin de coğrafi yer olarak ayırt ediciliği bulunmadığından davalının markasının ayırt edici unsuru da ....'dur.

Ancak, daha öncede belirtildiği gibi tescilli başka yerli markalarınında bulunması ve davacı markasının da halk arasında American ... olarak bilinmesi nedeniyle, davalı markasına eklenen bu ingilizce sözcükle davalı markası ile yabancı olan davacı markası arasında bir irtibat kurulmak istenmiştir. Dolayısıyla da ...ya ... sözcüğü eklenerek tüketicinin bu markayı davacı markasının yeni bir serisi veya yeni bir versiyonu olarak algılaması hedeflenmiştir.

... ibaresi davacı tarafından marka kapsamındaki çeşitli ürünlerde ürün markası olarak kullanıldığı gibi değişik ürünlerin pazarlandığı parekende mağazaların ismi olarak tüm dünyada tanınmış bir hizmet markasıdır.

Bu mağazalarda, spor giyiminin yanında kozmetik ürünlerinin de satıldığı davacı vekilinin dilekçe ile sunduğu tanıtım, broşür, ticari evrak ve fiyatlandırma listeleri ile anlaşıldığı gibi zaten davacının içinde ... ibaresinin bulunduğu 1993 yılından beri tescilli markalar arasında davalının markasının tescil kapsamına kalan parfümeri kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler sabunlar, diş bakım ürünleri, parlatma ve bakım ürünleri davacının marka tescilleri kapsamındaki bazı ürünler bakımından (98 015284 ) birbirini tamamlayıcı olarak benzer ürünlerdir.

Örneğin, davacının tescil kapsamındaki ürünler arasında makyaj çantaları, tuvalet eşyası kutuları, tuvalet aletleri, diş fırçaları, insanlar tarafından kullanılan bakım ve süs ürünleri de vardır.

Gerek bu ürünlerin bir birini tamamlar şekilde kullanılması, gerek tümünün insanlar tarafından bakım amaçlı kullanılması ve gerekse davacının marka kapsamındaki ürünlerle aynı satış noktalarında tüketiciye sunulması ve dahada önemlisi hizmet ve ürün markalarının da karıştırma riski değerlendirmesinde dikkate alınması nedeniyle davalı markası kapsamındaki ürünlerin davacının tanınmış hizmet ve ürün markası ile benzer marka ile piyasaya sunulması nedeniyle tüketicinin markanın orijnini karıştırma ihtimali doğduğundan 556 sayılı KHK'nın 8/1-b ve 9/1-b (42/1-b) maddeleri gereğince hükümsüzlük koşulları oluştuğu gibi,

davacı markasının KHK'nın 7/1-ı fıkrası bakımından Paris Sözleşmesi 1.mükerrer 6.maddesine göre tanınmış marka statüsünde olması, aynı markanın KHK'nın 8/4.fıkrası gereğince de tescili tanınmış marka olması itibariyle TRİPS sözleşmesi 16/3.maddesi gereğince; markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere benzemeyen mal ve hizmetler bakımından da bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı durumunda farklı ürün ve hizmetler içinde markanın hükümsüzlüğü zaten mümkündür.

Davacının tanınmış ...markasının kapsamındaki ürünlere benzer ürünlerin .... markasıyla pazarlanmasının davacının markasının imajına ve markayı tanıtmak için yaptığı yatırımlara zarar vereceği açıktır.

Davacı ...markası piyasadaki eskiliği ve yayıldığı coğrafi alan itibariyle çok yüksek düzeyli bir tanınmışlığa sahiptir ve .. ibaresinin markasal kullanımına yaygın olarak izin vermesinin markanın ayırt edici karakterini zayıflatacağı gibi davacının markayı tanıtmak için 10 yıllarca süre boyunca yapmış olduğu yatırımlardan haksız şekilde yararlanılması sonucunu getireceği açık olduğundan, ve özellikle kullanılan ürünlerin niteliği bakımından zaten yakınlık bulunduğundan markanın tanınmışlığı nedeniyle de esasen ürünlerin benzerliği değerlendirmesine de gerek bulunmayıp, belirtilen hükümler ve 556 KHK'nın 8/4, 7/1-ı,

42/1-a ve b maddeleri gereğince ürünler farklı kabul edilse bile tanınmışlık nedeniyle de davalı markasının hükümsüzlük koşulları oluştuğundan mahkeme kararı dosyadaki delillere uygun olarak verildiğinden istinaf talebinin üye ...'ın muhalefetiyle oy çokluğuyla reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur

KARŞI OY

Her ne kadar ilk derece mahkemesi kararında davacının ... esas unsurlu markalarının 3.sınıfta da tescilli olduğu yazılı ise de, dosya içerisindeki 14.05.2015 tarihli yazı ekinde gönderilen ... numaralı marka tescil belgelerinde davacının 3.sınıfta herhangi bir tescilinin bulunmadığı ve her ne kadar TPMK tarafından gönderilen 14.05.2015 tarihli yazı cevabında ... markasının tanınmışlığına ilişkin evrak suretlerinin de gönderildiği yazılı ise de, ... markasının tanınmışlığına ilişkin 10.07.1998 tarih ve ... sayılı başvuruya dair bu karara konu ...markasının davacıya ait olmayıp, dava dışı ....

A.Ş'ne ait olduğu, sonuca etkili olan bu hususun dahi mahkemece gözden kaçırılarak, dava dışı bir firmaya ait ve dosyaya yanlışlıkla gönderilen tanınmışlık kararının değerlendirmeye dahil edildiği ve bu iki hususun TPMK'dan yeniden sorulmadığı ve bu eksikliğin giderilmediği görüldüğünden eğer varsa davacının 3.sınıfa ilişkin marka tescil belgelerinin TPMK'dan celbi gerektiğinden ve ayrıca bir markanın geçmişte tanınmış marka olarak TPMK ya da bir mahkeme kararıyla kabul edilmiş olmasının, o markanın tüm mal ve hizmet sınıfları yönünden otomatik olarak korunması anlamına gelmeyeceği, her somut davada,

hükümsüzlüğü istenen marka tescil belgesindeki mal ve/veya hizmet sınıfları yönünden mülga KHK'nın 8/4 maddesindeki hallerden herhangi birinin söz konusu olup olmayacağının gerekçeli ve denetime elverişli bir bilirkişi raporu alınarak tartışılması gerektiği, dosyada mevcut bilirkişi raporunda davacının markanın tanınmış olduğu ve diğer sınıflarda da korunacağı kabul edilmiş ve bu rapor mahkemece esas alınmış ise de, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02/11/2010 tarih ve 2009/825 Esas, 2010/11154 Karar sayılı kararında açıklandığı üzere tescil belgesine ilişkin eksiklik giderildikten sonra 8/4 maddesindeki koşulların araştırılması gerektiği,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 07.10.2013 tarih ve 2013/751 Esas, 2013/17706 Karar sayılı içtihadına göre, bu davanın davacısından başka, ... Giyim Sanayi adlı bir başka şirketin ..." ve "..." markalarının da tanınmış marka olarak kabul edildiği, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 05.05.2014 tarih ve 2013/9804 Esas, 2014/8419 Karar sayılı içtihadına konu davada .... adlı başka bir şirketin "..." markasının da tanınmış marka olduğunun kabul edildiği,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.06.2016 tarih ve 2015/11290 Esas, 2016/6031 Karar sayılı içtihadına konu olayda ise bu defa .... adli bir şirketin "..." markalarının KHK'nın 8/4 maddesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek suretiyle kesinleşen yargı kararları bulunduğuna göre, her ne kadar Marka hukukunda karıştırma ihtimali ya da dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga 556 sayılı KHK'nin 8/4 maddesinde yer alan sulandırma, haksız yararlanma, itibara zarar verme hallerinden herhangi birisinin somut olayda mevcut olup olmadığı incelenirken, 3. kişilere ait markaların dikkate alınmaması gerektiği aşikar ise de,

TPMK tarafından dosyaya sehven başka bir .... şirketine ait, başka bir markanın tanınmış olduğuna dair karar örneği gönderilmesine rağmen mahkemenin bunu farketmediği ve dosyada 3. sınıfa ilişkin tescil kayıtlarının da TPMK'dan celbedilmemiş olduğu da dikkate alındığında, somut davada davacının ... markasının diğer tanınmış ... markalarından ne şekilde ayrıştığının ve her nasılsa ... ibaresini taşıyan birden çok tanınmış marka var iken, somut olayda KHK'nın 8/4 maddesinde yazılı hallerden hangisinin ve ne şekilde söz konusu olduğunun,

sektörel uzmanların da bulunacağı bir bilirkişi kurulundan ayrıntılı ve gerekçeli bir bilirkişi raporu alınarak tespiti, yahut bu eksiklikler giderildikten sonra değerlendirmenin buna göre yapılması gerekirken, "eksik soruşturma"ya dayalı ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddi kararına katılmak mümkün olmamıştır.