İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2018/1740 K.2021/715

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA

Davacı vekili dilekçesinde; Davacının Les Labaratories Servier şekil eserine ait telif haklarının ve 5. Sınıfta tescilli ... sayılı ve ... sayılı, şekil+servıer markalarının sahibi olduğunu, davalının ... şekil markasını ... no ile 39. sınıfta tescil ettirdiğini, davalının bu kullanımının davacıya ait güzel sanat eseri kapsamındaki şekil markasının kullanımının KHK 8/5-4 maddelerine aykırı olduğunu, FSEK kapsamında eser olarak korunan güzel sanat eserinin 1.12.1989 yılında ilk kez davacı yanca umuma arz edildiğini, davacının marka koruması yanında telif korumasından da faydalanmasını gerektiğini, davacı markasının tanınmış marka olduğunu, Davalı adına TPE nezdinde tescilli ... nolu ... şekil markasının hükümsüzlüğüne, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; Davanın, beş yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını, markalar arasında 556 sayılı KHKnın 7/l-(b) ve 8/1 -(b) maddeleri kapsamında iltibas bulunmadığını davacı şirketin ... ile ... sayılı 5. sınıfta tescilli olan markalarının tanınmış markalar olmadığını, davacının markalarının tanınmış marka olduğunu ispat etmesi halinde dahi 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinin 4. fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen koşullar gerçekleşmediğinden markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini, markalar arasında işitsel, görsel ve telaffuz açısından hiçbir benzerliğin bulunmadığını ve tescil oldukları sınıfların iltibasa mahal vermeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEME KARARI

İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 16.01.2018 tarih 2014/342 E. - 2018/15 K. sayılı kararıyla; "...toplanan deliller, TPE kayıtları, davacının şekil markasının özgün ve FSEK 4. maddesi kapsamında güzel sanat eseri olduğunun ve davacı markasının tanınmış marka olduğunun bilirkişi raporu kapsamından anlaşıldığı,

mahkemenin kabulüne göre davalının tacir olması nedeniyle markasında asli unsur olarak kullandığı üçgen şekil logosunun /eserinin ( mali haklarının davacıya ait olup, logonun birebir aynısının davalı yanca hiçbir hakkı olmadan markalarında aynen kullanıldığı) tesadüfen yaratıldığının ileri sürülemeyeceği, buradaki amacın farklı sektör dahi olsa davacının yarattığı haklı ün ve tanınmışlıktan faydalanma amacıyla tescil edildiği, bu duruma davacının katlanma yükümlüğünün bulunmadığı gibi, aksinin kabulü halinde , kötüniyetin korunduğu,

iyiniyetin himaye edilmeyeceği sonucuna ulaşıldığı ve bu durumu hukuk düzeninin asla himaye etmeyeceği, dolayısıyla davalı kullanımının 556 sayılı KHK’nın 8/4.maddesinde yer alan tanınmış markanın ayırt edicilik gücüne veya tanınmış markanın itibarına zarar vereceği, tanınmış markanın( fsek kapsamında korunan logonun ) aynısını tescil ettirmek suretiyle tanınmışlıktan haksız yarar sağlama amacı taşıdığı, tescilde davalının tacir olması nedeniyle iyiniyetli olmadığı , toplanan deliller kapsamına göre davalı markasının hükümsüzlük koşullarının tüm şartları ile oluştuğu" gerekçesiyle;

davanın kabulüne, davalı adına TPE nezdinde tescilli ... ... şekil markasının hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde kesinleşen kararın Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesine, karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU

Davalı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; mahkemenin gerek markaların incelenmesi, gerek şeklin FSEK kapsamında eser olup olmadığının değerlendirilmesi, gerekse de iltibas yönünden inceleme yaparken, müvekkilinin markasının tümünü dikkate almadan değerlendirme yapmasının hatalı olduğunu, -müvekkili tarafından kullanılan sembolün davacıya ait sembolün aynalanmış görüntüsü olmadığını, mahkemenin itirazlarını dikkate almadan ve ek rapor almadan değerlendirme yapmasının hatalı olduğunu, aynada yansıma için birebir aynısının ters duruşunda olması gerektiğini, davalının şeklinde 3 adet sağa, 3 adet sola bakan çizgi bulunduğunu,

davalı şeklinde ise 4 adet sol tarafa, 4 adet sağ tarafa bakan çizgi, ayrıca üstünde 9 kenarlı bir yıldız sembolü bulunduğunu, -davacı markasının birçok ülkede kullanılması, ilaç paketlerinin üzerinde görseller olması, tıp ve eczacılık alanındaki yayınlarda haber ve reklamlarının olmasının tanınmışlık için yeterli olmadığını, davacının markasının tanınmış olmadığını, bilirkişi raporundaki tanınmışlık tespitinin dayanaksız olduğunu, Paris Sözleşmesinin 6/3 bendinde, tanınmışlığın her ülke için ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını, -müvekkilinin markası ile davalı markasının işitsel,

görsel ve telaffuz açısından benzer olmadığı gibi, tescil oldukları sınıfın da farklı olduğunu, (Davacının 5. Sınıf, müvekkilinin 39. Sınıf) iltibasa mahal vermeyeceğini, -müvekkilinin markasının sadece şekil yönünden ve özellikle de kararın gerekçesinde davacının yarattığı haklı ün ve tanınmışlıktan faydalanma amacıyla tescil edildiği gerekçesinin hiçbir dayanağının bulunmadığını, davacı markası tanınmış olmadığı gibi, müvekkilinin depo ve saklama hizmeti verdiğini, davacının ise ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, bilirkişi raporunda Yargıtay HGK 2013/11-565 Esas-2014/427 sayılı kararı gereğince ,

müvekkilinin markasının 556 Sayılı KHK 42/1-b hükmünün 8/4 maddesine yaptığı atfa göre, müvekkiline ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği görüşü açıklanmasına rağmen mahkemenin aksi yönde karar vermesinin çelişkili ve hatalı olduğunu, marka içerisindeki şekil yönünden haksız yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme, iltibas yaratma sonuçlarının oluşmadığını, beyanla bütün bu açıklamalar ile resen gözetilecek sebeplerle kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesine karşı cevabında; bilirkişi heyetinin davacı markasının tanınmışlığını WIPO'nun 1999 tarihli Ortak Tavsiye Kararı'ndaki ölçütler kapsamında incelediğini, Yargıtay 11. HD'nin 13/04/2004 tarih ve 1999/9678 E-2000/3001 Karar sayılı kararına göre Paris Sözleşmesinin tarafı olan bir ülkede tescilli ve tanınmış olan markaların, ürünler Türkiye'ye hiç getirilmemiş olsa da tanınmış hale getirilmeleri koşuluyla ülkemizde de korunacağını, 556 Sayılı KHK 8/4 maddesinde tanınmışlık düzeyine erişmiş markaların, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile koruma sağlayacağının düzenlendiğini,

somut olayda "markanın ayırt edici karakterinin zedelenebileceği" halinin bulunduğunu, müvekkilinin logosunun, telif hakkına konu bir eser ve özgün olduğunu, bir mal veya hizmeti tanımlamayan, çağrıştırmayan bir işaretin (marka) olarak da ayırt edici nitelikte olduğunu, davalının şekli tek başına ve davacının kullandığı mavi renkte kullanmasının davacının tanınmış markasını zedeleyici nitelikte bulunduğunu, farklı sektörde de kullanılamayacağını, raporun aksi yönünde karar verildiği iddiasının doğru olmadığını, hakimin HMK 266.

Madde gereğince hukuki konularda bilirkişiye başvuramayacağını ve HMK 282.

Madde gereğince bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle serbestçe değerlendireceğini, mahkemenin markayı bütün olarak değerlendirerek ... unsurunu asli unsur olarak kabul ettiğini, davalının 8/5 maddesi kapsamında istinaf gerekçesi ileri sürmediği için ilk derece mahkemesinin 8/5 maddesi kapsamında telif hakkına ilişkin değerlendirme ve kanaatlerini kabul ettiğinin dikkate alınması gerektiğini beyanla istinaf başvurusunun reddini talep etmiştir.

DELİLLER

TPE kayıtlarından. 20/12/1900 başvuru numaralı şekil markasının, 05. Sınıfta "İspençiyari ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar ve sağlık bakımına mahsus müstahzarlar; tıbbi amaçlı dietetikmaddeler, bebek mamaları; flasterler, bandaj malzemeleri; diş dolgu maddesi ve diş hekimliği ile ilgili kalıp çıkarma maddeleri; dezenfektanlar;

zararlı hayvanların imhasına mahsus maddeler fungisidler, herbisidler." emtialarında, 27/07/1995 başvuru tarihli ... ibareli, ... sayılı markasının;"İspençiyarilerden kardiyovasküler, antidiyabetik oburluğa karşı, nefes alma ve sitostatik müstahzarlar ve merkezi sinir sistemi üzerinde hareket eden ürünler" emtialarında davacı adına tescilli olduğu görülmüştür.

Davalı adına 2010/16774 numaralı "..." markanın 13/03/2011 başvuru tarihinden itibaren davalı 39.sınıfta "Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil). Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri.Boru hattı ile taşıma hizmetleri.Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri." sınıfında 22/03/2011 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece hukukçu, grafik tasarımcısı ve Tıp Doktoru bilirkişilerden alınan 15/09/2017 tarihli heyet raporunda; davalının marka şeklinde yer alan geometrik sembolün, davacının marka şeklinde yer alan geometrik sembolün aynalanmış birer aynısı olduğunu, davacının sembolündeki dokuz kenarlı yıldız sembolünün davalının sembolünde bulunmadığını, davacı markalarının birçok yabancı ülkede tescilli olduğunu, Fransa da 01/01/2003 tarihinden itibaren ...'un tüm üyeleri, acente, franchise yada lisans alan tarafından kullanılmasının zorunlu olduğuna dair metin, markanın 17/09/1993 tarihinde Türkiye'de kullanıldığını gösterir yazışma,

uluslararası internet görselleri, ...

A.Ş.'ye ait internet sitesi görselleri, Türkçe ve İngilizce tanıtım katalogları, markanın tıp ve eczacılık alanındaki yayınlarından alınan haber ve reklam içerikli belgeler, marka sponsorluğunda gerçekleştirilen kongre, bilimsel ödül ve araştırmaları içeren belgelerden davacı markasının Türkiye ve pek çok ülkede uzun zamandan beri ilaç sektöründe kullanıldığını, ilaç sektöründeki kimseler tarafından bilindiğini, sektördeki bilinirliğin tanınmışlık seviyesine ulaştığını, davalı markasının tescil tarihinden dava tarihine kadar 5 yıllık dava açma süresinin geçirilmediğini, davacı 556 Sayılı KHK 8/4 hükmüne göre hükümsüzlük talep ettiğini,

davacı ve davalı markalarının benzer olduğunu ancak taraf markalarının sektörlerinin birbirinden uzak olduğunu, davacı markasının tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar sağlama, davacı markasının itibarına zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme sonuçlarını doğurmayacağını, davalı markasının KHK 8/4 maddesi kapsamında hükümsüz kılınamayacağını, davaya konu şeklin estetik değere sahip güzel sanat eseri olduğunu, ancak gerçek kişinin eser sahibi olacağını, davacının eserin mali haklarına sahip olduğunun tespit edilemeyeceği için KHK 8/5 hükmünün uygulanma kabiliyeti bulunmadığını beyan etmiştir.

Davalı vekili rapora itiraz dilekçesinde; rapordaki KHK 8/4-5 maddeleri gereğince hükümsüzlük koşullarının oluşmadığına ilişkin görüşe katılmakla birlikte, davalı markasındaki şeklin davacının şeklin aynadaki yansıması olduğuna dair görüşe katılmadıklarını, şekillerdeki çizgi sayısının farklı olduğunu, sol üst köşedeki yıldız sembolünün müvekkilinin markasında bulunmadığını, tanınmışlık tespitinin yerinde olmadığını sunulan delillerin yerinde olmadığını ileri sürmüştür.

Davacı vekili de bilirkişi raporuna itiraz etmiş; sektörler farklı olduğundan ayırt edici karakterin zedelenmeyeceğine yönelik tespite katılmadıklarını, davalının işareti tek başına kullanmasının zedelemeye yönelik olduğunu, 8/4 ve 8/5 maddeleri gereğince hükümsüzlük koşulunun oluştuğunu beyanla ek rapor yahut yeni bir heyetten rapor alınmasını talep etmiştir.

GEREKÇ E

Davacı vekili, müvekkilinin marka tescilindeki şekil unsurunun güzel sanat eseri olduğunu ve üzerinde telif hakkı bulunduğunu, ayrıca davalı markasının müvekkilinin tanınmış markaları ile iltibas yarattığını beyanla 556 Sayılı KHK 8/5-4 maddeleri gereğince hükümsüzlük talep etmiştir.İlk derece mahkemesince davacının markasının tanınmış olduğu, davacının markasındaki şekil unsurunun güzel sanat eseri olduğu ve birebir aynısının davalının markasında kullanılmasının tesadüf olmadığı, taraflar farklı sektörlerde olsa da davacının markasının tanınmışlığından faydalanma amacı güdüldüğü,

hükümsüzlük koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Mahkemece hukukçu, grafik tasarımcı ve doktor bilirkişinin bulunduğu heyetten rapor alınmış, kararın gerekçesinde bilirkişi raporundaki tanınmışlık değerlendirmesi ve davacı logosunun eser olduğunun tespitine yönelik tespitin mahkemece kabul edildiği, marka hukukuna ilişkin değerlendirmelerin ise kabul edilmediği, mahkemece değerlendirildiği açıklanmıştır.

Bilirkişi raporundaki tanınmışlık tespitine ve taraf markalarındaki şekil unsurluğunun benzer olduğuna dair bilirkişi görüşüne davalı vekilinin itiraz ettiği, mahkemece ek rapor yada yeniden rapor alınmadığı anlaşılmıştır. Bilirkişi heyeti tanınmışlık tespitinin WIPO kriterlerine göre yapıldığını beyan etmişse de; markanın sadece birçok ülkede tescil edilmesi tek başına markanın tanınmış olduğunu göstermez.

Davalı markasının 15/03/2010 başvuru tarihli olduğu, davalı markasının başvuru tarihinde davacı markasının tanınmış olup olmadığının tespiti gerektiği, davacı tarafça sunulan kongre, toplantı, ödül ve araştırma fonu sponsorlukları başlıklı belgelerin 2012-2013-2014 yıllarına ait olduğu, gazete haberlerinin bir kısmının 2010 yılı öncesine ait olduğu, bir kısmının ise 2010 yılı sonrası tarihini taşıdığı, yabancı ülkelerde de markanın kullanıldığına dair internet sitesi görsellerinin tarih içermediği, bilirkişi heyeti tarafından da denetlenmediği,

ilaç kutuları üzerindeki kullanımların tarih içermediği anlaşılmakla, bilirkişi raporunda, davalı markasının tescil başvuru tarihinde, davacı markasının tanınmış olup olmadığının tespitinin usulüne uygun olarak yapılmadığı kanaatine varılmıştır. Davalı vekilinin bilirkişi raporuna itirazında ve istinaf dilekçesinde, bilirkişi raporundaki, davacının sembolünün aynalanmış görüntüsünün kullanıldığına yönelik itirazda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilirkişi heyetinde grafik tasarımcı bilirkişi bulunduğu ve sembollerin benzer olduğu görüşüne yer verildiği anlaşılıyorsa da, güzel sanat eseri olduğu beyan edilen davacının logosunda, sol üstte yıldız bulunması ve çizgi sayılarının farklı olmasının, davalı kullanımında farklılık yaratıp yaratmadığı değerlendirilmemiş, davalı vekilinin itirazları yönünden ek rapor alınmadan karar verilmiştir. 6100 Sayılı HMK 266. Madde de.

"Mahkeme çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmaz." hükmü düzenlenmiştir.

Mahkemenin dava konusu ihtilafın çözümünün teknik bilgi gerektirdiğinden bahisle, bilirkişi görüşüne başvurduktan sonra, teknik konuda itirazları gidermeden, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu ile karar verdiği anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının 6100 Sayılı HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına, dosyanın davacı tarafın iştigal konusu ve markaların tescil sınıfları gözetilerek, marka uzmanı bilirkişi, eczacı bilirkişi ve grafik tasarım uzmanı bilirkişinin bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınarak, davacı markalarının davalı markasının tescil tarihi itibarıyla tanınmış olup olmadığı,

taraf markalarındaki logonun karşılaştırılarak, telif hakkına konu logonun davalı markasında kullanılıp kullanılmadığı, markaların tescil sınıflarının farklılığının etkisi konusunda rapor alınarak ve FSEK 8/4-5 maddelerine göre hükümsüzlük koşullarının bulunup bulunmadığı değerlendirildikten sonra karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile, 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince, İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'nin 16/01/2018 tarihli 2017/342 E. - 2018/15 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2-Dosyanın mahkememizin kararında işaret edilen hususlarda, yeniden bilirkişi raporu alınarak yargılamaya devam edilmek üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 3-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davacı-davalı tarafa iadesine, 4-İstinaf yargılama giderleri olarak; a)Davalı avansından kullanıldığı anlaşılan.