İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2019/1048 K.2022/79

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA

Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Türkiye ve dünyada tanınmış ..., ..., ... ve ... markalarının sahibi olduğunu, atıştırmalık çerez sektöründe dünyadaki en büyük satıcı unvanına sahip olduğunu, müvekkili ... adına ... ve ... sayı ile "..." ibareli marka başvurularında bulunulduğunu, başvuruların bültende yayınlanmasından sonra 07.06.2017 tarihinde davalı tarafından ... sayılı "..." ibareli marka başvurusunda bulunulduğunu ve marka başvurusuna müvekkilleri tarafından itiraz edildiğini, ... numaralı "..." markasının tescilli olduğu 29,30 ve 32. sınıf mal ve hizmetlerde 5 yıl süre ile kullanılmaması nedeniyle SMK'nun 26. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 130.sırada bulunduğunu, "..." markasının da tanınmış ve piyasada büyük paya sahip şirketlerden olduğunu, müvekkili şirketin ..., ... ve ... başta olmak üzere bir çok tanınmış markası bulunduğunu, müvekkilinin ... sayılı "..." ibareli markasını kullandığını, söz konusu markanın marka çalışmalarının davacı tarafın ... ve ... başvuru numaralı markalarının ilan tarihlerinden önce olduğunu,

müvekkilinin markasını kullandığını bilen davacı şirketin kötü niyetli olarak müvekkili adına tescilli markadan yararlanmak amacıyla iltibas yaratacak şekilde aynı ürün grubunda olan markaları tescil ettirmeye çalıştığını ve haksız rekabet oluşturduğunu, bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEME KARARI

İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 29.11.2018 tarihli 2017/580 E. - 2018/340 K. sayılı kararıyla; "... Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen kullanmama nedeniyle marka iptali, Kanun yürürlüğe girdiği tarihte iç hukuk sistemimizde yer almadığından ve Anayasa Mahkemesi kararı ile tüm sonuçları ile daha önce ortadan kalkmış olduğundan, 5 yıllık kullanmama süresi de Sınai Mülkiyet Kanununda yeni getirilen düzenleme ile yeniden başlayacağı, bu Kanunla ilk defa getirilen kullanma zorunluluğuna bağlanan sonucun ancak Kanunun yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra ortaya çıkabileceği, dolayısıyla 10.01.2022 tarihinden önce açılacak bu tür davaların mevsimsiz dava olmaları nedeniyle reddi gerektiği" gerekçesiyle; davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU

Davacılar vekili vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; davalının davaya konu ... sayılı ... markasının dava açılmasından önceki 5 yıl içinde kullanıldığını kanıtlayamamasına karşın mahkemenin davanın reddine karar verdiğini, mahkeme kararının şekli bir gerekçeye dayandığını, hakkaniyete ve yasal düzenlemelerin ruhuna da açıkça aykırı olduğunu, davanın 6769 Sayılı SMK 26. Ve Geçici 4. Maddeleri gereğince açıldığını, davalı şirket muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda bilirkişi heyetinin davalının ... sayılı ... ibareli markanın kullanılmadığını tespit ettiğini,

davalının tüm delillerinin dava konusu markanın değil ... sayılı şekil markasına ilişkin olduğunu, markanın kullanma yükümünün iç hukukta 556 Sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden beri ve kanun hükmünde olan Paris Sözleşmesi ve TRIPS anlaşmalarıyla yürürlükte olan bir hüküm olduğunu, şekli değerlendirme halinde dahi 4 günlük sürenin 5 yıllık süreye eklenebileceğini, dilekçe içeriğinde yer verdikleri hukuk kitaplarından alıntılanan görüşler, mahkeme ve Antalya BAM 11. Hukuk Dairesi'nin kararı ile marka sahiplerinin 556 Sayalı KHK'nın 1995'te yürürlüğe girmesiyle markayı kullanma yükümlülüğünün bulunduğunu bildiklerini,

mahkemenin kötü niyete ilişkin taleplerini incelemeden karar verdiğini, davalının sonraki marka başvurularının müvekkilinin markaları ile iltibas yaratacak ve tanınmışlığından yararlanacak şekilde yeniden hazırlandığını gösterdiğini beyanla, mahkeme kararının kaldırılarak davalının davaya konu ... sayılı ... markasının 6769 Sayılı SMK 26. Ve Geçici 4. Maddeleri hükmü gereğince iptaline, davalı markasının SMK 25. Ve 6/son maddesi uyarınca davalının markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER

TPMK kayıtlarından; davalıya ait ... numaralı "..." ibareli markanın 29, 30 ve 32.sınıflarda " Mısır, patates cipsi, patlamış mısır, makarna, yoğurt, reçel, helva, meyva suyu, kahve, kahve kreması" emtialarında 02.09.1994 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince marka vekili bilirkişi ile muhasip bilirkişiden alınan 18.06.2018 havale tarihli raporda; davalı tarafça "..." ürünlerinin ambalajına ilişkin ...

AŞ tarafından davalı şirkete düzenlenmiş 24/05/2017 tarihli fatura sunulduğu, davalı işyerinde yapılan incelemede ... tarafından 31/05/2017 tarihli e-fatura ile dava dışı ... A.Ş. Adına düzenlenen "..." açıklamalı 3.360 kolinin satın alınarak dava dışı ...

A.Ş.'nin yasal defterlerine kaydedildiği, davalı şirketin "..." markalı ürünler bulunan satış faturalarını ilk kez 2017/Haziran ayında düzenlemeye başladığı, 2017/06 ayında toplam 868.858,91 TL tutarında, 2017/07 ayında toplam 751.717,18 TL ve dava tarihi olan 2017/08 ayında 534.269,22 TL tutarında satış yaptığı, 01/06/2017 tarihinden önce içeriğinde "..." ibaresi geçen herhangi bir satışının olmadığının tespit edildiği,

6769 Sayılı SMK 26/4 maddesinde "talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz" hükmü gereğince dava tarihi olan 31/08/2017 tarihinden önceki üç ay yani 31/05/2017 tarihinden sonraki kullanımların dikkate alınamayacağını, davalı tarafından incelemeye sunulan satış ve ambalaj faturalarının TPMK nezdinde ... sayı ile tescil başvurusunda bulunulan ve ayırt edici karakteri farklılık arzeden ... ambalaj şekil markası olduğunu,

davalıya ait ... numaralı "..." markasının davalı tarafından 6796 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtildiği gibi dava tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca kullanılmadığını beyan etmişlerdir.

GEREKÇ E

Davacı tarafça, davalı adına tescilli ... başvuru numaralı 29/30/32. Sınıflarda tescilli ... markasının, dava tarihinden önce 5 yıldan fazla bir süre kullanılmadığından bahisle iptalinin talep edildiği, mahkemece yasada öngörülen 5 yıllık sürenin 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğe girdiği 10/01/2017 tarihinden itibaren başlayacağı davanın mevsimsiz açıldığından bahisle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Davanın 31/08/2017 tarihinde açıldığı ve uyuşmazlık tarihinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. 6769 Sayılı Yasa'nın 9. Maddesinde; "- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. (3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." hükmü düzenlenmiştir.

6769 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde, madde de sayılan hallerde Kurum tarafından markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiş, SMK 9/1-a maddesinde "9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olmasının" iptal sebebi olarak Kurum tarafından dikkate alınacağı düzenlenmiştir. 6769 Sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesinde;" (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.

(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır. (3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir." 6769 Sayılı Kanun'un 192/1-a maddesinde; " (1) Bu Kanunun; a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği" düzenlenmiştir.

İptali talep edilen davalı markasının, 02.09.1994 tarihinde, 29, 30 ve 32.sınıflarda " Mısır, patates cipsi, patlamış mısır, makarna, yoğurt, reçel, helva, meyve suyu, kahve, kahve kreması" emtiaları için tescilli olduğu anlaşılmaktadır.

556 Sayılı KHK 42. Madde de, tescilden itibaren beş yıl süre ile kullanılmayan markaların hükümsüzlük davalarının düzenlendiği, 42. Madde hükmü Anayasa Mahkemesi kararlarıyla iptal edilmiş ve kullanmamanın yaptırımı yönünden yasal boşluk doğmuşsa da, 556 Sayılı KHK 14. Madde de markanın kullanılma zorunluluğu düzenlenmiş ve 5 yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması halinde iptal sonucu bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin 14/12/2016 tarih ve 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı kararında, 14. Maddenin iptal gerekçesi, mülkiyet hakkının sınırlandırılması yahut sonlandırılması sonucunu doğuracak yasal düzenlemelerin Kanun ile yapılabileceği, KHK ile bu yönde düzenleme getirilemeyeceği açıklanmıştır. Bu durumda maddelerin iptal gerekçesi de göz önüne alındığında, markanın kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı ileri sürülemeyecektir.

Davalı tarafça yasal mevzuattan kaynaklanan kullanma zorunluluğunun bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu durumda mahkemece 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak 10/01/2017 tarihinin esas alınması yerinde olmamıştır.

Davalı markasının 12/05/1994 tescil tarihinden 31/08/2017 dava tarihine kadar 23 yıldan fazla bir süre geçtiği, davalı tarafça kullanımın ispatı yönünden ibraz edilen faturaların davaya konu markaya ilişkin değil, ... sayı ile tescil başvurusunda bulunulan ... ambalaj şekil markasına ait olduğu, davalı defter ve kayıtlarının incelenmesi sonucunda, davalının 01/06/2017 tarihinden önce içeriğinde "..." ibaresi geçen herhangi bir satışının olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

Markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği sınıf/alt sınıflar için, pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığı ispatlanamadığından, sunulan faturaların da dava konusu markaya ait olmadığı gibi, dava tarihinden önceki üç aya ilişkin olmakla dikkate alınamayacağından, mahkemece davanın kabulü ve davalı markasının iptaline karar vermek gerekirken, davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmediğinden,

davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile, davalıya ait ... başvuru numaralı ... markasının 6769 Sayılı SMK 9/1 maddesi gereğince 5 yıl süreyle kullanılmadığından iptaline karar verilmiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan gerekçe ile: 1-Davacılar vekilinin istinaf isteminin Kabulüne, 6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 29.11.2018 tarihli 2017/580 E. - 2018/340 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2-DAVANIN KABULÜNE, 3-Davalı adına tescilli, ... başvuru numaralı ... markasının 6769 Sayılı SMK 9/1 maddesi gereğince 5 yıl süreyle kullanmadığından İPTALİNE, 4-Karar kesinleştiğinde kararın TPMK'ya gönderilmesine, 5-İlk derece yargılaması yönünden.

A)Alınması gereken 80,70 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 49,30 TL harcın davalıdan tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına, B) Davacı tarafça yapılan 31,40 TL peşin harç, 31,40 TL başvuru harcı, 4,60 TL vekalet harcı, 222,30 TL posta gideri, 2.000 TL bilirkişi ücreti, olmak üzere toplam 2.289,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

C) Davalı tarafça yargılama gideri yapılmadığından karar verilmesine yer olmadığına, Ç) Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T.'ne göre 7.375,00 TL maktu vekalet ücreti taktirine, davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, 7-İstinaf yargılaması yönünden.

A) Davacı vekilinin istinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine, B) İstinaf yargılaması için davacılar tarafından yapılan 121,30 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 37,63 TL (posta-teb.müz.) giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,