İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/1994 K.2023/1352

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

ASIL DAVA

Davacı vekili asıl dava dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkilinin sanatsal malzeme alanında faaliyette bulunduğunu, özellikle sanatçılar için sanat malzemeleri ürettiğini, bu alanda ... nolu “...” markasını tescil ettirdiğini, 2013 yılından beri kendi buluşu olan ... isimli ürünü "..." markası altında sattığını, "..." markalı ürünün Türkiye’de lokomotif ürün haline geldiğini, davalı tarafın ... markasının ayırt edilemeyecek derecede benzerini kötüniyetli olarak kullandığını, davalı tarafın müvekkili ile ticari faaliyette bulunduğunu, müvekkilinin markasından haberdar olarak kötüniyetli olarak taklit ettiğini,

...com isimli sitede davalının "..." ibareli kullanımlarının olduğunu, açıklanan nedenlerle, davalının davacıya ait "..." markasına haksız tecavüz ve haksız rekabet ettiğinin tespitine ve önlenmesine, şimdilik 10.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ...com isimli sitede yer alan ürün ilanının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla;

müvekkilinin 27 yıldan bu yana el işi sanatları alanında faaliyet gösterdiğini, 2014 yılında ... isimli malzemeyi Çin’den ithal edip, 2015 yılının ortalarında hazırlıklarını tamamlayarak bir marka oluşturmaya çalıştığını, marka oluştururken "..." ibaresini esas unsur, "..." ibaresini ise yardımcı unsur olarak kullandıklarını, davacının marka olarak tescili mümkün olmayan bir ibareyi kendi adına tescil ettirdiği için kötüniyetli olduğunu, "..." markasının hükümsüz kılınması amacıyla dava açtıklarını, işbu davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, açıklanan nedenlerle, açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

BİRLEŞEN 2017/632 ESAS SAYILI DAVA:Davacı vekili dava dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkilinin sanatsal malzeme alanında faaliyette bulunduğunu, özellikle sanatçılar için sanat malzemeleri ürettiğini, bu alanda ... nolu “...” markasını tescil ettirdiğini, 2013 yılından beri kendi buluşu olan ... isimli ürünü "..." markası altında sattığını, "..." markalı ürünün Türkiye’de lokomotif ürün haline geldiğini, davalı tarafın "..." markasının ayırt edilemeyecek derecede benzerini kötüniyetli olarak kullandığını, davalı tarafın müvekkili ile ticari faaliyette bulunduğunu,

müvekkilinin markasından haberdar olarak kötüniyetli olarak tescil ettirdiği "..." ibareli markayı kullandığını, davalı tarafın "..." markası ile müvekkilinin "..." markasının ayırt edilmeyecek derecede benzer olduğunu. markanın 556 sayılı KHK'nun 8. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması gerektiğini, karşı tarafın müvekkilinin markasının tanınmışlığından kötüniyetli olarak faydalanmak amacıyla iş bu markanın tescili için müracaatta bulunduğunu belirterek, açıklanan nedenlerle, davalı adına tescilli ... numaralı "..." markasının hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla;

müvekkilinin 27 yıldan bu yana el işi sanatları alanında faaliyet gösterdiğini, 2014 yılında ... isimli malzemeyi Çin’den ithal edip, 2015 yılının ortalarında hazırlıklarını tamamlayarak bir marka oluşturmaya çalıştığını, marka oluştururken "..." ibaresini esas unsur, "..." ibaresini ise yardımcı unsur olarak kullandıklarını, davacı tarafın markasından önce müvekkilince "..." markasının oluşturulduğunu ve daha önce piyasaya sunduklarını, "..." ibaresinin tek başına tescil edilemeyeceğini, bu nedenle müvekkilinin "..." ayırt edici unsurunu kullandığını, "..." markasının hükümsüz kılınması amacıyla kendileri tarafından dava açıldığını,

açılan bu davanın da reddine karar verilmesini talep etmiştir.

BİRLEŞEN 2017/458 ESAS SAYILI DAVA:Davacı vekili dava dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkilinin 27 yıldan bu yana el işi sanatları alanında faaliyet gösterdiğini, 2014 yılında ... isimli malzemeyi Çin’den ithal edip, 2015 yılının ortalarında hazırlıklarını tamamlayarak bir marka oluşturmaya çalıştığını, marka oluştururken "..." ibaresini esas unsur, "..." ibaresini ise yardımcı unsur olarak kullandıklarını,

davalının marka olarak tescili mümkün olmayan bir ibareyi kendi adına tescil ettirdiği için kötüniyetli olan davacı tarafın "..." markasının cins belriten tanımlayıcı nitelikte olması nedeniyle 556 sayılı KHK'nın 7. ve 8. maddelerinde sayılan nedenlerle hükümsüz kılınması gerektiğini beliretrek, açıklanan nedenlerle, davalı adına tescilli ... nolu "..." markasının tescilli olduğu sınıflar yönünden hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkilinin sanatsal malzeme alanında faaliyette bulunduğunu, özellikle sanatçılar için sanat malzemeleri ürettiğini, bu alanda ... nolu “...” markasını tescil ettirdiğini, 2013 yılından beri kendi buluşu olan ... isimli ürünü "..." markası altında sattığını, "..." markalı ürünün Türkiye’de lokomotif ürün haline geldiğini, Türkiye’de ürünün eşinin bulunmadığını, "..." markasına yapılan yatırım ve harcanan sermaye ile markanın ayırt edicilik kazandığını, ürünün cins isminin ... olduğunu, ... ibaresinin bir kil çeşidi olmadığını, bu hususun ürünü tercih eden kitle tarafından da bilindiğini,

bu kitlenin "..." ibaresinin ürünün markası olduğunu bildiğini, aksi durumda markanın TPE tarafından tescil edilmek yerine reddedileceğini, davacı taraf ile müvekkili arasında ticari ilişki olduğunu, ürünü öğrenen davacı tarafın haksız olarak müvekkilinin markasını "..." markası adı altında taklit ettiğini, bu nedenle davacı tarafa karşı marka tecavüzünün önlenmesi talepli dava açıldığını belirterek, açıklanan nedenlerle, iş bu davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul Anadolu 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 28/09/2021 tarih ve 2016/195 Esas - 2021/158 Karar sayılı kararıyla; "... davacı-birleşen davalı ....'nin markasının "..." ibaresinden, davalı-birleşen davacı ....'nin markası ise "..." ibarelerinden oluşmakta olup, her iki marka da 28. sınıfta sayılan mal ve hizmetleri için tescillidir.

Davalı-birleşen davacı ....'nin markasında davacı-birleşen davalı ....'nin "..." markasının aynen yer aldığı, ayrıca başına "..." ibaresinin eklendiği, ancak bu ibarenin her iki markayı farklılaştırmak için yeterli olmayacağı, her iki markanın hitap ettiği ortalama tüketici kitlesinin çoğu zaman markaları yanyana aynı anda görme şansı olmadığı, bu nedenle aklında kalan şekliyle markayı hatırlayacağı, "..." markasını gördüğünde "..." markası ile karıştırabileceği veya aralarında bağlantı kurma ihtimalinin bulunduğu,

bu nedenle daha sonraki tarihte tescil edilen "..." markası için SMK'nun 6/1. maddesindeki hükümsüzlük koşulunun mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda kötü niyetli tescil nedeniyle de hükümsüzlük talep edilmiş olduğundan bu yönde de inceleme yapılmıştır.

Davalı-birleşen davacı ....'nin "..." markasını davacı-birleşen davalı ....'nin kendisine karşı asıl davayı açtığı 10/11/2016 tarihinden sonra 22/12/2016 tarihinde yaptığı başvuru sonucunda tescil ettirdiği, daha önce açılan dava nedeniyle davacı-karşı davalının "..." markasından haberdar olduğu ve bu konuda aralarında ihtilaf bulunduğunu bilerek marka tescil başvurusunda bulunduğu, bu nedenle marka tescilinin kötü niyetli olduğu, SMK'nun 6/9. maddesindeki hükümsüzlük koşulunun da mevcut olduğu kanaatine varılarak,

davalı-birleşen davacıya ait 2016 104530 numaralı "..." markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermek gerekmiştir.Asıl davayla ilgili yapılan yargılama sonucunda ise; marka hakkına tecavüz konusu, asıl davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 556 sayılı KHK'nin 9. ve 61. maddelerinde düzenlenmiştir.

556 sayılı KHK'nin 9/1-b. maddesinde, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve /veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir.Alınan bilirkişi raporları, taraflara ait marka tescil kayıtları ve tüm dosya kapsamı ile,

davacı-birleşen davalı ....'nin "..." markası ile karışıklığa neden olabilecek derecede benzer olan "..." markasının davalı-birleşen davacı ....'ne ait olduğu tespit edilen http://www...com alan adlı internet sitesinde modelleme kili ürünü üzerinde kullanıldığı, hatta "..." ibaresinin sayfanın sol tarafında ayrı olarak yazıldığı, "..." ibaresinin ise sağ tarafta ürünün görselinin yanında ayrı şekilde yer aldığı, davacı-birleşen davalının "..." markasının tescilli olduğu ürünlerin modelleme kilini de kapsadığı,

bu nedenle tarafların ürünlerini satın alabilecek ortalama tüketici kitlesinin ürünlerin davacı-karşı davalı ....'ne ait olduğunu zannederek satın alabilecekleri, tarafların ürünleri arasında karıştırılma ihtimalinin oluşabileceği, dava açıldıktan sonra davalı-birleşen davacının "..." markası tescil ettirilmişse de, dava açılmadan önce tescilsiz olarak kullanıldığı, ayrıca marka tescilinin de kötü niyetli olarak yapıldığı,

bu nedenlerle davalı-birleşen davacının bu kullanımının davacı-birleşen davalının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği, davacı-birleşen davalı ....'nin marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesini, durdurulmasını ve maddi ve manevi tazminat talep edebileceği, davalı-birleşen davacı tarafça ticari defter ve kayıtlar Mahkemeye sunulmadığından, davacı-birleşen davalının mahrum kaldığı gelirin kesin olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı,

bu nedenle BK'nun 50. maddesi uyarınca takdir edilmesi gerektiği anlaşılmakla, davacı-birleşen davalıya ait "..." markasının tescilli olduğu süre, tecavüze konu olan ürünün cinsi, tarafların ciroları, davalı-birleşen davacının kusur durumu dikkate alınarak 10.000,00 TL maddi tazminatın ve 10.000,00 TL manevi tazminatın hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varılmakla, asıl davanın da kısmen kabulüne, kısmen reddine." karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davalı - birleşen dosya davacısı ... vekili istinaf dilekçesinde.

"Esas dava davacının tescil ettirmiş olduğu ... ibaresinin cins (kil türünü) belirten bir teknik terim olması nedeniyle tek başına bir marka olarak tescil edilemeyeceğini ve dolayısıyla hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini,Ayrıca müvekkil şirketin esas dava davacısının .. ibaresini marka olarak tescil ettirmeden önce kendisinin .... markasını kullandığını ve tanınmış hale getirdiğini, ... isimli müşterisine ait faturayı dosyaya ibraz etmek suretiyle hem Kötü niyetli olmadığıımızı hem de bu marka üzerinde öncelikli hakkımızın olduğunu ispatladığımızı, "..." ibaresinin bir cins ve vasıf belirten bir ibare olduğu açık açık ortadayken,

dava dosyasına ibraz edilen 30.11.2018 tarihli ilk raporun aksine, 22.10.2019 ve 09.07.2020 tarihli bilirkişi raporlarında "..." ibaresinin tür cins belirten teknik terim olmadığının bildirilmesinin usule aykırı olduğunu,Raporlardaki karışıklık nedeniyle HMK 293. Maddesine dayanarak Prof. Dr. ... ile Doç.

Dr. ...'dan oluşan kuruldan Uzman Görüşü alıp dosyaya sunduklarını; uzman görüşünün mahkemece alınan ilk raporu destekler nitelikte olduğunu; diğer raporlarla ise farklı görüşler içermesi nedeniyle mahkemeden yeni bilirkişi heyetinden rapor aldırılmasını istemelerine rağmen, mahkemece bu talebin reddinin usule aykırı olduğunu, Müvekkil şirketin Esas dava davacısının ... ibaresini marka olarak tescil ettirmeden önce kendisinin ... markasını kullandığını ve tanınmış hale getirdiğini, müşterisine ait faturayı dosyaya ibraz etmek suretiyle kötü niyetli olmadığını ortaya koyduğunu,

bu sebeple kararda müvekkkilimin maddi ve manevi tazminata mahkum edilmemesi gerekirken maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesinin de usule aykırı olduğunu." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

GEREKÇE

Asıl dava, marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i ile maddi ve manevi tazminatı; birleşen davalar ise markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "ASIL DAVA YÖNÜNDEN.

Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE, -Davalının davacıya ait ... tescil numaralı "..." markası ile iltibas yaratacak derecede benzer olan "..." markasını kullanmak suretiyle davacının MARKA HAKLARINA TECAVÜZ ETTİĞİNİN VE HAKSIZ REKABETTE BULUNDUĞUNUN TESPİTİNE, -Markaya tecavüzün ve haksız rekabetin ÖNLENMESİNE, -Davalının "..." ibaresini internet ortamı dahil ürünleri ve iş evrakı ile tanıtım malzemeleri üzerinde kullanmasının YASAKLANMASINA, -10.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN; Birleşen 2017/632 Esas sayılı davanın KABULÜNE, -Davalıya ait ... numaralı "..." markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN. Birleşen 2017/458 Esas sayılı davanın REDDİNE." karar verilmiştir. Hüküm davalı - birleşen dosya davacısı .... vekili tarafından istinaf edilmiştir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Mahkemece iki ayrı bilirkişi heyetinden aldırılan raporlar arasında çelişki görülmesi üzerine, çelişkinin giderilmesi için oluşturulan yeni bilirkişi heyetinden rapor aldırılması isabetlidir.

Mahkemece itibar edilen ve denetime elverişli bulunan raporlar uyarınca; davacı ....'nin markasının "..." ibaresinden, davalı-birleşen davacı ....'nin markasının ise "..." ibarelerinden oluştuğu, her iki marka da 28. sınıfta sayılan mal ve hizmetleri için tescilli olduğu, taraf markaları arasında iltibas ve karıştırma ihtimalinin mevcut olduğu, ayrıca davalı - birleşen dosya davacısı ....'nin markasını işbu asıl davanın açılmasından sonra tescil ettirmesinin ayrıca kötüniyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve davalı markası yönünden hükümsüzlük şartlarının da oluştuğu anlaşıldığından;

asıl davada davacı markasına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve önlenmesi ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi; ayrıca birleşen mahkemenin 2017/632 Esas sayılı davada davalıya ait "..." markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi isabetlidir.

Davalı- birleşen dosya davacısı ...., birleşen mahkemenin 2017/458 Esas sayılı dosyasında, " Davacı- birleşen dosya davalısı adına tescilli ... nolu "..." markasının tescili mümkün olmayan bir ibarenin tescil ettirilmiş olması, "..." markasının cins belriten tanımlayıcı nitelikte olması nedeniyle nedenlerle hükümsüz kılınması gerektiğini" belirterek hükümsüzlük isteminde bulunmuş ise de; mahkemece aldırılan ve denetime elverişli bulunan 22.10.2019 ve 09.07.2020 tarihli bilirkişi raporları ve mahkeme değerlendirmesi ile, anılan markadaki ibarelerin tesciline engel bir durum olmadığı ve hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından,

işbu davanın reddine karar verilmesi de yerinde olduğundan; davalı - birleşen dosya davacısı .... vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.