İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/464 K.2021/824

KARAR NO 2021/824 Karar

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

NUMARASI: 2020/334 E. SAYILI ARA KARAR

DAVANIN KONUSU

Marka (Maddi Tazminat İstemli)

KARAR TARİHİ: 15/04/2021

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLDÜ

DAVA:Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinde; müvekkili şirketin “... Tic. Ltd. Şti.” ticaret unvanı ile 1998 yılında ticaret siciline kaydolarak tüzel kişilik kazandığını, o yıllardan itibaren kullanmış olduğu markanın ... ibaresi olup markanın esas unsuru olarak günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadığını, daha sonraki yıllar içinde müvekkili şirketin markasını ... Polikliniği, ... ve ...

MERKEZİ gibi farklı yan unsurlarla kullanmış olsa da ... ibaresinin bu markalarda hep esas unsur olarak varlığını koruduğunu, müvekkili şirketin 1999 yılından itibaren günümüze kadar ... ibaresini düzenli bir şekilde marka olarak kullandığını, davalının benzer bir isim olan "..." markasını aynı ve benzer hizmetler olan "sağlık hizmetleri" alanında kullandığını, davalı tarafın kullandığı “ümran diş” ibaresinin müvekkilin “ümran tıp” markasına ayırt edilemeyecek kadar benzerlik oluşturduğunu, markaya tecavüz oluşturduğunu, davalı tarafın "www.....com" alan adıyla da tecavüz ettiğini,SMK'nın 7.maddesi'ne göre markaya tecavüz teşkil ettiğini,

haksız rekabet oluşturduğunu beyanla, dava sonuçlanıncaya kadar davalının her türlü tabela, evrak, internet alan adı, emtia, belge, materyal ve sair alan üzerinde “...” ibaresinin kullanmasının engellenmesine, tecavüz fiillerinin tespitine, tecavüz fiillerinin durdurulması ve kaldırılmasına, “ÜMRAN” ibaresi yazan davalıya ait tabelaların kaldırılmasına, her türlü evrakın toplanması ve imhasına, davalının her türlü dokümanda, reklam, ilan, afiş, broşür, tabela, internet alan adı ve sair duyurularda her türlü yazışmada ÜMRAN ibaresini kullanmasının engellenmesine,

davalı tarafından her ne şekilde olursa olsun kullanmasının engellenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

TEDBİR KARARI

İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 10.11.2020 tarihli 2020/334 E.sayılı ara kararıyla. "1-İhtiyati tedbir talebinin KABULÜ ile tedbir talep eden eden tarafından karar tarihinden itibaren 1 HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde, 50.000,00 TL teminat veya muteber bir bankaya ait kesin ve süresiz teminat mektubu Mahkememize depo edildiğinde.

2-Davacının 2016/49234 tescil numaralı "..." markasındaki "..." ibaresinin davalı tarafça KULLANIMININ YASAKLANMASINA,3-Davacının tescilli "ÜMRAN" ibaresi yazan markasının, davalının her türlü tabela, döküman, reklam, ilan, afiş, broşür, evrak, emtia, belge, materyal, sair belge, materyal kullanımının ve her türlü yazışmada "..." ibaresini kullanmasının ENGELLENMESİNE, mevcut kullanım ve kayıtların mümkünse silinmesine aksi takdirde kaldırılmasına, 4-Davacının 2016/49234 tescil numaralı markasındaki "..." ibaresinin davalı tarafından www.....com alan adında kullanılmasının YASAKLANMASINA" karar verilmiştir.

Karara karşı davalı vekilince itiraz edilmiştir.

İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARAR. İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 27.11.2020 tarihli 2020/334 E.sayılı ara kararıyla; "...davalı tarafından dosyaya sunulan,dava dışı ... Ltd.Şti ile davalı arasında düzenlenen 01.10.2019 tarihli lisans sözleşmesine göre, dava dışı ...

Ltd.Şti'ne ait 2008/23946 numaralı ... isimli markanın kullanımının 5 yıl süre ile davalı şirkete verildiği,işbu sözleşmenin 11.11.2020 tarihinde sicile kayıt edildiği,lisansa konu marka ile davacı markası karşılaştırıldığında esas unsurun ... kelimesi olduğu,

uyuşmazlığında buradan kaynaklandığı,bu aşamada geçerli olarak değerlendirilen bir lisans sözleşmesinin varlığı nedeni ile davalının kullanımının yasal bir kullanım olarak değerlendirilebileceği fakat davalının markayı kullanımının da lisans sözleşmesine konu markadan farklı olarak ÜMRAN DİŞ şeklinde olduğu,bu durumda gerek lisans sözleşmesinin geçerli olup olmadığı,kullanımın lisans sözleşmesine uygun olup olmadığı,davacı markasına yakınlaştırılma şeklinde bir kullanım olup olmadığı,tecavüz ve haksız rekabet olup olmadığı gibi hususlar taraflar arasında öteden beri gelen çeşitli davalar ve marka tescil başvuruları ve itirazlarda

değerlendirilmek sureti ile kapsamlı bir yargılamayı gerektirdiği, mahkemece verilen tedbir kararının sonuçlarının ağır olabileceği fakat davacının da zarara uğrama ihtimali bir arada değerlendirildiğinde, HMK'nun 389 vd. maddeleri ile SMK'nun 159/2-c maddeleri uyarınca ,davacının olası zararlarının önüne geçilmesi, taraf menfaatleri arasında ciddi bir denge kurulması bakımından, davalı tarafından 100.000,00 TL.

Teminat yatırılması karşılığında ters tedbir kararı verilmesi gerektiği" gerekçesiyle ; " tedbire itirazının kısmen kabulüne, mahkemenin 10/11/2020 tarihli tedbir kararının ters teminat tedbirine çevrilmesine, teminat miktarının olası zararları da gözetilerek 100.000,00 TL olarak belirtilmesine, bir haftalık kesin süre içinde 6769 sayılı SMK. 159/2-c maddesi gereğince 100.000,00 TL teminat yatırılmadığı takdirde mahkemece verilen ihtiyati tedbirin devamına" karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU

Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; müvekkilinin markasını "...", "..." ve "..." gibi yan unsurlarla kullansa da, ... ibaresinin markalarda asıl unsur olarak korunduğunu, müvekkilinin yıllarca tescilsiz kullandığı Ümran esas unsurlu markasını ... şeklinde 2016/49234 numara ile 07/02/2017 tarihinde tescil ettirdiğini, müvekkilinin ... ibareli marka başvurularının davalı ile birlikte hareket eden "..." marka sahibinin itirazı üzerine reddedildiğini, İstanbul Anadolu 1. FSHHM'nin 2017/620 Esas sayılı dosyasında "..." markasının hükümsüzlüğüne karar verildiğini,

-davacı şirketin eski ortağı ... ortaklıktan ayrıldıktan sonra üç ayrı şirket kurarak "..." markasıyla davacı markasına tecavüz ettiğini ve haksız rekabette bulunduğunu, tedbir kararı çıkmamasının davalıyı yeni şubeler açmakta cesaretlendirdiğini,-davalı şirket marka kullanımlarının SMK 9/2-a anlamında değerlendirilemeyeceğini, davalılar lisans alanların marka sahibinin dahi kullanmadığı şekilde markayı davacının markasına benzeterek kullanmaya başladığını, bir markanın farklı unsurlarla kullanılma olarak kabul edilmesi için, markanın kullanılan şeklinin asıl markadan bağımsız bir marka olarak anlaşılmaması gerektiğini, farklı deyişle,

tüketicilerin farklı olarak kullanılan işaretle asıl marka arasında bağlantı kurmasının arandığını, davalı markasının "Son Durak" ibaresiyle birlikte kullanılması gerektiğini, "Son Durak Ümran" ibaresinin lisans verilen markanın esas ve ayırt edici unsuru haline geldiğini, -davalının hukuka aykırı markasal kullanımlarının engellenerek ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmesi gerektiğini, davalının bina üzerindeki tabelasında "son Duram Ümran Diş" ibaresini kullanarak karışıklığı önleyebilecekken yapmadığını,

-davalının kötü niyetli olduğunu,-davalı tarafın ilk kullanım savunmasının ve müvekkilinin marka tesciline yönelik iddialarının bu davanın konusu olmadığını, lisans alan ve marka sahibinin farklı şirketler olduğunu, lisans verenin bu davada taraf olmadığını, ... markasının tartışma konusu yapılmadığını, ... eski ortak olup birbirlerinin markalarına saygılı olduklarını, yıllarca yan yana kullandıklarını, bilirkişi raporunun doğru tespitler içerdiğini beyanla, mahkemenin 26/11/2020 tarihli kararının kaldırılarak, tedbirin devamına karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili istinaf dilekçesine cevabında;

davacı marka tescilinin 2017 tarihli, davalının lisans aldığı tescilin ise 2008 tarihli olduğunu, davacının ortağı olduğu firmadan ayrıldıktan sonra kötü niyetli olarak marka tescili aldığını, davacı markasının hükümsüzlüğü için İstanbul Anadolu 2. FSHHM'nin 2020/414 Esas sayılı dosyasında dava açtıklarını, hükümsüzlük davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini, müvekkilinin markayı lisans sözleşmesi kapsamında kullandığını, yaklaşık ispat koşullarının gerçekleşmediğini, markanın farklı unsurlarla kullanımının 6769 Sayılı SMK 9/2 maddesine uygun olduğunu,

müvekkilinin kullanımının tescil sınıfında ve Ümran esas unsuruna AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI ibareleri eklenerek kullanıldığını, taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiğini beyanla başvurunun reddini talep etmiştir.

DELİLLER

Bilirkişiler ... 21/10/2020 tarihli raporunda.

Davacı tarafa ait 2016/49234 dosya numaralı ... ibareli markanın 44.sınıf kapsamındaki "tıbbi hizmetler" emtiasında tescilli olduğuna, davalı ve davacı markalarındaki asli unsurun ÜMRAN ibaresi olduğunu, her iki markanın okunuşu, işitilişi ve görünüşü bakımından, ortalama hizmet alıcıları tarafından ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olduğunu, davalı tarafın ... ve ... ibareli markaları "ağız ve diş sağlığı "hizmetlerinde kullanıldığını, ilgili hizmetlerin davacı tarafa ait 2016/49234 dosya numaralı ÜMRAN TIP ibareli markanın 44. Sınıf kapsamındaki "tıbbi hizmetler" emtiası kapsamında olduğunu,

davalı tarafın www.....com web sitesi ve kefe konu ... Mahallesi,...

Caddesi N:..., 34760, Ümraniye/İstanbul adresindeki işyerinde, tabelalarda, kartvizitlerinde, kitapçılarında, broşürlerinde, antetli zarflarında, antetli kağıtlarında, reçetelerinde, klinik kapılarında vb. Tanıtım materyallerinde kullanıldığını, davacı markasıyla ayırt edilemeyecek düzeyde benzer ve aynı hizmetleri kapsamasından kaynaklı ortalama hizmet alıcıları nezdinde karışıklığa sebebiyet vererek iltibas yarattığını, dava dışı ... San. Ve Tic. Ltd.Şti.

Firması adına tescilli 2008/23946 ve 2019/112292 numaralı "Sondurak ... Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" ibareli marka kayıtlarında davalı lehine herhangi bir lisans kaydının bulunmaması ve markanın davacı markasından farklı olması sebebi ile davalı marka kullanımının haklı bir sebebe dayanamayacağını beyan etmişlerdir.

Davacı adına 44. Sınıfta 02/06/2016 tarihli ÜMRAN TIP ibareli 2016/49234 başvuru numaralı markanın tescilli olduğu görülmüştür. Dava dışı ....Ltd. Şti. Adına 44. Sınıfta "Tıbbi Hizmetler" sınıfında 24/04/2008 başvuru tarihli ...TIP MERKEZİ+şekil markası ile 44. Sınıfta "Tıbbi Hizmetler" sınıfında 13/11/2019 başvuru tarihli ... AĞIZ VE DİŞ SAĞLIGI MERKEZİ+şekil markasının tescilli olduğu, davalı tarafça 2008 tarihli markanın lisans sözleşmesi ile kullanıldığının ve TPMK'ya lisans sözleşmesinin tescil edildiğinin beyan edildiği anlaşılmıştır.

GEREKÇE

Davacı vekili dava dilekçesinde tescilli ÜMRAN TIP markasına dayanarak, davalının ÜMRAN DİŞ ibaresini tabelasında ve iş evrakları ile internet sitesi alan adında ve site içeriğinde kullanmasının durdurulması ve önlenmesi yönünde tedbir talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince 10/11/2020 tarihli ara karar ile tedbir talebinin kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin itirazı üzerine 27/11/2020 tarihli 2020/334 E.sayılı ara kararıyla itirazın kısmen kabulü ile, tedbir kararının ters teminat tedbirine çevrilerek davalı tarafın 100.000,00 TL teminat yatırmasına karar vermiştir.Davacı vekili istinaf dilekçesinde, davalının lisans yoluyla kullandığı markanın "SONDURAK ÜMRAN TIP MERKEZİ" ibareli olduğunu, ancak davalının tescil edildiği şekilde kullanmadığını, davacı markasına yakınlaştırılarak kullanıldığını beyan etmiştir.

Davalı vekili ise tedbire itirazında ve istinaf dilekçesine cevabında, kullanımının 6769 Sayılı SMK 9/2-a maddesinde düzenlenen "Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması" kapsamında kullanım olduğunu ve davacı markasının hükümsüzlüğü için İstanbul Anadolu 2. FSHHM'nin 2020/414 Esas sayılı dosyasında dava açtıklarını beyan etmiştir.

Dosya kapsamındaki taraf vekillerinin beyanlarından davacı ve davalı şirket ortaklarının, davadan önce farklı şirketlerde birlikte ortak oldukları anlaşılmıştır. Davacı taraf tescilden önce de ... markasını kullandığını, davalı taraf ise lisans alınan markanın daha eski tarihli olduğunu, davacının lisans alınan firmanın ortağı iken ayrıldıktan 9 gün sonra kötü niyetle marka başvurusunda bulunulduğunu ileri sürmüştür.

Taraflar arasındaki karşılıklı iddiaların yargılamayı gerektirdiği açıktır. Davacı markasının hükümsüzlüğü için dava açıldığı da gözetildiğinde, bu aşamada mahkemece 6769 Sayılı SMK 159/2-c maddesi gereğince ters teminata hükmedilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu kanaatiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.