İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/674 K.2023/323

İstinaf incelemesi için Dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili firmanın yıllardır av malzemeleri piyasasında yer alan, tanınırlığı yüksek, kendi çalışmaları kapsamında marka olmuş ve markaları ticari piyasada kabul edilmiş talep gören bir firma olduğunu, kendi oluşturduğu markalardan "..." dürbünlerinin müvekkil firma adına tescilli olup, iç ve dış pazarda müvekkil firma ile özdeşleştiğini, ancak davalı yanın, müvekkilin kendi adına tescil ettirmiş olduğu markaya ait dürbünleri hukuka aykırı olarak ticaretini yaparak,

ihraç ve ithal ederek ve iç piyasaya arzını sağlayarak müvekkilinin marka hakkına tecavüz ettiğini, 09 ve 13 emtia ürünleri açısından "..." markasının tescil edildiğini, TPMK'nın 9. sınıf emtia açısından belirttiği ürünlerin arasında dürbünlerin de yer aldığını, müvekkilinin "..." markasına dair esaslı olarak ürettiği ürünün de dürbün olduğunu, davalı yanın müvekkile ait "..." markasını içeren ürünlerin bire bir aynısının satıldığına dair bilgiler gelmesi üzerine,

davalı şirket adresine gidilerek ürünlerin bizatihi tespit edildiğini, hatta numune olmak üzere iki adet ürün dahi alındığını, ürün satın alımına ilişkin faturanın ekte sunulduğunu, Mahkememizin 2019/128 D.İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yapıldığını, müvekkile ait ürünlerin kopyalarının "..." markasıyla satışa hazır halde bulunduğunun tespit edildiğini ve davalı yan fiillerinin müvekkili haklarına tecavüz teşkil ettiğini iddia ederek,

tecavüzün önlenmesini ve men'ini, müvekkiline ait tescilli markanın kullanıldığı ürünlerin ve varsa reklam vasıtası, basılı evrakların, katalogların ve benzeri sair evrakların toplatılmasını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 25.000,00 TL maddi ve 100.000,00 TL manevi tazminatın, ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, davalı yan tarafından getirilen ürünlerin müvekkili ürünleri ile birebir aynı ürünler olması sebebiyle, maddi tazminat miktarından tenkisi sağlamak üzere, satılmayan kısımların müvekkiline teslim edilmesini,

Mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda itlaf edilmelerini ve verilecek hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 29/10/2020 tarihli dilekçesi ile, 25.000,00 TL olan maddi tazminat talebini, 289.197,24 TL olarak ıslah etmiş ve ıslah harcını yatırmıştır.Davalı vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin davacının markasına yönelik hiçbir saldırısı olmadığını, "..." markasının tanınmış markaya yönelik korumadan yararlanabilmesi için tanınmış markaya dair kriterleri sağlamış olması ve müvekkilinin kötü niyetli olarak markanın ününden faydanmış olması gerektiğini,

her ne kadar davacı tarafından Bakırköy Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin 2019/128 D.İş sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporunda her iki marka arasında benzerlik olduğu iddia edilmiş ise de, isim benzerliği olsa da, davacıya ait marka ile müvekkilinin sattığı markanın logolarının tamamen birbirinden farklı olup, benzerlik dahi göstermediğini, davacının dava konusu markanın Türkiye’de tanınmışlığının tescil tarihi itibari ile ispatlaması gerektiğini, ayrıca tanınmışlığa ilişkin delillerin, markanın korumanın talep edildiği ülkede ve başvuru tarihinde tanınmış marka olduğunu gösterir nitelikte olması gerektiğini,

davacı taraf markasını Türkiye içinde tescil etmiş olduğundan, müvekkili tarafından tamamı yurt dışına satılan ürünler ile ilgili olarak her hangi bir zarardan ya da haksız kullanımdan söz etmenin mümkün olmadığını ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI

"....Davacının davasının KISMEN KABULÜNE, davalının davacı adına tescilli "..." esas unsurlu markadan doğan haklarına tecavüzün önlenmesine ve men'ine, bu markanın kullanıldığı davalı ürünlerinin, reklam vasıtası ve basılı evrakların, katalogların toplatılmasına, el konularak imhasına,2-Toplam 108.376,81 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,3-Takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine,4-Fazlaya dair taleplerin reddine,.." şeklinde hüküm kurulmuştur.

İSTİNAF İSTEMİ

Davalı vekili Av. ... istinaf dilekçesinde özetle;Müvekkilinin ithal edip sonrasında yurt dışına ihraç ettiği ürünlere ait markanın, Çin'de kurulu ...

Ltd. adına 2010 yılında tescil edilen ... markası olup, usulüne uygun bir şekilde müvekkili tarafından gümrük işlemleri yapılarak alışı yapıldığını, müvekkilinin ürünleri, sahte veya taklit marka yahut ürünler olmayıp 2010 yılında tescilli olan markalı ürünler olduğunu ve gümrük mevzuatına uygun bir şekilde ithalatı ve ihracatı yapıldığını,Davacı tarafın, hiçbir zaman kullanmadığı,

kendisinin de tecavüz teşkil ettiğini iddia ettiği Çinli firmaya ait ürünleri sattığı halde kötü niyetli bir şekilde marka tescilini sağladığını, haksız rekabet oluşturacak şekilde ve kötü niyetli olarak huzurdaki davayı açtığını, marka hakkına tecavüz söz konusu olmadığını,Davacının ... no ile kendisi tarafından Türkiye'de tescil edildiğini iddia ettiği "..." markasının, aslen 2004 yılında Çin'de kurulmuş olan "...

LTD" firmasına ait olduğunu, ... firması tarafından 07.02.2010 tarihinde Sınıf 9 kapsamında, dürbün ürünleri için de tescil edildiğini ve "..." markasının ilk andan bugüne kadar başta Çin olmak üzere Dünya'nın birçok ülkesine satılan tanınmış bir marka olduğunu, davacının da "...

LTD" tarafından üretilen bu ürünleri alıp sattığını, ancak kendi adına tescil ettirdiği ... nolu "..." markasına ilişkin üretim ve kullanımı bulunmadığını, Davacının kendisi adına tescil ettirdiği marka ve logoyu kullandığı ve bu logoyu taşıyan ürünleri kendisinin üretip piyasaya sürdüğüne dair dosyada hiçbir somut delil bulunmadığını, haksız menfaat elde edildiğini, "..." markası Çin'li ... firması tarafından oluşturulmuş ve tüm dünyaya satılarak meşhur edilmiş bir marka olduğunu, bu markanın Türkiye'de tescil edilmemiş olmasının fırsat bilinerek kötü niyetli bir şekilde tescilini yaptırıldığını,

İnternette e-ticaret sitelerinde yapılan araştırmalar neticesinde davacının kendi markasını taşıyan hiçbir ürüne rastlanmadığını, mahkemece, davacı tarafın markasını kullanıp kullanmadığı, kullanım şeklinin ne olduğu üzerinde hiç durulmadığını, oysa ki www...com.tr internet adresine girildiğinde, Hakkımızda başlığı altında. "2009 Yılında ... San. Tic. LTD. Şti. Parakende ve mağazacılık olarak Av ve Doğa Sporları üzerine en iyi hizmeti vermek ilkesiyle kuruldu.

2015 Yılından itibaren ise ... Gibi Markalarla Çalışarak 1. Sınıf ithalat yapmaya başladı. (... markalı ürünler lisanslı ürünlerimizdir.) 2017 Yılında ... A.ş. Olarak Mağaza ve Atış Poligonumuz da Hizmete Açıktır.

Toptan ve Perakende Satışı olarak Avcılık, Kampçılık, Doğa Sporları ve Outdoor Giyim Üzerine Satışlarımız Devam Etmektedir", yine aynı internet sitesine bakıldığında da davacının bizzat, marka hakkına tecavüz oluşturduğunu iddia ettiği dürbün ürünlerine ait markayı kullandığı görüleceğini, Çin'li ... firması tarafından müvekkili firmaya 01.08.2018 tarihli marka yetki belgesi verildiğini ve bu yetki kapsamında Çin'den ithal edilmiş ürünler olduğunu, Çin'de tescilli bir markanın uzun yıllara dayanan geçmişi ve dünya çapında bir tanınırlığı olduğu da düşünüldüğünde, davacının "..." markasını Türkiye'de tescil ettirmesinin M.K.

2 kapsamında hakkın kötüye kullanılması olduğunu, davacı tarafından 2018 yılında ... markası için yapılan başvurunun mutlak reddi gerekirken TPE tarafından kabul edilmiş olması markanın kullanımının hukuka uygun olduğunu göstermeyeceğini, kötü niyetli tescil unsurlarını taşıyan davacı markasının hükümsüzlüğü yönünde dava açma hakkının kullanılacağını, davacının haksız ve kötü niyetli tescilinin mahkeme tarafından re'sen değerlendirilerek buna göre davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, davacının ... nolu "..." markasını tescil ettirmesi açıkça kötüniyetli olup,

davacı bu tescil ile başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına yönelik olarak tescil yaptığı ortada olduğunu, Davacının Çin'li ... firması ile arasında bu markanın Türkiye'de kullanım haklarının kendisine verildiğine dair ne bir lisans sözleşmesi de de distribütörlük ve bayilik sözleşmesi bulunmadığını, M.K.

2 kapsamında hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağını, mahkemenin yaptığı tazminat hesaplaması da hatalı olduğunu, Davacı tarafın, tazminatın, davalının marka hakkına tecavüzü olmasaydı marka sahibinin elde edebileceği muhtemel gelire göre hesaplanmasını istediğini, ancak bu tür bir hesabın yapılabilmesi için, davacının satışlarında bir azalma olup olmadığı tespit edilmesi gerektiğini, müvekkilin satış rakamlarından yola çıkılarak bu tür bir hesaplama yapılamayacağını, İkinci olarak,

tazminat hesabı bakımından esas alınan bilirkişi raporunda sektörden bir bilirkişi yer almadığını, makine mühendisinin uzmanlık alanı kapsamında av ürünleri, dürbünler ve bunların piyasası bulunmadığını, diğer bilirkişilerin birisi hukukçu, diğeri mali müşavir olduğunu, Bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada davacının sattığı dürbünler ve bunların davacı tarafından satış fiyatlarının ortalaması hesaplandığını, satış ortalamasının hangi hesaba dayalı olarak yapıldığı belirsiz olduğunu, kârın, brüt kârlılık üzerinden hesapladığını, malın maliyetine sadece, ithalat birim maliyetini eklediğini, diğer maliyet kalemlerini ise eklemediğini,

davacı tarafından sunulan dilekçelerde tazminat hesabının müvekkilin faturalarda belirttiği satış fiyatları esas alınarak yapılması talep edildiğini, davacının 27.11.2019 tarihli dilekçesinin bu yönde olduğunu, davacının satışlarının kârlılık oranlarının kabul edilmesi mümkün olmadığını,Davacının sunduğu faturada ise bir adet el dürbünü müvekkil tarafından 144,06 TL'ye satıldığını, O halde bilirkişi raporu esas alınarak bir üründen elde edilebilecek kârlılık miktarının 144 TL olarak hesaplanması ihtimalinde müvekkilinin söz konusu ürünü, tüm maliyetleri dahil, 0,60 Kuruşa alması gerektiğini ki bunun imkansız olduğunu,

Tecavüz iddiası kabul edilmemekle birlikte aksi halde yeniden rapor alınmasını, kararın kaldırılmasını talep etmiştir. Davalı vekili 08.03.2022 tarihli dilekçesi ile Bakırköy 1.FSHHM nin 2021/78 Esas sayılı dosyada ... numaralı ... markasının hükümsüzlüğüne ilişkin kararın son duruşma tutanak örneğini sunmuştur.

Davalı vekili Av. ... ve Av. ... istinaf dilekçesinde özetle;-markalar karşılaştırıldığında birebir benzerlik bulunmadığı sadece davacı markasının asıl unsuru ... kelimesinin davalının markasal kullanımının olduğu dosya kapsamına alınan bilirkişi raporunda tespit edildiğini, davacının markasına yönelik hiçbir saldırı olmadığını, ... markasının tanınmış markaya yönelik korumadan yaralanabilmesi için tanınmış markaya kriterleri sağlamış olması ve müvekkilimin kötü niyetli olarak markanın ününden faydanmış olması gerektiğini,

davacıya ait marka ile müvekkilinin sattığı markanın logoları tamamen birbirinden faklı olup benzerlik dahi göstermediğini, dava konusu markanın tescili yapıldıktan çok kısa bir süre sonra sınırlı sayıda satın alındığını ve satın alınan ürünlerin tamamını yurt dışına satıldığını bu nedenle müvekkili tarafından tamamı yurt dışına satılan ürünler ile ilgili olarak her hangi bir zarardan yada haksız kullanımdan söz emek mümkün olmadığını,

Tanınmış marka olmayan ve esasında bilinirlik için yeterli süre dahi geçmeyen markanın marka koruması altında olduğu düşünülse dahi müvekkili tarafından dava konusu ürünler yut dışı pazarına satıldığı için marka tanınmışlığından haksız olarak faydalandığı iddia edilemeyeceğini, kabul anlamına gelmemekle birlikte yerel Mahkemece hükmedilen taminat miktarı fahiş olduğunu, Gümrükten sorulması halinde müvekkilinin söz konusu ürünleri ne kara miktarda getirdiği ve bu ürünlerin maliyeti açıkça orta konulup sunulan faturalardaki satış fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde müvekkilinin kar marjının çok düşük olduğu ortaya çıkacağını,

Ayrıca yapılacak zarar tazmin hesaplamalarında müvekkili tarafından ürünlerin temininden sonra yapılan gider gider kalemlerinin de dikkate alınması gerektiğini, karlılık hesabında birim brüt satış karlılığının hesaplama dikkate alınmasının davacı tarafın haksız zenginleşmesine sebebiyet vereceğini, davacının defter kayıtlarında belirtilen faturalardaki fiyatlandırma ürünlerin perakende satış fiyatı olup hesaplamada dikkate alınamayacağını, bilirkişi tarafından brüt değil net karlılığın dikkate alınması gerektiğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

İNCELEME TPE den yapılan kontrolde ...numaralı ... markasının 26.02.2018 tarihli başvuruya istinaden 25.07.2018 de 09,13. Sınıflarda davacı adına tescil edildiği, 9.sınıfta dürbünler emtiasını kapsadığı görülmüştür.

Bilirkişiler makine mühendisi ..., marka vekili ..., Mali müşavir ... müşterek raporlarında sonuç olarak; “...” ibaresinin markasal anlamda kullanıldığı dikkate alındığında, davalı kullanımının, davacı markasıyla benzer olduğu, davalı kullanımının davacının tescil kapsamına giren mal sınıfında olduğu, davalı kullanımının davacı marka sahibinin herhangi bir iznine dayanmadığı,

davalının, markanın kapsadığı mallara yönelik kullanımının halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali doğuracağı, dolayısıyla davalı tarafın bu eylemlerinin, SMK’nın 7 ve 29. maddeleri gereğince davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı, marka hakkına tecavüz oluşturan ürünler ile iş ve tanıtım evraklarının SMK'nın 149-c/d/f maddeleri uyarınca toplatılması, üzerlerinden tecavüz konusu unsurların silinmesi,

silinemiyor ve tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise imhalarına karar verilmesi ve tecavüz oluşturan fiillerin durdurulması suretiyle (gerekirse internet üzerinden satışların engellenmesi yoluyla) marka hakkına tecavüzün giderilebileceği, davacının ibraz edilen ticari defterlerinin usulüne uygun tutulduğu,

davalının ibraz edilen defterlerinde yevmiye defterlerinin kapanış tasdiki olmadığı ve usulüne göre uygun tutulmadığı , davacının talebi doğrultusunda SMK'nın 151/2-a kapsamında davalının rekabeti olmasaydı elde edebileceği muhtemel gelirin toplamda 289.197,24 TL olarak hesap edileceği belirtilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesi ekinde davalı tarafından satın alınan ...

Markalı 2 adet dürbün fatura suretini sunmuş olup incelendiğinde; el dürbünü 8x30 144,069Tl ve el dürbünü 10-50x50 237,288TL ki kdv dahi toplam 2 dürbünün 450,00TL olarak yazılı olduğu görülmüştür.Davalı vekili yurt dışı satışlarına ilişkin faturaları sunmuş olup raporda yer alan 08.04.2019 tarihli faturaların Gürcistan'a yapılan satışlara ilişkin olduğu ve faturaların 200 adet ürün için 5959TL, 200 adet ürün için 5782TL ve 351 adet ürün için 7773,74TL olduğu görülmektedir.

GEREKÇE

Dava, markaya tecavüzün önlenmesi, meni, markaya tecavüz nedeni ile manevi tazminat ve SMK 151/2-a maddesi gereğince maddi tazminat istemlerine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Bu karara karşı davalı vekilleri, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur.İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır.Davalı vekili, istinaf aşamasında Bakırköy 1.FSHHM nin 2021/78 Esas sayılı dosyasında ... numaralı ... markasının hükümsüzlüğüne karar verildiğine ilişkin beyan dilekçesini sunmuştur.

Dairemizce UYAP üzerinden ilgili dosya yönünden inceleme talep edildiğinde; dosyada davacının ...LTD ŞTİ, davalının ... AŞ olduğu, davanın kabulü ile ... numaralı markanın hükümsüzlüğüne karar verildiği, dosyanın istinaf aşamasında olduğu görülmüştür. Bu durumda davacının iş bu davasının dayanağı olan ... numaralı ... markasının hükümsüzlüğüne yönelik davanın bekletici mesele yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle davalı vekillerinin istinafının kısmen kabulüne, sair hususların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.