İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2022/1617 K.2023/105

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 356. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma açılarak yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; ... markasının 2003 yılından bu yana müvekkili tarafından kullanıldığını, 1998 yılından bu yana TPE' de 2014 yılından bu yana da dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde uluslararası olarak tescilli olduğunu, ... ibaresinin aynı zamanda müvekkilinin ticaret unvanının esas unsuru olduğunu, ticaret unvanı olarak uzun süredir kullanıldığını, davalının müvekkilinin tescilli markasının ayırt edilemeyecek derecede benzerini tescil ettirdiğini ve ... ibaresini esas unsur olarak kullanarak iltibasa neden olduğunu, müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını,

davalının müvekkilinin markası ile aynı yazı karakteri ve aynı rengi taşıyan "..." ibareli araçlar ile taşımacılık yaptığını, ofis vitrinlerinde ve araçlar üzerinde "..." ibaresini öne çıkararak müvekkilinin markası ile iltibasa neden olduğunu, davalı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve Bakırköy 2 FSHCM de ceza davası açıldığını alınan bilirkişi raporunda ... ibaresinin esas ayırt edici unsur, ... ibaresinin ise yan unsur olduğu,

iltibasın gerçekleşmesi için gerekli tüm şartların oluştuğunun beyan edildiğini, davalının markasının müvekkilinin markası ile seri marka izlenimi yarattığını, TPE de davalı adına tescilli ... sayılı ... markasının tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğü, "www...com internet sitesine erişimin engellenmesini, davalının bu markayı taşıyan araçlarının durdurulmasını ve müvekkilinin markasının bu araçlardan ve etiketlerden çıkarılmasını, broşür, kartvizit, reklam malzemelerinin toplatılması" yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.Davalı vekilinin davaya cevap vermediği,

davalı vekilinin katıldığı duruşmalarda davanın reddine talep ettiği görülmüştür.

MAHKEME KARARI. Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 30/05/2017 tarihli 2016/196 Esas-2017/111 Karar sayılı kararıyla; "davacı tarafa ait markanın ..., davalı tarafa ait markanın ... ibaresi olup, markanın asli unsurunun ... ibaresi olup, ortak unsur olarak her iki markada yer aldığı, yine ... ibaresinin tanımlayıcı olduğu, her iki markada bulunduğu, davalı tarafa ait ... ibaresinin ayırt ediciliği olmayan bir ibare olduğu,

her iki markanın ortalama tüketici nezdinde aynı işletmeden gelen seri marka imajı olduğundan, ortak sınıfta tescilli olduğundan karıştırılma ve benzerlik söz konusu olduğundan davalı taraf markasının hükümsüzlüğüne, TPE kayıtlarından terkinine karar vermek gerektiği, -Markaya tecavüzün tespiti, meni yönünden tescilli bir markanın hükümsüz sayılıncaya kadar kullanma hakkı olup, davalı taraf kullanımının kendi marka tescili kapsamında olup, davacı taraf markasına yönelik bir tecavüz söz konusu olmadığından bu yöndeki talebin reddine karar vermek gerektiği" gerekçesiyle.

Marka hükümsüzlüğü yönünden davacıya ait ... tescilli markası dikkate alındığında davalıya ait ... sayılı ... şekil markası benzer sınıfta tescilli olup, ... ibaresi her iki markada da ortak olup, aynı işletmeyle bağlantılı seri marka imajı yaratıldığından davalıya ait marka benzer kabul edilmiş, ... sayılı ... şekil markasının hükümsüzlüğüne, TPE kayıtlarından terkinine, Markaya tecavüz yönünden, tescilli bir hakkın kullanımı söz konusu olup, davalı tarafın kullanımı kendi markası kapsamında olup, hükümsüz sayılıncaya kadar markayı kullanma hakkı olup bu yönde yerinde olmayan talebin reddine, karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURULARI.

Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; mahkemenin reddettiği kısım yönünden istinafa başvurduklarını, davalı tarafın müvekkilinin 01/20/2015 tarihli suç duyurusunda bulunmasından sonra marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin kullanım ve başvurusunun davalıdan çok önceye dayandığını, davalının müvekkilinin markasına tecavüzü söz konusu olduğundan ret kararının kaldırılmasını, davanın kabulüne arar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde;

mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu, taraf markaları arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığını, müvekkilinin markasının, 17/08/2016 tarihinde sicile tescil edilerek,17/08/2015 tarihinden itibaren koruma sağladığını, markaların karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını beyanla istinaf başvurusunun kabulünü talep etmiştir.

DAİREMİZİN KARARI

Dairemizin 06/11/2020 tarihli 2017/6352 Esas-2020/1860 Karar sayılı kararıyla; davacının markaya tecavüz nedeniyle dava açmadığı, dolayısıyla ilk derece mahkemesince talebin aşılarak karar verildiği gerekçesiyle markaya tecavüz yönündeki kararın kaldırıldığı, hükümsüzlük bakımından ise ilk derece mahkemesinin gerekçesi düzeltilerek davalının davacı tarafın Savcılık şikayetinden sonra, şekil unsurunu da benzetmek suretiyle tescil için marka başvurusunda bulunmakta kötü niyetli olduğu gerekçesiyle.

"Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE, -Davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE, -Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 30/05/2017 tarihli 2016/196 Esas-2017/111 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, - DAVANIN KABULÜNE, -Davalı adına tescilli, ... sayılı ... markasının davacı markası ile benzer olması ve kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne,

TPE kayıtlarından terkinine" karar verilmiştir.Dairemizin kararına karşı davacı vekili ve davalı vekili ayrı ayrı temyiz başvurusunda bulunmuştur.

YARGITAY BOZMA İLAMI.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25/05/2022 tarihli 2021/239 Esas-2022/4016 Karar sayılı kararıyla; "...28.03.2017 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında davalı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi üzerine davacının markaya yönelik tecavüzün tespiti ve meni talebiyle uyuşmazlığın tespit edilmesine rağmen Bölge Adliye Mahkemesince, marka hakkına tecavüzle ilgili talepler bakımından talebin aşılarak karar verildiği gerekçesinin doğru görülmediği, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerektiği.

Davalı temyizi yönünden; marka hakkına tecavüz iddiasıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikayet veya tecavüz davası marka tescilinde kötü niyetin varlığı için tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte gerek ceza davasında, gerekse tecavüz davasında hakkında verilecek mahkeme kararını bertaraf etmek için marka tescil başvurusunda bulunulması kötü niyetli başvuru olarak kabul edilmelidir.

O halde Mahkemece davalının “...” ibareli marka başvurusunu, tescilden önceki fiili kullanım nedeniyle hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayet başvurusunda bulunulmasından sonra tecavüz davasını bertaraf için marka başvurusu yapıp yapmadığı ya da başvurunun önceye dayalı bir hakkın varlığına dayanıp dayanmadığı gibi hususlar yönünden öncelikle varsa Ceza Mahkemesi dosyası getirtilerek araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırmaya dayalı yazılı şekilde karar verilmesinin doğru olmayıp bozmayı gerektirdiği" gerekçeleriyle, Dairemizin kararının davacı ve davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay bozma ilamı ve duruşma günü taraf vekillerine tebliğ edilmiş, davacı vekili takdiri mahkememize bıraktığını beyan etmiş, davalı vekili beyanda bulunmadığı gibi duruşmaya da katılmamıştır. Usul ve yasaya uygun görülen Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilerek, bozma kararı doğrultusunda yargılamaya devam edilmiştir.

GEREKÇE.

Marka hükümsüzlüğü ve terkin talepli davada; ilk derece mahkemesince markaların benzer olduğu, tescil sınıfının ortak olduğu, ortalama tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle davalı markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, markaya tecavüz talebi yönünden ise, tescilli bir hakkın kullanımının söz konusu olduğu, davalı tarafın kullanımının kendi markası kapsamında olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş, davacı vekili ve davalı vekili ayrı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Dairemizce celp ve tetkik edilen Bakırköy 3. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 2021/17 Esas (Eski numarası 2016/466 Esas) sayılı dosyasının celp ve tetkikinde; davacı vekilinin 01/10/2015 havale ve kayıt tarihli şikayet dilekçesi ile, şüpheli .... Ltd. Şti.

Aleyhine, davacı markasının ayırt edilemeyecek derecede benzeri ile hizmet verildiğinden bahisle şikayetçi olduğu, şikayet dilekçesi ekinde davalıya ait servis minibüs görsellerinin ve davalı işyeri camekanında "..." ve ... Personel ve Öğrenci Taşımacılığı" şeklinde kullanımlarının bulunduğu, aynı şekilde kullanımları gösteren fotoğrafların da ceza dosyasına sunulduğu, işyeri camekanında "..." şeklinde logonun farklı olduğu kullanımın olduğu görülmüştür.

Davalı şirketin tek ortağı ve yetkilisi olan ...'ün 22/10/2015 tarihli ifade tutanağında, firmayı 21/08/2013 tarihinde kurduğunu, bu isimde marka olduğunu bilmediğini, ... şirketine ait isim ve lofonun yazılış ve uygulanışının benzer olmadığını, kullanmış olduğu isim hakkı ile alakalı tescil ve marka belgesinin bulunmadığını beyan etmiştir. Büyükçekmece C.

Başsavcılığı tarafından marka vekili bilirkişiden alınan 02/05/2016 tarihli raporda, şüphelinin marka başvurusunun, şikayet ve ifade tarihinden sonra yapıldığı, işyeri tabelası, servis araçları, internet sitesindeki kullanımlarının markasal olduğu, eylemlerin markaya tecavüz suçunu oluşturabileceği beyan edilmiştir.

Davalı şirketin ticaret sicil kaydından, "her türlü toplu taşımacılık, okul, işyeri personel taşımacılığı servis ve nakliyat işleri yapmak ve yaptırmak" faaliyet alanında iştigal etmek üzere 21/08/2013 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. Ceza davasının derdest olduğu ve bu davanın neticesinin bekletici mesele yapıldığı anlaşılmıştır.

Dosya kapsamında bulunan marka tescil kayıtlarından; davacı tarafa ait markanın ... sayılı ... şekil markası olduğu, 39.sınıfta 01/12/1998 tarihinden itibaren sicile kaydedildiği, davalı tarafa ait markanın 27/10/2015 başvuru tarihli, ... sayılı ... markasının 17.08.2016 tarihinde sicile kaydedildiği anlaşılmıştır.

Tarafların taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdiği, davacı markasının 1998 yılından beri tescilli olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren ve tacir olan davalının davacı markasından haberdar olmamasının düşünülemeyeceği, davacı tarafça davalının davacı markası ve logosuna benzer marka ve logoyu kullanarak taşımacılık yaptığını ileri sürerek savcılığa 01/10/2015 tarihinde şikayet ettiği, davalı şirket ortağı ve yetkilisinin 22/10/2015 tarihinde ifade verdiği ve ifadesinde davacı markasından haberdar olmadığını, kendisinin de tescil belgesi bulunmadığını beyan ettiği, 5 gün sonra da giderek marka başvurusunda bulunduğu,

dava dosyası ve ceza dosyası kapsamında da davalı markasının daha önce kullanılarak ayırt edicilik kazandırıldığı ve hak elde edildiğinin ileri sürülmediği gibi bu yönde delil de sunulmadığı, savcılık soruşturmasından hemen sonra ceza dosyasında ve açılacak hukuk dosyasında hakkında verilebilecek mahkeme kararını bertaraf etmek etmek için, kötüniyetli olarak marka tescil başvurusunda bulunulduğu, kötüniyetli tescil nedeniyle davalı markasının tescilli olduğu tüm sınıflarda hükümsüzlüğüne karar verilmesinin yerinde olduğu kanaatiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin ön inceleme duruşmasında, davalı ve vekilinin yokluğunda, hükümsüzlük talebi yanında, markaya tecavüzün tespiti ve meni ile internet sitesine erişimin engellenmesini de talep ettiği, talebin HMK 141. Madde gereğince usule uygun olarak ileri sürüldüğünden incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Davanın 21/11/2016 tarihinde açıldığı ve uyuşmazlığın 556 Sayılı KHK hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, davanın açıldığı tarihte davalı markasının tescilli olduğu ve 556 Sayılı KHK'da tescilli markanın kullanılmasının markalar benzer olsa dahi hukuka aykırılık teşkil edeceğine dair bir düzenleme bulunmadığı gibi 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu henüz yürürlüğe girmediğinden, SMK 155. Maddenin de uygulanma ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yasal düzenlemeler bu şekilde olmakla birlikte, yukarıdaki paragrafta da açıklandığı üzere, davalı tarafça ceza ve hukuk davalarının etkilerinden kaçmak amacıyla kötüniyetli olarak marka başvurusunda bulunulması, davalıya geçmişe etkili olacak şekilde koruma sağlayarak davalının hukuka aykırı kullanımlarını hukuka uygun hale getirmeyeceğinden, markaya tecavüzün tespiti, meni ve davalının internet sitesine erişimin engellenmesi talebinin kabulü gerektiği kanaatiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına,

davanın kabulüne karar verilerek ve kazanılmış haklar korunarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur,

25/01/2023