İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2022/2067 K.2024/1148

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin ... Tic. Ltd. Şti. unvanı ve “..." markası ile 22.10.2010 tarihinde kurulduğunu, TPE nezdinde 16. sınıfta ... sayı ile marka tescilinin ve ayrıca ... adlı internet sitesinin bulunduğunu, davalı şirketin TPE nezdinde 16.18. ve 35. sınıflarda ... sayı ile tescil ettirdiğini "... şekil” ve 12.01.2012 başvuru 30.01.2013 tescil tarihli “..." markaları adı altında "... Tic. Ltd.

Şti." bünyesinde ürünlerini satışa sunduğunu, davalının Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin 2017/266 E. (Kapatılmadan önce Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin 2016/40 E. sayılı ) davası ile müvekkilinin aleyhine dava açtığını, Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin 2017/266 E. sayılı davasında toplanan delillerden de görüleceği üzere davalı tarafın "... Şekil " ve "...

Şekil" markları adı altında 16,18,35 emtia sınıflarını tescil ettirmişse de fakat tescil ettirdiği 2010 yılından bugüne kadar 16. mal ve hizmet sınıfı ile ilgili herhangi bir üretim yapmadığını,18. mal ve hizmet sınıfına yani kırtasiye ve promosyon sektöründe özellikle çantalar, ajandalar, kartvizit albümleri, defter ve kitap kapları, telefon fihristi, bloknotlar, sümen takımları, vb. ürünlerin üretimini yaptığını, müvekkilinin ise markasını tescil ettirdiği günden beri 16. emtia sınıfında hizmet verdiğini, ambalaj sektöründe özellikle baskılı ve baskısız koli bantları ve diğer bantların üretimini ve satışını yaptığını,

bu hususun her iki tarafın internet siteleri incelendiğinde de gözle görülebileceğini, davalının kullanmadığı alana müdahale ederek kullanımı engellemek istemesinin hakkın kötüye kullanımını ifade ettiğini belirterek davalının TPE’nde 09.01.2009 başvuru tarihli ... numara ile tescil ettirmiş olduğunu “... Tic. Ltd.

Şti’ markası ile tescil ettirmiş olduğunu, 16. mal ve hizmet sınıfında, başlangıcından itibaren hiçbir üretim yapmamış olması da gözetilerek, tescil tarihinden itibaren hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Dava dilekçesinde hangi kanun ve/veya kanun hükmünde kararnamenin hangi maddesine göre hükümsüzlük talep edildiğinin belirtilmediğini, SMK 26. maddesinin henüz yürürlüğe girmediğini, yayımından itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girdiğini, davanın hukuki bir dayanağı olmadığından reddine karar verilmesi gerektiğini, müvekkilinin 1979 yılından beri kırtasiyecilik faaliyetleri ile iştigal ettiğini, ürünlerini “... şekil" ve “...

Şekil” markaları adı altında "...Tic. Ltd.

Şti.” bünyesinde yurtiçi ve yurt dışında satışa sunduklarını, söz konusu markalarla 16. 35. ve 18. sınıflarda hizmet verdiklerini, son 10 yılda ürün çeşitliliği, reklam, fuar vb. ile tanınmışlığını ve bilinirliliğini arttırdığını, müvekkilinin markaları tescil edildikten sonra davacının markalarını taklit ederek "...’ adı ile şirket kurduğunu ve bu ibareyi ticaret unvanı olarak kullandığını, keza ... alan adı ile internet sitesi kurduğunu, söz konusu internet sitesi ile müvekkilinin internet sitesi alan adlarının ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarından karışıklığa neden olduğunu,

internet sitelerinde "..." isimli markanın sahibi olduklarını belirttiklerini, karşı tarafın gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiillere son vermesi için Beyoğlu ...

Noterliğinden 31.10.2013 tarih ... yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini, ihtarnameye cevaben 18.11.2013 tarihinde mail ile müvekkiline ait markaların tescilli olduğunu öğrendiklerini, bu aşamadan sonra firmanın adım değiştirerek ihtara konu benzer markayı kullanmayacaklarını bildirdiklerini, ancak müvekkilinin markasına tecavüzün devam etmesi nedeni ile Bakırköy 1. FSHH Mahkemesinin 2017/266 E. sayılı dava açıldığını, davanın ilk esasının 2014/37 olduğunu, Bakırköy 1. FSHH Mahkemesinin 2017/266 E. sayılı davasında karar duruşması yapılacakken bu davanın açıldığını ve bekletici mesele yapılması talebinde bulunulduğunu,

müvekkilinin başta kırtasiyecilik ve matbaacılık olmak üzere 16. sınıfın tamamında ürünler üreterek piyasaya sunduğunu, müvekkili markalarında yapılacak tüm değerlendirmelerin bu markaların tanınmışlığının göz önüne alınarak yapılmasının gerektiğini, davacının kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin 16. sınıfın tamamında üretim yaptığını ve hizmet verdiğini, markasını ihracat işlemlerinde, ambalajlarında, ürün etiketlerinde, ürünlerin ve hizmetlerin reklamlarında, faturalarında, internet sitesinde kullandığını, davanın usul ve esastan reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI

"DAVANIN KISMEN KABULÜNE, 1-Davalı adına ... no ile 16.sınıfta tescilli "... + şekil " markanın "Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri, (mobilyalar ve cihazlar hariç) " için kullanıldığı anlaşılmakla, bu emtialar yönünden HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİNİN REDDİNE, 2-Davalı adına ... no ile 16.sınıfta tescilli "... + şekil" markasının "Kağıt, karton(mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler(Kırtasiye amaçlı ürünler hariç). Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. Basılı evraklar, basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar,(pullar). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar" için kullanılmadığı tespit edildiğinden, markanın sayılan bu emtialar açısından HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE," Şeklinde karar vermiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili istinaf isteminde; markanın kullanılmaması üzerine iptali Mahkemeden istenemeyeceğini, müvekkili şirketin, 1979 yılından bu yana kırtasiyecilik faaliyetleri ile iştigal etmekte olduğunu ürettiği ürünleri "... Şekil" ve "... Şekil" markaları adı altında "... Tic. Ltd.

Şti." bünyesinde satışa sunmakta olduğunu, sektörün önde gelen firmalarından olduğunu, davacı tarafından, müvekkilinin tescilli markaları taklit edilmek suretiyle "..." adı ile şirket kurulduğunu, davacı firmanın tüm basılı evraklarında "..." ibaresini kullandığını, "www..." alan adı ile internet sitesi kurduğunu, davacının müvekkilinin haklı ününden ve ticari portföyünden faydalanmakta olduğunu, davacıya ihtarname gönderildiğini, "müvekkiline ait markaların tescilli olduğunu öğrendiklerini,

bu aşamadan sonra firmanın adını değiştirerek ihtara konu benzer markayı kullanmayacaklarını" cevaben bildirdiklerini,Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2017/266 E. sayılı dosyası ile dava açıldığını, davanın ilk esası 2014/37 olduğunu, davacının dosya karar aşamasına gelmişken dava açarak bekletici mesele yapılması talebinde bulunduğunu, kötüniyetli olduğunu, TMK 2maddesinin dikkate alınması gerektiğni, markanın "..." olarak kullanılmış ve maruf ve meşhur hale getirilmiş olduğunu, hem Türkiye de hem de dünyada tanınmış marka olduğunu,

uzun yıllar başta kırtasiyecilik ve matbaacılık olmak üzere 16. sınıfın tamamında ürünler üreterek piyasaya sürdüklerini, markanın ihracat işlemlerinde, ambalajlarında, ürünlerin etiketlerinde, ürünlerin ve hizmetlerinin reklamlarının yapılmasında, faturalarında, internet sitesinde kullanmakta olduğunu, SMK ile getirilen "kullanmamaya dayalı iptal" müessesesi Kanun yürürlüğe girdiği tarihte hukuk düzenimizde yer almadığından ve Anayasa Mahkemesi kararı ile tüm sonuçları ile daha önce ortadan kalkmış olduğundan, 5 yıllık kullanmama sürenin yeniden başlayacağını,

bu Kanunla ilk defa getirilen kullanma külfetine bağlanan sonuç ancak Kanunun yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra ortaya çıkabileceğini, bu yönden davanın reddi gerektiğini,Markayı kullanmama def’ine ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacağını, Müvekkilinin daha evvel açmış olduğu tecavüz ve tazminat davasında, davalı taraf böyle bir defiyi ileri sürebilecekken dava açmasının kanuna uygun olmadığını belirterek kararın kaldırılmasını talep davanın reddini talep etmiştir.

İNCELEME İptali talep edilen ... numaralı ... markası 09.01.2009 tarihli başvuruya istinaden 11.01.2010'da davalı adına 16 ve 35. sınıflarda sicile tescil edilmiştir.İptali talep edilen 16.sınıfın tescilli alt sınıfları. "Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler.

Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.

Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar." şeklindedir.SMM bilirkişisi ... raporunda özetle.

Davalı tarafın TPMK nezdinde ... sayı ile tescilli markasını,16. sınıfın alt sınıfı "Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri" emtiaları imalatı ve satışı faaliyetinde ciddi olarak kullandığı, 16. sınıfın diğer alt sınıfları olan. "Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler ( Kırtasiye amaçlı ürünler hariç). Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar) ...Büro makineleri, Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar." emtiaları bakımından ise imalatı ve satışı yapılan ürünlerde kağıt, karton, plastik malzeme ile matbaa ve ciltleme malzemeleri kullanıldığı hususlarının Mahkemenin takdirinde olduğu, "Büro makineleri, Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar." emtiaları bakımından herhangi bir kullanımı olmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.Mahkemece SMM bilirkişi ve marka vekili ... alınan müşterek bilirkişi kurulu raporunda özetle.

Davalının "..." markasını, fatura katalof web sitesine göre; suni deri evrak çantaları, organizerler ajandalar, VIP not defterleri, sümenler, sekreter bloknotlukları, klasörler, dosyalar, kartvizit albümleri, menü kabı ve adisyon kutuları üzerind eyoğun ciddi kullandığı tespit edilmekle 16.sınıf yönünden değerlendirildiğinde sadece “Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç)” için ciddi olarak kullandığı, bunun dışında kalan "Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler ( Kırtasiye amaçlı ürünler hariç).

Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar" üzerinde kullanmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

GEREKÇE Dava, markanın kullanmama nedeni ile iptali istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır.Dava tarihi olan 31/10/2017 itibarı ile SMK yürürlüktedir. SMK'nın geçici 4.maddesinde.

"26.madde hükmü yürürlüğe girene kadar iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır" şeklinde düzenlenmiş olup yürürlük maddesi olan 192.maddesinde ise "26.maddenin kanunun yayım tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceğine" yer verilmiş olmakla markanın kullanmama nedeni ile iptali istemi yönünden mahkeme görevlidir.Davalı vekili, davacının dava açmakta kötüniyetli olduğunu ileri sürmüş ise de; kullanmama defi marka sahibi tarafından açılacak davada defi yolu ile ileri sürülebileceği gibi, ayrı dava açılarak da talep edilebilecek olmakla bu yöndeki istinaf istemi yerinde görülmemiştir.

Bununla birlikte markanın kullanılması yönünden yasa koyucu tüm marka sahiplerine yasal bir yükümlülük getirmiş olup davalı yanca davacı aleyhine markaya tecavüz iddiası ile dava açılmış olduğu da dikkate alındığında davacının hukuki yararı da mevcuttur. Davalının markasının 11/01/2010 tarihinde tescil edildiği, dava tarihi itibarı ile 5 yıllık sürenin dolduğu dikkate alındığında somut uyuşmazlıkta; davalı marka sahibinin markanın kullanıldığını ispatlaması gereklidir.

Mahkemece alınan son bilirkişi raporu yeterli nitelikte olup raporda davalı markasının kullanıldığı sınıflar tek tek tespit edilmiş olmakla mevcut delil durumuna göre markanın "kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilya ve cihazlar hariç)" alt sınıfı dışında ciddi kullanım ispatlanamadığından davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir.Açıklanan nedenle ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından davalı vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.