Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2010/8788 K.2012/10516

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19.03.2010 tarih ve 2006/512-2010/49 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı-karşı davacı ...Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12.06.2012 günü hazır bulunan davacı-karşı davalı vekili Av. Hande Hançer ile davalı-karşı davacı vekili Av. ... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, Japonya da kurulan ve dünya çapında faaliyet gösteren müvekkilinin tüm dünyada TIGER sözcük markası ile ŞEKİL markasının bulunduğunu, ayrıca ASICS ve ASICS TIGER markalarının da mevcut olduğunu, 1950'li yıllardan beri TIGER markasını, 1960'lı yıllardan beri de ŞEKİL markasını spor ayakkabılarında ve her türlü spor malzemelerinde kullandığını, müvekkilinin Türkiye'de ilk kez 1982 yılında marka tescili elde ettiğini, halen 120 ülkede ŞEKİL markası tescili bulunduğunu, TIGER markasının ise dünya çapında 86 ülkede tescilli olduğunu, bu markalarının yaratıcısının, telif hakkı sahibinin ve gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu,

bu markaların dünya çapında tanındığını, davalının ise davacının ŞEKİL markalarının aynısını ve benzerlerini tescil ettirip TIGER markası ile ayniyet derecesinde benzer olan TAYGER markasını da tescil ettirdiğini ve müvekkilinin markalarını birebir taklit ederek bu markaların tanınmışlığından yararlanmaya çalıştığını, davalının gerek tescillerinin gerekse fiillerinin haksız ve kötüniyetli olduğunu, aynı sektörde bulunan davalının müvekkilinin markasından ve bu markanın tanınmışlığından haberdar olması gerektiğini ileri sürerek davalıya ait 135649, 88089, 92854, 92901, 95944,

137706 ve 109367 nolu markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinlerine, davalı tarafından TAYGER markası ile ŞEKİL markalarının herhangi bir mal veya hizmet üzerinde kullanılmasının önlenmesine, verilecek kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin ŞEKİL markasını ilk kez 1982 yılında, TAYGER markasını ise ilk kez 1979 yılında tescil ettirdiğini, her iki markanın da spor ayakkabıları konusunda tescili bulunduğunu, ŞEKİL markasının yaratıcısı ve gerçek hak sahibinin davacı olduğu iddiasının ispatlanamadığını, tanınmışlık iddiasının da doğru olmadığını, müvekkilinin markalarını tescilden bu yana 24 yıldır kullandığını, müvekkilinin 109367 sayılı tescilin hükümden düştüğünü , müvekkilinin markalarını spor ayakkabısı emtiası üzerinde kullanmak üzere yaptırımlar yaptığını, gerçek hak sahibinin TAYGER markası yönünden ve şekil markası yönünden müvekkili olduğunu,

davacının, davalının marka tescilinden haberdar olduğunu, bugüne kadar bekleyerek bu davayı açmasının kötüniyetli bir davranış olduğunu ve Medeni Kanunun 2. maddesi anlamında sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiş, karşı davasında ise davacıya ait 140162, 139163, 78580 sayılı markaların hükümsüzlüğüne, davacı karşı davalının müvekkiline ait marka hakkına vaki tecavüzünün tespitine durdurulması ve men'ine, haksız rekabetin tesbit ve men'ine, verilecek kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait TIGER markası ile ŞEKİL markalarının davalının tescil başvurularının yapıldığı tarihlerde dünyanın pek çok ülkesinde tescilli olduğu, WIPO kriterlerine göre ve yapılan reklam ve tanıtım harcamalarına göre tanınmış marka niteliğinde bulunduğu, davacının TIGER markası ile davalının TAY.GER, eTAYGER markaları çok büyük ölçüde benzer olduğu, ŞEKİL markalarının da benzer olduğu,

alıcıların davalıya ait ürünü, davacı tarafından üretilen ürünler olduğu zannedilerek satın alınabileceği ayrıca davalı şirket tarafından davacıdan lisans alınarak üretilen ürünler olduğu kanaatinin ortaya çıkabileceği, davalının marka tescil başvurularını yaptığı sırada kötüniyetli olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalı şirketin dünya çapında tanınan davacıya ait marka tescillerinden haberdar olmamasının mümkün görülemeyeceği, davalının tescillerinin kötüniyete dayandığı, dava konusu markaları Türkiye'de davacı tarafından davalının tescillerinde çok daha eski tarihten itibaren kullanılıp tanıtıldığı,

böylece sessiz kalma yoluyla hak kaybının somut olayda gerçekleşmediği, davalı-karşı davacının hükümsüzlük talebine konu markaları kendisinin tanıtıp toplumda tanınmışlık düzeyine ulaştırdığını yüksek derecede tanınmış bir marka oluşu karşısında, tescil anında var olan ve sonraki devam eden kullanım süresince mevcut kötüniyetin hukuken hiçbir şekilde korunmaması gerektiği dikkate alınarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasına itibar edilmediği gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli 135649, 88089, 92854, 92901, 95944, 137706, 109367 nolu markaların ayrı ayrı hükümsüzlüğüne, TPE sicilinden terkinine,

sair tüm taleplerin reddine, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı-karşı davacı ... Fab. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı ... Fabrikaları A.Ş. vekilinin karşı dava yönünden yaptığı temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı-karşı davacı ... Fabrikaları A.Ş. vekilinin asıl dava yönünden yaptığı temyiz itirazlarına gelince; asıl dava, davalı-karşı davacı ... Fabrikaları A.Ş. adına TPE nezdinde tescilli “135649, 88089, 92854, 92901, 95944, 137706 ve 109367 nolu markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinlerine, davalı tarafından TAYGER markası ile ŞEKİL markalarının herhangi bir mal veya hizmet üzerinde kullanılmasının önlenmesine, verilecek kararın ilanına karar verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece alınan bilirkişi raporu esas alınarak davalının marka tescil başvurularını yaptığı sırada kötüniyetli olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalı şirketin dünya çapında tanınan davacıya ait marka tescillerinden haberdar olmamasının mümkün görülemeyeceği, davalının tescillerinin kötüniyete dayandığı, dava konusu markaları Türkiye' de davacı tarafından davalının tescillerinden çok daha eski tarihten itibaren kullanılıp tanıtıldığı, böylece sessiz kalma yoluyla hak kaybının somut olayda gerçekleşmediği,

davalı-karşı davacının hükümsüzlük talebine konu markaları kendisinin tanıtıp toplumda tanınmışlık düzeyine ulaştırdığını ispatlayamadığı, son derece bariz marka benzerliği ve davacının markalarının dünyada çok yüksek derecede tanınmış bir marka oluşu karşısında, tescil anında var olan ve sonraki devam eden kullanım süresince mevcut kötüniyetin hukuken hiçbir şekilde korunmaması gerektiği gerekçesiyle asıl davanın kabulüne karar verilmiştir.

556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nin amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1 -(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir.

Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nin ruhuna da uygundur.

YHGK'nun Dairemiz'ce de benimsenen 16.07.2008 tarih ve E.2008/11-501, K. 2008/507 sayılı ilamı da bu yöndedir.

Anılan YHGK kararında da benimsendiği üzere, marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötüniyetli tescil olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan, ilke olarak, hak sahibi olan davacı, hareket tarzı ile hakkın ihlaline zımnen müsaade ettiği taktirde, davalının senelerden beri kullandığı ve tanıttığı markanın iptalini talep edemez. Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı duruma son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin ...nun 2.maddesinde anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Zira, haklı başka bir gerekçe olmadığı sürece, uzun süre tecavüze sessiz kalarak üçüncü kişiler nezdinde güven yaratan kişilere hükümsüzlük davası açma hakkı tanınmaması gerekmektedir.

Somut olayda, davalı karşı -davacının en yeni marka tescil tarihi 23.1.1987 tarihidir. Kaldıki, davacı-karşı davalının Türkiye’de yapmış olduğu 1983 tarihli marka başvurusundan, davalı-karşı davacıya ait marka mesnet gösterilerek TPE tarafından “ayakkabı” emtiası çıkarılmıştır. Buna karşılık davacı-karşı davalı hükümsüzlük davası açmamıştır. Aradan 23 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra davacı-karşı davalının hükümsüzlük davası açması MK.2. maddesi ile bağdaşmaz.

Her ne kadar yukarıda açıklandığı üzere 556 Sayılı KHK'nin 42/1-(a) bendi uyarınca kötüniyetli tescil halinde hükümsüzlük davası süreye tabi değilse de bu hakkın kullanılmasının sınırı da MK.2. maddesidir.

Davacı- davalı şirketin ayakkabı emtiası yönünden yaptığı marka tescilinden itibaren 23 yıl gibi bir zaman boyunca bu markaya yatırımlar yapmasına sessiz kalarak davalı şirketin markası üzerinde emek sarfedip, masraf ve yatırımlar yaparak ticari çevrelerde tanıtmak suretiyle kendisine ait yeni bir değer oluşturduktan sonra sözkonusu değerin yok edilmesi sonucuna yol açacak şekilde davacının tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek hükümsüzlük talep etmesi yukarıda açıklanan şekilde hakkın kötüye kullanılması teşkil edip MK.

2. hükmü uyarınca korunması mümkün değildir.

O halde mahkemece, davacının sessiz kalma suretiyle hak kaybına uğradığının kabulü ile asıl davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. 3- Ayrıca, davalı-karşı davacıya ait 109367 nolu TAY-GER markası 1999 tarihinden itibaren yenilenmemekle hükümden düşmekle bu marka hakkında da hükümsüzlük kararı verilmesi doğru görülmemiştir.