Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2022/1562 K.2023/1525

Taraflar arasındaki markaya tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece tecavüzün önlenmesi davası ve hükmün ilanı talebi konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, maddi ve manevi talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararı, taraf vekillerince temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin "BİGGSHOP", "BİGGCAMPUS" ve "BİGGLOOK" markalarını kullandığını, davalı şirketin müvekkili markaları ile karıştırılma ihtimali bulunan "BİGGMALL" markasının tescili için yaptığı başvurunun itirazları üzerine reddedildiğini, ibarenin... Büyük Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. tarafından bir Alış-Veriş Merkezinde (AVM) marka olarak kullanıldığını, kullanımın iltibas yarattığını ve müvekkilinin marka tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek tecavüzün giderilmesine, men ve ref'ine, "BİGGMALL" markasının yazılı olduğu tabelanın kaldırılmasına, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; husumet itirazında bulunmuş, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Mahkemece Verilen Karar

Mahkemece 14.11.2017 tarih, 2016/3 E. ve 2017/167 K. sayılı kararı ile “BİGMALL” markası ile “BİGGSHOP” markasının benzer olduğu, davacı markasının 35. sınıfta tescilli olduğu, lisans verilerek kullanılan markanın ise aynı sınıfta kullandırıldığı, davacı adına tescilli 2010/66347 sayılı “BIGGSHOP” ibareli marka 25.04.2014 tarihinde dava dışı BTM Mağ.

A.Ş.'ye devredildiğinden markaya tecavüzün önlenmesi davasının ve hükmün ilanı talebinin konusuz kaldığı, davalının lisans yoluyla kullandığı “BİGGMALL” ibareli markanın 24. ve 25. sınıfta tescilli olduğu, ancak bu markanın 35. sınıfta kullanıldığı, davacı markası ile benzer nitelikte kullanımın söz konusu olduğu, tescilli olmayan sınıftaki bu kullanımın marka hakkına tecavüz oluşturduğu, 12.09.2012 tarihli lisans sözleşmesinde kabul edilen ve davalı defterlerinde fatura düzenlenerek kayıtlı olan 15.635,00 TL'nin iki farklı marka için ödendiği, her iki marka için yapılan masraf toplamının 5.990,00 TL olduğu,

bu nedenle yarı oranında mahsup sonrasında yapılan re'sen hesaplama sonucu maddi tazminatın 4.822,50 TL olarak belirlendiği, faiz başlangıcının davacı tarafından gönderilen ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 07.02.2012 olduğu gerekçesiyle tecavüzün önlenmesi ve kararın ilanına ilişkin talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 4.822,50 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın 07.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

B. Bozma Kararı

Dairemizin 15.04.2019 tarih, 2018/1278 E. ve 2019/2962 K. sayılı kararı ile mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca tescilli markanın tescilli olduğu sınıflarda kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmediği, somut olayda davalıya ait markaların kullanımının markaların tescilli olduğu sınıflarda 12.09.2012 tarihli inhisari lisans sözleşmesi kapsamında dava dışı...

Büyük Mağazacılık Tic. Ltd. Şti.'ne bırakıldığı, anılan lisans sözleşmesi kapsamında dava dışı şirketin sözleşmeyle kullanım hakkını aldığı markaları tescilli olduğu 24. ve 25. sınıflar dışında başka bir sınıfta kullanımının davalının sorumluluğunu gerektireceğine dair bir gerekçeye yer verilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davanın açıldığı 17.12.2012 tarihinde davalı şirket ile markayı lisans sözleşmesi ile kullanan dava dışı...

Büyük Mağazacılık Ticaret Limited Şirketi’nin ortaklarının bağlantılı oldukları tespit edildiğinden ve ayrıca markasını lisans sözleşmesi ile kullandıran davalı şirketin markasının ne şekilde kullanıldığını da basiretli bir tacir gibi denetlemesi gerektiğinden davacının markasına tecavüz edilmesi eyleminden davalının sorumlu olduğu, davalı adına tescilliyken yargılama sırasında dava dışı ... Büyük Mağazacılık Tic. Ltd.

Şti.'ne devredilen ve halen onun adına tescilli olan 2011/11911 sayılı "BIGGMALL" markasının lisans sözleşmesiyle dava dışı şirket tarafından kullanıldığı davalı tarafça savunulmuşsa da, "BIGGMALL" markasının 24. sınıfta "dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünler (bayraklar, flamalar, mendiller dahil)", 25. sınıfta "Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış, iç-dış giysiler, çoraplar. Ayak giysileri.

Baş giysileri" emtialarında tescilli olduğu, davalının markayı lisans sözleşmesiyle kullandırdığı dava dışı şirketin ise markayı tescilli olmadığı 35. sınıfta mağaza ismi olarak mağaza tabelasında kullandığı, markalardaki "BIGG" ibaresinin aynı/ortak olduğu, "MALL" ve "SHOP" ibaresinin Türkçe anlamının mağaza/dükkan anlamında benzer olduğu, markaların görsel ve anlamsal olarak benzer oldukları, markaların bütün olarak değerlendirilmesinde markaların hitap ettiği ortalama halk kitlesi yönünden iltibas yaratacağı ve davalı tarafın markasının tescilli olmadığı,

davacıya ait markanın tescilli olduğu 35. sınıfta kullanımın da markayı tecavüz teşcil edeceği, davalı şirketin dava dışı şirketle yapmış olduğu 12.09.2012 tarihli ihsari lisans sözleşmesinde kabul edilen ve davalı defterlerinde fatura düzenlenerek kayıtlı olan 15.635,00 TL'nin 2 adet marka için ödendiği, markalar yönünden yapılan 5.990,00 TL masrafa ilişkin fatura bedellerinin de iki adet marka yönünden yapılmış olduğu göz önüne alınarak,

lisans bedelleri ve fatura bedellerinin 1/2 oranında mahsubundan sonra 4.822,50 TL maddi tazminatın davacı tarafından davalıya çekilen ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 07.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili gerektiği, davacının davaya konu markasının yargılamanın devamı sırasında devir ettiği, gerekçesiyle tecavüzün önlenmesi davası ve hükmün ilanı talebi konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, 4.822,50 TL maddi tazminatın 07.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

fazlaya ilişkin talebinin reddine, 5.000,00 TL manevi tazminatın 07.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

1.Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; maddi tazminat taleplerinin, davalının dava konusu markayı İstanbul'un en büyük AVM'lerinden birinde kullanması yoluyla elde ettiği kazanca göre yoksun kalınan kazanç bedeline göre hesaplanması talep edildiği, tarafların ticari defterleri incelenerek davacı şirketin dava konusu marka ile gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin kapsamı ve kazancının hesaplamada gözönünde bulundurulması gerekirken yazılı ek raporda yalnızca davalıya ait lisans sözleşmesi ve davalının marka için gerçekleştirdiği fatura esas alınarak yapılan hesaba göre karar verildiğini, hükmedilen manevi tazminatın, günümüz ekonomik koşulları ve davanın niteliği göz önüne alındığında düşük olduğunu belirterek kararın bozulmasını istemiştir.

2. Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle, ihtarnamenin keşide tarihinde dava konusu markanın davacı adına tescilli olmadığını, 16.01.2016 tarihinde dava dışı şirket tarafından davacıya devredildiğini, lisans sözleşmesi kapsamına ve lisansa konu markaların tescil sürecine bakıldığında, davalının marka hakkına tecavüz oluşturan bir marka için lisans vermediğinin açık olduğu, lisansın verildiği 12.09.2012 tarihinde müvekkili başvurularında 35. sınıfın yer almadığını, markaların kalan 24 ve 25. sınıflarda markanın kullanılmasının ve lisans verilmesinin, “BİGGSHOP” markasına tecavüz oluşturmadığını, dava dışı...

Büyük Mağazacılık firmasının lisans kapsamını aşan 35. sınıftaki kullanımlarından dolayı, şirket ortaklarının bağlantılı olduğu ve basiretli bir tacir olarak lisans alanın kullanımlarının lisans veren tarafından denetlemesi gerektiği sebepleriyle davalı müvekkilin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, müvekkilinin 24 ve 25 sınıflarda tescilli Bigmall markasının lisansından kazanç elde ettiğini, tescil kapsamı dışında bulunan 35. sınıftaki kullanımlar için...

Büyük Mağazacılık’a herhangi bir lisans vermediği gibi, kullanımının da olmadığını, müvekkili ile dava dışı...

Büyük Mağazacılık arasında düzenlenen sözleşmenin inhisari nitelikte bir lisans sözleşmesi olduğunu 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 21 inci maddesi uyarınca inhisari lisans sözleşmesinde lisans alan dışında hiç kimsenin markayı kullanamayacağını, hatta marka sahibi de sözleşmede açıkça belirtilmemişse markayı kullanamayacağını, müvekkilinin "BİGGMALL" markasını hiç kullanmadığını, kullanım hakkının inhisari olarak lisans alan...

Büyük Mağazacılık firmasına ait olduğunu, müvekkilinin “BİGGMALL” markasını tescilli olduğu sınıflarda dahi kullanmadığını, tescilli olmadığı 35. sınıfta markasını lisans verdiği ve bu yolla kazanç elde ettiği iddiası ile dava dışı lisans alanın haksız kullanımlarından sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, tüzel kişilerin birbirinden bağımsız kişilikler olduğunu, ortakları aynı olsa da tüzel kişilerin birbirlerinin haksız eylemlerinden sorumlu tutulamayacaklarını, davalı tarafından marka hakkına tecavüz oluşturan bir marka için lisans verilmediğinden, dava dışı...

Büyük Mağazacılık firmasının lisans kapsamını aşan 35. sınıftaki kullanımları için ortaklarının bağlantılı olduğundan bahisle davalının sorumlu tutulamayacağını, lisans konusu marka, farklı sınıfları kapsadığından elde edilen kazancın tüm bu sınıflara ait olduğunu, kazancın diğer sınıflar dikkate alınmaksızın sadece 35. sınıfın lisansına ait olduğu varsayılarak hesap yapılmasının hatalı olduğunu, ihtarın müvekkiline değil dava dışı...

Büyük Mağazacılık şirketine gönderilmesinden dolayı faizin ihtarın tebliğ tarihinden itibaren başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, davacı markasının davalı tarafından dava dışı şirketle imzalanan lisans sözleşmesi kapsamı dışında tescilli olmayan sınıflarda kullanıldığı iddiasıyla davacı markasına tecavüzün tespiti, men'i ref'i giderilmesi, maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk 1.556 sayılı KHK'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 61 inci maddesi,

3. Değerlendirme

Dava, marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i ref'i ve maddi manevi tazminat istemlerine ilişkin olup Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmişse de bozma gereği yerine getirilmemiştir. Şöyle ki, somut olayda davacı 35. sınıfta genel olarak tescilli "BİGGSHOP" ibareli markasına dayanmıştır. Davalı ise 24. ve 25. sınıflarda tescilli markasını lisans vermek suretiyle kullandırmaktadır.

Dairemiz bozma ilamlarında "...marka hakkına tecavüz oluşturan markanın lisans sözleşmesi kapsamında kullandırılması halinde bir bedel karşılığı bu markayı kullandıran kişiye karşı da husumet yöneltilmesinin mümkün olduğu..." ve " ...556 sayılı KHK'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca markanın tescilli olduğu sınıflarda kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmediği, somut olayda davalıya ait markaların kullanımının markaların tescilli olduğu sınıflarda 12.09.2012 tarihli inhisari lisans sözleşmesi kapsamında dava dışı...

Büyük Mağazacılık Tic. Ltd. Şti.ne bırakıldığı, anılan lisans sözleşmesi kapsamında dava dışı şirketin sözleşmeyle kullanım hakkını aldığı markaları tescilli olduğu 24. ve 25. sınıflar dışında başka bir sınıfta kullanımının davalının sorumluluğunu gerektireceğine dair bir gerekçeye yer verilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığı..." hususlarına vurgu yapılarak Mahkemenin kararı bozulmuştur.

Davalı marka sahibi lisans vermek suretiyle markasını kullandırdığından lisans alanın markayı tescil edilmiş haliyle kullanıp kullanmadığını denetlemekle dolayısıyla bu şekilde markasal olarak kullanılmasından sorumludur. Davalı markasının mağazasının girişinde kullanması tek başına davacının markasına tecavüz oluşturmaz.

Davacının markasına tecavüzden söz edebilmek için davalının markasını lisans almak suretiyle kullananın 24. ve 25. sınıflar dışında yani bu sınıflar kapsamını aşar ve davacı adına tescilli olan markanın kapsamına girer şekilde kullanılması gerekmektedir.

Hal böyle olunca Mahkemece yapılması gereken, davacı markasının 35. sınıfta genel olarak tescilli olduğu gözetilerek davacının bu markayı hangi mal ve hizmetlerde kullandığı tespit edilip davalıdan lisans alanın da kullanım kapsamı belirlenerek davalı markasının kullanımının davacı markasının kapsamına tecavüz edip etmediği saptandıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

V. KARAR

Açıklanan sebeplerle; 1. Mahkeme kararının BOZULMASINA,

Bozma sebebine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,

Peşin alınan temyiz karar harcının istekleri halinde ilgililere iadesine, Dosyanın mahkemesine gönderilmesine,