Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/358 K.2023/227

Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesiyle; müvekkilinin “...” ve “... ...” ibareli tanınmış markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin ... sayılı “...” ibareli marka başvurusuna yaptıkları itirazların markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, oysa marklar arasında ayniyet derecesinde benzerlik bulunduğunu, dava konusu “...” markasının müvekkiline ait ... markalarının bir alt markası veya serisi olarak algılanacağını, dava konusu başvurudaki “...” ibaresinin ayırt edicilik unsuru taşımadığını,

müvekkilinin “...” markasının uyuşmazlık konusu 35. sınıfta tescilinin bulunmadığını ancak 18 ve 25. sınıflardaki tescilleri nedeniyle 35. sınıf için kazanılmış hak sahibi olduklarını, ...

E. sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu ile müvekkilinin “...” ve “... ...” markası ile davalı şirketin “... ...” markası arasında benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşıldığını, müvekkiline ait markanın olduğu gibi aynen alınarak başkaca kelimeler eklenmesi suretiyle yeni bir marka oluşturulmaya çalışılmasının kötü niyetli yaklaşımın göstergesi olduğunu, davalının müvekkilinin markalarının tanınırlığından faydalanmaya çalıştığını ileri sürerek ...’nın 29.11.2017 tarihli ve ... sayılı kararının iptaline, “...” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı ... vekili cevap dilekçesiyle; müvekkili kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Diğer davalı vekili cevap dilekçesiyle müvekkilinin önceki tarihli "..." ibareli markaları nedeniyle müktesep hakkının bulunduğunu, davacının ... ibareli markalarının 35. Sınıfta tescilli olmadığını, dava konusu ... kararının yerinde olduğunu, davacıya ait “...” markalı ürünlerin yalnızca ayak giyimlerinden ibaret bulunduğunu,, müvekkilinin bayan giyim ve bayan abiye giyim üzerine faaliyet göstermekte olduğunu, markalar arasında herhangi bir idari ve ekonomik birliktelik olarak algılanması ve iltibas ihtimalinin bulunmadığını, davacının dayanak olarak gösterdiği ...

E. sayılı davasının müvekkilinin lehine tamamen reddedildiğini ve söz konusu davanın somut olay ile bir ilgisinin olmadığını, müvekkili yönünden ... ibaresinin piyasada ayırt edicilik, bilinirlik ve istikrar kazandığını, davacının tanınmışlık ve kötü niyet iddialarının yerinde bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

YARGILAMA

Mahkememizce, 01/10/2019 tarih ve ... sayılı kararıyla; (...) davacının dava konusu marka başvurusuna itiraz aşamasında ileri sürdüğü "..." ibareli markaları ile dava konusu marka arasında işaretler yönünden benzerlik bulunmadığından 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas koşullarının oluşmadığını, davacı,

dava dosyası kapsamında müvekkilinin ... markası ile dava konusu markanın benzer olduğunu ileri sürmüşse de söz konusu iddialarına dayanak oluşturan ve somutlaştırılmış herhangi bir markaya dayanmamış olması nedeniyle taraf markalarının ... ibaresi nedeniyle benzer olup olmadıkları bakımından bir karşılaştırma yapılması imkanı bulunmadığı, başka bir ifadeyle davacının ... ibareli dayanak marka belirtmemiş olması nedeniyle iddiasını ispat edemediği, tanınmışlık ve tarafların müktesep hak iddialarının da yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

...'nin 09/09/2021 tarih .... sayılı ilamıyla;''Dava, ... kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı HMK'nın 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davalı şirketin “...” ibareli marka başvurusuna, davacı şirketin "..." ibareli marklarına dayalı olarak yaptığı itirazının nihai olarak ... tarafından reddine karar verildiği, davacı tarafın dava dilekçesinde "..." ibareli markalarına da dayalı olarak ... kararının iptali ve dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep ettiği, mahkemece de davacının dava konusu marka başvurusuna itiraz aşamasında ileri sürdüğü "..." ibareli markaları ile dava konusu marka arasında işaretler yönünden benzerlik bulunmadığı,

dava dilekçesinde dayandığı "..." ibareli markalar yönünden ise somutlaştırılmış bir markaya dayanılmadığı bu itibarla anılan markalar yönünden iddianın ispat edilemediği gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK'nu 31. maddesine göre hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir.

Somut olayda da davacı taraf ; dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçelerinde açıkca "..." ibareli markalarına dayanmakla birlikte dilekçe içeriklerinde dayanak markaların numaralarına yer verilmemiştir.

Bu durumda mahkemece, HMK'nın yukarıda bahsi geçen 31. maddesi kapsamında davacıya dava dilekçesinde dayandığı "..." ibareli markaları ile ilgili olarak açıklama yapması için süre verilmeden yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmadığı gibi dava dilekçesi ekinde "..." ibareli markaların numaralarının da yer aldığı bir kısım belgeler sunulduğunun da nazara alınmaması doğru bulunmamıştır.

Yukarıda bahsi geçen hususların mahkemece yerine getirilmemesi ve incelenmemesi HMK.'nın 353/1-a.6. maddesinde belirtilen, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması niteliğinde bir eksiklik olarak değerlendirildiğinden davacı vekilinin istinaf itirazlarının kabulü ile HMK’nın 353/1-a-6. maddesi gereğince yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine,

kararın niteliğine göre davacı vekilinin sair istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.'' gerekçesiyle, ''1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince kabulü ile, ... Mahkemesi'nce verilen 01/10/2019 gün ve .... sayılı kararın KALDIRILMASINA. 2-Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için mahkemesine İADESİNE,'' karar verilmiştir.

Dava mahkememizin ... E. Sırasına kaydedilmiştir.

Mahkememizce kaldırma kararı doğrultusunda talimat yoluyla bilirkişilerden rapor ve itirazlar bağlamında ek rapor alınmıştır.

Kaldırma kararı sonrası alınan bilirkişi raporuna göre;

2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015 Yılları ile ilgili olarak; ... ve ...’... markalarının davacı tarafından 2022 yılı dışında genel olarak faturalarında kod mantığıyla kullanıldığı, davacının alış fatura listelerinde ... markasının olduğu, Pazarlama safhasında kataloglarda bu marka isminin kullanıldığı, davacıya ait internet sitesinde ... markası ile ilgili bir çok ürün satışa sunulmuş olduğu, davacı ... kullanımlarının tescilli olduğu emtia listesinde ciddi kullanım olarak kabul edilebileceği; takdirin mahkemeye ait olduğu bildirilmiştir.

Kaldırma kararı sonrası alınan bilirkişi ek raporuna göre;

Davacının sonradan yaptığı açıklamalar ile dayandığı) yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; davalı şirket markası ile davacının “...” unsurlu dayanak markaları arasında mülga 556 sayılı KHK m. 8/1-b anlamında (davalı şirket markası kapsamındaki) 18 ve 25. sınıftaki mallar açısından karıştırılma ihtimali bulunduğu; bunların dışında kalan 24, 26, 35 ve 40. Sınıftaki mal ve hizmetler açısından karıştırılma ihtimali bulunmadığı; davacının tanınmışlık iddialarını tevsike elverişli delil ibraz etmediği, takdirin mahkemeye ait olduğu bildirilmiştir.

GEREKÇE

556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesinde, tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda, başvuru konusu işaretin tescil edilemeyeceği hükme bağlanmış olup. 8/1-b anlamında bir tescil engelinin mevcut olduğundan söz edebilmek için, markaların benzer olması, kapsadıkları mal/hizmetlerin aynı/benzer olması ve iltibas yaratması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bir işaretin tescilli marka ile arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil olmak üzere halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa o işaret tescilli markanın benzeridir sonucuna varılabilir. Karıştırmada halkın istediği, arzu ettiği malı/hizmeti alacağı yerde gerek ..., gerek yazılış ve gerekse ambalaj mdaki/tamtımındaki benzerlikler sebebiyle gözde veya kulakta yanılma sonucu başka bir malı/hizmeti alması söz konusudur.

Bunun haricinde halk, iki marka arasında herhangi bir şekilde bağlantı kuruyorsa karıştırma yine vardır.

Markalar arasında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığının tespitinde; markalar arası görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, markaların birbirini çağrıştırma durumu, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın/hizmetin değeri ve alıcının bu malı/hizmeti almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları dikkate alınmalı ve marka bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Bütün olarak değerlendirme yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Kısaca iltibas tehlikesi, eski ve yeni markaların aynı veya benzer olup olmadıkları ve aynı ya da benzer mal/hizmetleri kapsayıp kapsamadıkları dikkate alınarak tespit edilir.

KHK’nin 8/4 hükmü, bir markanın (veya başvurunun) aynı veya benzerinin, farklı mal ve hizmetlerde kullanılabileceği ilkesini açıkça ifade eder. Ancak hüküm bu ilkeye bir istisna getirmiş bulunmaktadır.

Buna göre, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması koşuluyla, tescilli bir marka veya başvurunun, aynı veya benzerinin, farklı mal ve hizmetlerde kullanılması amacıyla yapılan marka başvurusu, tanınmışlığından haksız yarar sağlanabileceği, itibarına zarar verebileceği veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlarda, itiraz üzerine ret edilir.

Kuşkusuz bir markanın toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşması, tek başına KHK 8/4 hükmü anlamında davalı şirket başvurusunun reddi için yeterli değildir. Ayrıca başvuruya konu işaret ile davacının tanınmış markasının aynı veya benzer bulunması ve anılan maddede sayılan üç halden en az birinin birleşmesi gerekir.

Bu haller, davacının markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlanabilmesi (şöhretini sömürmesi), itibarına zarar verebilmesi, ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi(sulandırabilmesi)dir.

Marka Hukukumuzda tescilde öncelik ve teklik ilkesi kabul edilmekle birlikte, istisnai durumlar da sözkonusu olabilmektedir. Nitekim; müktesep hak müessesesi de bu istisnai durumlardan birisidir. “Müktesep hak”, marka başvurunun kesinleşmesine bağlanan en önemli sonuçlardan biri olup; tescil hüküm ifade ettiği sürece aynı veya benzer işaret için üçüncü kişinin başvurması halinde, marka sahibi lehine mutlak ve/veya nispi ret nedeni teşkil eder (556 .... KHK m. 7, 8).

Bu istisnai duruma ilişkin olarak ...’ın aşağıda belirtilen bazı kararlarında, bazı istisnai durum ve koşullarda önceki tarihli marka tescilinin sonraki tarihli marka ya da marka başvurusu açısından kazanılmış bir hak teşkil edeceği içtihat edilmiştir.

Yüksek ....’nin 19.09.2008 tarih ve .... sayılı “...” yine, 14.11.2008 tarih ve ...... “...” kararlarında kazanılmış hak teşkil eden önceki markaların tespiti yönünden bazı kıstaslar getirmiştir.

Müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır.

Bunlar: müktesep hak iddia edilen tescilli marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması, eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması, markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması ve dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olmasıdır.

... tarafından 01/03/2022 tarih ve .... Sayılı ilamı doğrultusunda alınan bilirkişi raporu ve ek rapor ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak; Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;

Davalı Markası Örnek Davacı Markaları

... ... (18, 24, 25, 26,, 35, 40. sınıf) ... ... ... ... ...+... ... ... ... +... ... ...'... (05,10,18,24,25,28,35,37,40)

Tüm dosya kapsamına göre;

Kaldırma kararı öncesinde alınan teknik bilirkişi raporundan davacının gerek ... kararının iptali gerek marka hükümsüzlüğü davası bakımından somutlaştırarak dayanak gösterdiği markaları ile dava konusu marka arasında dava konusu markadaki 18 sınıfın tamamı, 24. sınıfta 24.04 “bebekler için kundak örtüleri” hariç, 25 sınıfın tamamı, 26 sınıfta 26.04 “elektrikli veya elektriksiz bigudiler.” hariç, 35 sınıfın tamamı 40 sınıfta Adi metallerin işleme hizmetleri.

Gıdaların işlenmesi hizmetleri. Hayvan kesim hizmetleri. Deri ve kürk işleme hizmetleri. Ahşap ve kereste işleme hizmetleri. Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri bakımından AYNI/BENZER olduğu; öte yandan kaldırma kararı sonrası alınan teknik bilirkişi ek raporundan anlaşıldığı üzere kaldırma kararı öncesi alınan raporda karşılaştırılmamış olan, davacının “...” ibareli markaları ile dava konusu

marka kapsamındaki mal ve hizmetlerin karşılaştırıldığında; dava konusu

marka kapsamın da 18. sınıf kapsamındaki malların tamamının, 25. sınıf kapsamındaki malların

tamamının, davacının ... unsurlu markalarının kapsamında yer alan 18 ve 25. sınıftaki mallar ile

AYNI/BENZER olduğu; dava konusu marka kapsamında kalan 24, 26, 35 ve 40. sınıf kapsamında yer alan

mal ve hizmetler ile benzer olmadığı görülmektedir.

Davacı markaları, sözcük / sözcük – renk/ sözcük – renk – ... unsurlarından oluşmaktadır.

Davacının dayanak yaptığı markalarının bir kısmı ... asli unsurundan oluşmaktadır. Davacının ....’nin kaldırma kararından sonra tescil numarasını bildirdiği ... sayılı markası ... ibaresinden ve ... sayılı markası “... + ...’...” ibaresinden oluşmaktadır.

Davalı şirketin dava konusu markası ise bir bütün olarak ... sözcük unsurundan oluşmaktadır.

İlk olarak davacının dayanak markalarından ... asli unsurlu markaları ile dava konusu marka karşılaştırıldığında; söz konusu ibarenin, Türkçede “...” (güzel)1 anlamını çağrıştıracak nitelikte olabileceği gibi özellikle güzellik yarışmaları nedeniyle ortalama seviyedeki tüketicinin zihninde yer etmiş imajı ile İngilizce sözcük olduğu da algılanabileceği İngilizcede “...” (kaçırmak, ıskalamak, evli olmayan kadın gibi) anlamlara geldiği, ancak, özellikle güzellik yarışmalarındaki kullanımları nedeniyle zihinlerde kadınlarla ilgili bir algı oluşturmasının daha kuvvetli olacağı;

nitekim bazen seyahat biletleri kapsamında da yolcuların cinsiyetleri ile ilgili olarak da kullanılmasının söz konusu olabileceği; taraf markalarında aynı/benzer olan mal veya hizmetlerin kadınlarla ilgili olanlarını da temsil etmesi karşısında ilgili tüketici açısından ... ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğunun söylenebileceği;

bu durum karşısında da ilgili tüketici bakımından ülkemizde 02.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Ayırt Ediciliği Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma İhtimaline Etkisi”ne ilişkin Ortak Bildirge doğrultusunda değerlendirme yapılmış, taraf markalarında ortak olmayan unsurların etkisi dikkate alındığında, dava konusu markada yer alan ... ibaresi ile davacının dayanak markalarında yer alan “F” ve “...” ibarelerinin varlığı karşısında taraf markalarının birbirinden farklılaştığı anlaşılmıştır.

Davacının marka başvurusuna itirazlarında ileri sürdüğü ... ibaresinin ortak unsur olmasından kaynaklanan işaret benzerliği iddiası, söz konusu ibarenin ayırt ediciliğinin zayıflığı karşısında salt bu ibareden dolayı markaların benzer olduğu sonucuna ulaşılmasına etki edecek nitelikte görülmemiştir. Taraf markaları bütünsel olarak değerlendirildiğinde; görsel, işitsel ve anlamsal olarak aralarında aynılık olmadığı gibi benzerlik de olmadığı; tüm bu nedenlerle taraf markalarının bütüncül intibalarının ilgili tüketici açısından benzerlik oluşturacak nitelikte olmadıkları, birbirlerinden ayırt edilmelerinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

İkinci olarak davacının dayanak markalarından ... ve ...'... ibareli markalar ile dava konusu ... ibaresi karşılaştırıldığında; görsel olarak davacının ... ibareli markasının siyah zemin üzerine beyaz büyük harflerle yazılmış olduğu; ...'... ibareli markasının kırmızı renkli ... unsuru ile birlikte ilk harfi büyük ve sonraki harfleri küçük harfle yazılmış “...’...” ibaresinden oluştuğu; davacının dayanak markalarında ayırt ediciliğe ve görsel hafızada iz bırakacak niteliğe sahip ... unsuru bulunmadığı, dolayısı ile markaların esas unsurunun “...” ibaresi olduğu;

davalının “...” ibareli markası bir kelime markası olup, bütün olarak görsel hafızada iz bırakacak nitelikte olduğu, işitsel olarak dava konusu marka İngilizce “...” olarak, davacının dayanak markaları “...” ve “...” olarak seslendirildiği, kavramsal olarak dava konusu markada yer alan İngilizce kökenli “...” kelimesi ile ilgili “...” kelimesinin kadın adı ve Oklahama eyaletinde bir yerleşim yeri olduğu; davacının dayanak markalarından “...’...” ibaresi ise “...’nin, ...’e ait olan” anlamına geldiği,

... ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiş olduğundan, dava konusu markada yer alan “...” ibaresi ile davacıya ait “...” ve ...’...” ibareli markaların görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzer olduğu; dava konusu marka ile davacının sonradan yaptığı açıklamalar ile dayandığı “...” unsurlu

markaları arasında işaret benzerliği bulunduğu; dava konusu markanın 18. sınıf kapsamındaki mallarının tamamının, 25. sınıf kapsamındaki mallarının tamamının, davacının sonradan yaptığı açıklamalar ile dayandığı ... unsurlu markalarının kapsamında yer alan 18 ve 25. sınıftaki mallar ile aynı/benzer olduğu dikkate alındığında, 18 ve 25. sınıftaki mallar açısından taraf markaları arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu; dava konusu marka kapsamında benzer olarak değerlendirilmeyen 24, 26, 35 ve 40.sınıf kapsamında yer alan mal

ve hizmetler açısından ise karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı; talimat yoluyla bilirkişi raporuyla da 2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015 Yılları ile ilgili olarak; ... ve ...’... markalarının davacı tarafından 2022 yılı dışında genel olarak faturalarında kod mantığıyla kullanıldığı, davacının alış fatura listelerinde ...'... markasının olduğu, pazarlama safhasında kataloglarda bu marka isminin kullanıldığı, davacıya ait internet sitesinde ...'... markası ile ilgili bir çok ürün satışa sunulmuş olduğu,

davacı ... kullanımlarının tescilli olduğu emtia listesinde ciddi kullanım olarak kabul edilebileceği anlaşıldığından tüm bu nedenlerle; ...’nın 29.11.2017 tarihli ve ... sayılı kararının 18. ve 25. sınıftaki mallar açısından iptali şartlarının oluştuğu, ... sayılı “...” markasının 18. ve 25. sınıftaki mallar açısından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkini koşullarının oluştuğu anlaşılmış, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

DAVACI /MASRAF DÖKÜMÜ

İlk Masraf : 41,10-TL İstinaf K. Yoluna Başvurma Harcı : 121,30-TL İstinaf Karar Harcı : 44,40-TL Gider Avansı :8.906,90-TL

TOPLAM :9.113,70-TL