Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/92 K.2022/372

... VEKİLİ : Av. ... ... DAVALI : 2- ... VEKİLİ : Av. ... ...

DAVA

Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü

DAVA TARİHİ : 26/03/2021

KARAR TARİHİ : 17/11/2022

Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesiyle; davalının ... sayılı “...” ibareli marka başvurusuna itirazda bulunduklarını, ancak kurum tarafından itirazlarının reddolunduğunu, müvekkilinin 1984 yılında dondurma sektörüne giriş yaptığını ve kurulduğundan beri “...” markaları ile faaliyet gösterdiğini, uzun yıllardır bu marka ile faaliyet gösteren müvekkili markalarının tanınır hale geldiğini, davalı markasının, müvekkili markaları ile karışıklığa yol açacak kadar benzer olduğunu, müvekkili markalarının tanınır ve ayırt ediciliği çok yüksek markalar olduğunu, dava konusu markanın,

müvekkili markaları ile harf dizilimsel ve işitsel olarak çok benzer olduğunu, dava konusu markanın baskın unsurunun “...” kelimesi olduğunu, taraf markalarının kapsamlarının birbiri ile örtüştüğünü, davalı firmaya ait ... markasının tesciline izin verilmesi halinde, davalı tarafın 30. Sınıf kapsamında bu ibareyi dondurmalar emtiası üzerinde ibare kullanabileceğini ve 43. Sınıf kapsamında dondurma ürünlerinin sağlanması hizmetinde de yine bu ibare ile faaliyet gösterebileceğini, tüketicinin dava konusu markayı da müvekkili tarafından oluşturulmuş bir marka gibi algılayabileceğini,

müvekkili markasının... sayısı ile tanınmış markalar sicilinde kaydı bulunduğunu, yine mahkemelerce verilmiş kararlarda da müvekkili markalarının tanınırlığının kabul edildiğini, kurum tarafından daha evvel veirlmiş kararlarda da yine müvekkili markalarının tanınırlığı nedeniyle “...” markasının reddine karar verildiğini, başvurunun kötü niyetli olduğunu iddia ederek ... sayılı ... kararının iptali ve dava konusu ... sayılı başvurunun tescili halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı ... vekili cevap dilekçesiyle, verilen Kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili cevap dilekçesiyle; müvekkilinin 2011 yılından beri “...” markası altında tamamen doğal dondurmalar ürettiğini, ... kelimesinin “...” ağacından türetilmiş bir sözcük olduğunu, yine kaymakçı göçmen ...’dan da esinlenme olduğunu, müvekkilinin 2011 yılından beri aktif kullandığı markasını tescil ettirmesinin açıklayıcı bir tescil başvurusundan ibaret olduğunu, müvekkilinin ... sayısı ile tescilli markasının zaten bulunduğunu, dolayısıyla bu markanın müvekkilin müktesep hak sağlayacağını, müvekkilinin dava konusu başvuru ile bir seri marka algısı yaratmak istediğini, davacını tüm taleplerinin haksız olduğunu,

müvekkilinin önceden beri kullanımlarını gösterir çok sayıda delili dosyaya ibraz ettiklerini, müvekkili markalarının Macrocenter başta olmak üzere pek çok noktada satışa konu edildiğini, taraf markaları arasında hiçbir şekilde benzerlik bulunmadığını, müvekkili markasının bir bütün olduğunu, özel olarak hazırlanmış bir figüratif dizaynının bulunduğunu, dolayısıyla müvekkili markasının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, davacı yan markalarının ise “...” ibaresinden oluştuğunu, bu ibarenin bilinen bir anlamı bulunan bir hayvan adı olduğunu, “...” kelimesinin ise bir anlamı bulunmadığını, üretilmiş bir marka olduğunu,

davacı markalarının neredeyse tamamında ... figürünün yer aldığını, taraf markalarının bu haliyle karışıklık yaşamalarının mümkün olmadığını, müvekkili markalarının da yıllara sair kullanımları sonucunda tüketici nezdinde belli bir bilinirlik elde ettiğini, müvekkili ürünlerinin doğası gereği yüksek fiyatlara satılan ürünler olduğunu, davacı yanın kötü niyetli olarak müvekkili aleyhine sürekli dava ikame ettiğini, davacının müvekkilinin 2011 yılından beri gerçekleştirdiği kullanımlarından haberdar olduğunu, taraflar arasında ... ’de görülen ve... sayılı müvekkili markasına yönelik açılmış bir iptal davasının daha bulunduğunu,

müvekkili markasını taşıyan dondurmaların 2018 yılında en iyi 10 dondurmacı arasında 1. Seçildiğini, müvekkilinin markalarının yıllardır kullanmakta olduğunu, taraflar arasında görülen ... E sayılı dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda da müvekkili kullanımlarının, davacı ... markalarından doğan haklara tecavüz teşkil etmediği, markaların benzer olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

YARGILAMA

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davalı başvurusuna davacı tarafından yapılan itirazın reddiyle ilgili verilen ... kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı ve marka tescil edilmiş ise hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.

Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

...'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; dava konusu "..." ibaresinin 29, 30 ve 43. Sınıf mal ve hizmetlerde tescili amacıyla 25.10.2019 tarih ve ... sayısı ile marka başvurusuna konu edildiği, yapılan ilk incelemeler sonrasında başvurunun 12.03.2020 tarih ve 344 sayılı bültende ilan olunduğu, anılan ilana karşı davacı yanın önceki tarihli “...” esas unsurlu markalarına dayalı olarak itirazda bulunduğu, ancak ... tarafından itirazların haklı bulunmayarak reddolunduğu,

söz konusu karara karşı davacı yanca bir kez daha itirazda bulunulduğu ve başvurunun reddinin talep olunduğu görülmüş olup ... ’nun 28.01.2021 tarih ve ... sayılı kararıyla; “... başvuru numaralı "..." ibareli başvurunun ilanına yapılmış olan itirazın reddi yönündeki ... kararına karşı, başvurunun ... sayılı "...", "...", "... ...", "...", "...", "...", "... ...", "...", "..." ibareli markalar ile karıştırılma ihtimali, tanınmışlık ve kötüniyet gerekçeleriyle 6769 s. SMK'nın 6 ncı maddesi uyarınca reddedilmesi talebiyle yapılan itiraz incelenmiştir.

Karıştırılma, ilişkilendirilme olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazlar belirtilen genel ilkeler esas alınarak incelenmiştir.

İnceleme sonucunda, ilgili tüketicilerin "..." ibareli başvuru ile "..." ibaresini baskın/esas unsur olarak içeren itiraz gerekçesi markaları farklı ticari kaynaklardan gelen birbirinden farklı markalar olarak algılayabileceği kanaatine varılmış ve başvuru ile itiraza gerekçe olarak gösterilen markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımlarından benzer markalar olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer markalar olarak değerlendirilmemesi nedeniyle, markalar arasında karıştırılma, ilişkilendirilme veya tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirilme ihtimallerinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. İtiraz ekinde başvurunun kötü niyetle yapıldığını gösteren kanıtlar sunulmadığından ve Kurul'da başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönünde kanaat oluşmadığından, kötü niyet gerekçeli itiraz kabul edilmemiştir.

Son olarak, itiraz sahibinin emsal kararlar gerekçeli itirazı, farklı markalar hakkında verilen kararların incelenen başvuruyla ve bu başvuru hakkındaki kararla bağlantısının bulunmaması nedeniyle haklı bulunmamıştır.” şeklindeki gerekçeler ile davacı taraf itirazlarının bir kez daha reddolunduğu, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 05/02/2019 tarihinde açıldığı anlaşılmış, işin esasına girilmiştir.

Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda/ek raporda özetle:dava konusu ... sayılı başvuru kapsamında yer alan 29, 30 ve 43. Sınıf mal ve hizmetleirn tamamının, davacı yana ait önceki tarihli markalar kapsamında yer alan mal ve hizmetler ile aynı, aynı tür ya da benzer oldukları, bununla birlikte taraf markalarının bütünsel algılar itibariyle ilgili tüketicilerde bıraktıkları nihai izlenim itibariyle birbirleri ile ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma ihtimaline yol açacak düzeyde bir benzerlik taşımadıkları, davacı yan markalarının gıda sektöründeki tanınmışlığına rağmen işaretler arasındaki somut farklılıkların,

dava konusu markanın tescilinin, davacı markalarının ayırt ediciliğine veya ticari itibarına zarar verme veyahut davalı lehine haksız menfaat teminine yol açmak gibi sonuçlar doğurmayacağı, bu nedenle 6/5 maddesinin koşullarının somut olayda meydana gelmediği, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.

Bilirkişi raporunun/ek raporun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.

GEREKÇE

Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir.

“Marka tescilinde nispi ret nedenleri ” başlığı altında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesi ise;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) ... Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, ...’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.

Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır. Ancak burada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin (5) numaralı fıkrasının hatırlatılması da gereklidir.

Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, ...’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir.

Tanınmış marka kavramı yerleşik ... içtihatlarında “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.

Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda ölçünün; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, ..., ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (...).

Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;

Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;

Davalı Markası Örnek Davacı Markaları ...+... ... (29, 30, 43. sınıf) ... ... ... ... (29, 30 ve 43. sınıf)

Davalının markasının incelenmesinde;... +... şeklindeki başvurunun somut ürün örneğin içerir bir görsel üzerinden başvuru konusu edildiği görülmekle birlikte uyuşmazlığın temelinin markadaki görselde kullanılan “...” kelimesinden kaynaklı olduğu, bu kelimenin dilimizde ya da yabancı dillerde bilinen bir anlamının bulunmadığı,

her ne kadar davalı yan bu ibarenin İstanbul’un eski esnaflarından biri olan ve simgesel bir değeri bulunan ... karakterinden esinlenilerek türetilmiş bir marka olduğunu, aynı zamanda ... ağacından esinlenildiğini ileri sürmüş ise de ortalama bir tüketicinin bu kavramlara olan aşinalığının son derece zayıf olacağı, dolayısıyla tüketicinin bu ibareyi yaratılmış, özgün, somut anlamı bulunmayan bir işaret olarak algılayacağı, işaretin yazımına uygun şekilde “...” olarak iki hecede telaffuze edileceği anlaşılmaktadır.

Davacının markalarının incelenmesinde; davacı markalarının neredeyse tamamında “...” ibaresinin münhasır esas unsur olarak kullanıldığı, yine markaların çoğunda bu ibarenin “...” figürü ile de birlikte kullanıldığı, davacı yanın kimi markalarında “...” ibaresinin lider/çatı marka olarak başkaca ek ve ayırt edici unsurlar ile kullanıldığı, yalnızca ... markasında, “...” kelime kökü yine korunmak suretiyle bu kelimeye eklenen “...” ibaresiyle oluşturulmuş bir alternatif markanın mevcut olduğu;

davacı yan markalarının esas unsurunu oluşturan “...” bilinen bir memeli ve “...” bir canlı türü olup görünüş itibariyle ayıgiller familyasından olan .. ’ya özgü bir hayvan olduğu, tüm dünyada bilinen bu canlı gerek dilimizde gerekse de ...’de “...” ya da “... ...” olarak geçtiği, dolayısıyla davacı markasında“...” kelime köküne eklenen “...” ibaresi ile de yeni bir kelime yaratılmış ise de somut bir anlamı olmayan bu kelimenin bilinen “...” kelimesinden türetildiğinin tüketici tarafından derhal fark edilebilir olduğu noktasında da bir tereddüt bulunmadığı,

bu bağlamda davacı yan markalarının tamamı için esas ve ayırt edici unsurun “...” sözcüğü olduğu noktasında bir tereddüt bulunmadığı, anlaşılmaktadır.

Markalar arasında iltibasa yol açacak derecede bir benzerlik olup olmadığının tespitinde her iki markaya konu işaretin, ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak bütünü itibariyle görsel, işitsel ve anlamsal olarak bıraktıkları izlenimin esas alınması gerekmektedir.

... sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede,davalıya ait davaya konu markanın, ürün ambalajı görselini içerdiği; ancak başvuru sırasında marka adının “...” olarak belirtildiği görülmekle, işbu davaya konu marka başvurusunda tüketiciye marka algısı ileten unsurun, bir başka deyişle marka olarak korunmak istenen unsurun, bu ambalaj üzerinde bulunan “... ...” ibaresi olduğu; bu doğrultuda anılan unsurun siyah zemin üzerine,

büyük puntoyla ve beyaz renkle yazılmış “...” kelimesinden oluştuğu, bu unsurun altında oldukça küçük puntoyla yazılmış “...” ibaresinin yer aldığı; markada başkaca bir ... yahut renk unsuru da bulunmaması karşısında “...” ibaresinin bir bütün olarak esaslı unsur olduğu; bu durumda davalı markası ile davacı markası arasında arasında görsel benzerlik bulunmadığı, davacıya ait markaların “...” sesleriyle okunacağı, davalıya ait markanın ise “...” biçiminde telaffuz edileceği, markaların bitiş seslerinin farklı olduğu,

markanın son sesinde bulunan “s” sesinin sürekli sessiz harflerden olması da göz önüne alındığında telaffuzda ön planda bulunduğu, bu durumda taraf markaları arasında işitsel benzerlik bulunmadığı; davalı markasının kavramsal karşılığının bulunmaması karşısında markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları; neticeten davacı adına tescilli "..." esas ibareli markalar ile davalının "..." ibareli markası arasında biçim, renk, grafik unsurlar, düzenleme ve tertip tarzı olarak görsel, sesçil ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı,

işin uzmanı veya dikkatli kişilerden oluşmayan, makûl düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yargılama konusu ürünler için ayırdığı satın alım ve yararlanım süresi içinde, davalının "..." markasını gördüğünde bunun davacının mesnet markalarından farklı bir marka olduğunu algılayabileceği, tescilli markaların bir uzantısı, yeni bir versiyonu, yeni bir serisi olarak algılanmasının ihtimal dahilinde olmadığı,

iltibas tehlikesinin bulunmaması halinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin (5) numaralı fıkrasının uygulama alanı bulmayacağı da dikkate alınarak davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... Hakim ... · ¸ ¸