Ankara 5. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/328 K.2021/283

... -... ...

DAVA

Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Tasarımın Hükümsüzlüğü)

DAVA TARİHİ : 26/11/2020

KARAR TARİHİ : 02/07/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 17/08/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Tasarımın Hükümsüzlüğü) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili 26/11/2020 harçlandırma tarihli dava dilekçesinde özetle.

Davalı ...'ün ... sayılı tasarım tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin söz konusu tasarıma itirazda bulunmasına rağmen davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı karar ile tasarımın yeni ve ayırt edici niteliği haiz olduğu belirtilerek müvekkilinin itirazının reddine karar verildiğini, YİDK kararına konu olan davalı tasarımının, müvekkilinin tescilli ve tanınmış markası olan "... ...-... cat" markasına ayniyet derecesinde benzer olması nedeniyle yeni ve ayırt edici olmadığını, ayrıca müvekkilinin tescilli markalarından doğan haklarını da ihlal eder nitelikte olduğunu, davalı şahsın,

müvekkilinin tanınmış tasarım ve markalarının varlığından haberdar olmasına rağmen, bu markaya ayniyet derecesinde benzer olan dava konusu tasarımı tescil ettirmek istemesinin kötü niyetli bir davranış olduğunu, davaya konu tasarımın tescil edilmesi halinde müvekkili aleyhine haksız rekabet doğacağını belirterek; öncelikle dava konusu ... sayılı tasarımın 3.şahıslara devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, akabinde ... sayılı YİDK kararının iptali ile dava konusu tasarımın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı TÜRKPATENT vekili 28/12/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davaya konu tasarımın, itiraza mesnet marka ve tasarımlar karşısında belirgin farklılıklara sahip olduğunu, davaya konu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik özelliklerini taşıdığını, dava dilekçesinde ileri sürülen tüm iddia ve taleplerin haksız ve mesnetsiz olduğunu, YİDK kararının hukuka uygun olduğunu beyan ederek; davanın reddini talep etmiştir. Davalı ..., davaya cevap dilekçesi ibraz etmediğinden 6100 sayılı HMK m.128 hükmü gereği, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılmıştır.

UYUŞMAZLIK

Dava, 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan YİDK Kararının İptali ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.77 hükmüne göre açılan Tasarımın Hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı YİDK kararının hukuka uygun olup olmadığı, davalı ...'e ait ... nolu tasarımın başvuru tarihi itibari ile mutlak anlamda yeni ve ayırt edici olup olmadığı, tasarım koruması kapsamında kalıp kalmadığı, dava konusu tasarımda, davacının fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımının bulunup bulunmadığı, davalı şahsın kötü niyetli olup olmadığı, davalı tasarımının tescili halinde hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tasarım tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmuş,

06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

İşlem dosyasının tetkikinde. Davalı ... ...'ün 05.11.2018 tarihinde ... sayılı tasarım başvurusunda bulunduğu, Tasarımlar Dairesi Başkanlığı'nın 26.11.2018 tarihli 305 sayılı Resmi Tasarım Bülteni'nde başvurunun yayımlandığı, davacının 22.02.2019 tarihli dilekçesi ile yayına itiraz ettiği, itiraza mesnet olarak.

Türkiye'de tescilli markalarının listesi, Türkiye'de tescilli 78112 sayılı "Şekil" markası, WIPO nezdinde ve yurtdışında birçok ülkede tescilli markalarının listesini gösterdiği, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun ... sayılı kararı ile.

"İtirazın reddine ve 2018 06620/ 1 sıra numaralı tasarımların tescilinin devamına” şeklinde oybirliği ile karar verdiği, verilen kararın davacı marka vekiline 12.11.2020 tarihinde tebliğ edildiği, yasal iki aylık hak düşürücü süre içinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Tasarım, bir ürünün veya onun bir kısmının görmek veya dokunmak gibi insan duygularıyla fark edilen görünümüdür. Görünüm, ürünü veya onun üstündeki süslemeyi oluşturan çizgilerin, özel şekillerin, çevre çizgisinin, renklerin, biçimin ve/veya malzemenin sonucudur .

6769 sayılı SMK’nın 56. maddesinde koruma koşulları düzenlenmiş olup, bir tasarımın tescili için yeni ve ayırt edici nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. 6769 sayılı SMK’nın 56/4. maddesine göre bir tasarımın “yeni” olması o tasarımın aynısının daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması anlamına gelir. Eğer herhangi iki tasarım arasında sadece küçük ayrıntıda farklılık varsa o tasarımlar aynı kabul edilir.

Yenilik değerlendirmesinde temel alınan kriter mutlak yenilik, yani dünyada yenilik ilkesidir. Yenilik mutlaktır; çünkü, tescili istenen tasarımın aynısının kamuya sunulması halinde, Türkiye’de dünyanın neresinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, yenilik ortadan kalkar. Bundan tescil başvurusunda bulunan tasarımcının haberinin bulunup bulunmaması, hiçbir etki yapmaz.

Ayırt edicilik kriterini düzenleyen 56/5. Madde uyarınca, “Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, b)Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.” Bir tasarımın ayırt edici nitelikleri o tasarıma has, yani sadece o tasarıma ait özelliklerdir. Yine 56/5. maddeye göre tasarımlar arasındaki kıyaslama bilgilenmiş kullanıcı tarafından yapılacak olup, 56/6. maddeye göre ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınacaktır.

Bilgilenmiş kullanıcı, tasarımı kullanarak bilgi sahibi olmuş, tasarımı tanıyan, deneyim sahibi kullanıcı demektir. Bilgilenmiş kullanıcı, sıradan bir kullanıcının gözden kaçırabileceği tasarımın önemli özelliklerini fark eder. Ama bir tasarım uzmanı kadar da bilgi birikimine sahip olmadığı için ayrıntılarla ilgilenmez.

Seçenek özgürlüğü kavramı ile ilgili olarak, koruma dışı hallerin değerlendirildiği 58/2. Maddede “Koruma kapsamının değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.” ifadesi yer almaktadır. Bir ürün, tasarımcısına ne kadar seçenek özgürlüğü bırakıyorsa koruma kapsamı da o denli genişler; seçenek özgürlüğü ne denli darsa koruma kapsamı da o denli daralır.

Bir ürün işlevini yerine getirebilmesi için ancak belirli bir şekilde tasarlanması zorunluysa, bu ürünün tasarımı hiç koruma görmez. Yine 58/4-c. bendine göre, “Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri koruma kapsamı dışında kalmaktadır.”

Belirtilen açıklamalar ışığında tarafların iddia ve savunmaları, tasarım işlem dosyası, itiraza mesnet gösterilen tasarımlar ve tüm dosya kapsamına göre;

Dava konusu tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı, davacının fikri mülkiyet hakkını yetkisiz olarak içerndiği iddia edildiğinden, mahkememizin 26/03/2021 tarihli ön inceleme duruşmasında verilen 7 nolu ara karar ile; "Dosyanın re'sen seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine (1 tasarım uzmanı - 1 endüstriyel tasarımcı - 1 tekstil sektörü) tevdii ile;

Davalıya ait tasarım başvurusu ile YİDK aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgeler, davada ileri sürülen iddia ve savunmalar yanında bilirkişi heyetinin mesleki bilgisi gereği veritabanları, internet, katalog vb tüm sanal ve fiziki ortamda yapacağı resen mutlak yenilik araştırması neticesinde başvuru tarihi itibari ile davalıya ait tasarımın mutlak anlamda;

A)Yeni ve ayırt edici olup olmadığı,

B)Tasarım koruması kapsamında kalıp kalmadığı,

C)Davacıya ait fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerip içermediği,

Hususlarında mütalaa alınmasına,

Her bir bilirkişi için 700.-TL ücret takdirine,

Bilirkişi ücreti için eksik 2.100,00 TL'yi mahkeme veznesine yatırmak üzere davacı vekiline HMK m.324/2 hükmü gereği iki hafta kesin süre verilmesine, bu süre içerisinde eksik avansın ikmal edilmemesi, davalıların da bu eksikliği ikmal etmek istememesi halinde davacı tarafın bilirkişi incelemesinden vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına, (İHTARAT YAPILDI)" şeklinde karar verilmiş olup, bilirkişi incelemesi için eksik delil avansını ikame etmek üzere davacı vekiline kesin süre verilmiş, kesin süreye uyulmamasının neticesi duruşmada hazır davacı vekili Av....ın yüzüne ihtar edilmiştir.

Mahkememizce davacı vekiline verilen kesin süre içerisinde davacı taraf bakımından delil avansı yatırılmamış olup, davacı vekiline verilen kesin süre sona erdikten sonra, 15/06/2021 tarihinde bu eksik avansın mahkeme veznesine yatırıldığı MSR2021 seri 22692 sıra numaralı tahsilat makbuzundan anlaşılmıştır.

Davalı TÜRKPATENT vekili, mahkememizin 02/07/2021 tarihli duruşmasında verdiği sözlü savunması ile; "Davacı taraf mahkemenizce verilen yasal süre sona erdikten sonra delil avansını ikmal etmiştir, süre sona erdikten sonra delil avansı ikmal edildiğinden davacı taraf bilirkişi incelemesinden vazgeçmiş sayılmalıdır, davacı tarafın süre sona erdikten sonra ikmal ettiği delil avansına muvafakatımız yoktur." şeklinde beyanda bulunmuş olup, davacı tarafın süresinden sonra yatırdığı delil avansına muvafakatinin bulunmadığını açıkça belirttiği tespit edilmiştir.

HMK m.324/1 ve 2 hükmüne göre; Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler. Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü yerine getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. Aksi hâlde talep olunan delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılır.

Delil avansının süresi içerisinde yatırılmamasının yaptırımı, tarafın dayandığı delilden vazgeçmiş sayılması, yani o delil incelenmeden karar verilmesidir. (Pekcanıtez H., Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl Hukuku, 15.Bası, İstanbul 2017, s.936) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07/02/2018 tarih 2017/15-422 Esas 2018/114 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; Delil avansının yatırılmaması hâlinde, bu yükümlülüğün üzerine düştüğü tarafın o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayıldığı kabul edilerek, yargılamaya devam edilir ve o delille ispatlanacağı düşünülen vakıa ispatlanamamış sayılır. Böyle bir durumda hâkim, mevcut delil durumuna göre karar verir.

Somut olayda; davacı vekilinin kendisine tanınan kesin süre sona erdikten sonra delil avansını ikmal etmesinin HMK m.324/2 hükmünün uygulanmasını bertaraf etmeyeceği, belirtilen sürenin sona ermesi nedeni ile davalılar lehine usuli müktesep hak meydana geldiği anlaşıldığından davacı vekilinin bilirkişi incelemesi talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilerek yargılama yürütülmüştür.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28.03.2007 tarih 2007/11-154 E 2007/168 K sayılı kararı uyarınca; bir tasarımın yeni veya ayırt edici olup olmadığı hususu, özel veya teknik bilgiyi gerektiren bir sorun olup, çözümü hukuk dışında olup, bilirkişi marifeti ile çözümlenmelidir.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 16.03.2016 tarih 2015/8417 E 2016/2927 K sayılı kararı uyarınca da; bir tasarımın yeni veya ayırt edici olup olmadığı hususu, özel veya teknik bilgi gerektirmekte olup, bu sorun içinde tasarım uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyetince çözümlenmelidir.

Yukarıda yer verilen yüksek yargı uygulaması dikkate alındığında; dava konusu tasarımın yeni veya ayırt edici olmadığı iddiasının ancak özel ya da teknik konuda bilgi sahibi bilirkişi/bilirkişiler marifeti ile irdelenebileceği, davalı kurumun tesis ettiği YİDK kararının mahiyeti itibariyle bir idari işlem niteliğini haiz olup, idari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandıkları (Günday, Metin (2011) İdare Hukuku, Ankara, 10.Baskı, s.125-126), bu nedenle somut olayda davaya konu idari işlemin tesisine mesnet, dava konusu ... sayılı tasarımın,

itiraz ekinde listelenen ve itiraza gerekçe gösterilen markalardan genel izlenim itibariyle farklı görülmesi, bu nedenle dava konusu tasarımın yeni ve ayırt edici niteliği haiz olması yönündeki kurum tespitinin aksini ispat külfetinin davacı üzerinde bulunduğu, davacı tarafın üzerine düşen ispat külfetini yerine getiremediği, eksik delil avansını ikame etmeyerek bilirkişi incelemesinden de vazgeçtiği göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu tasarımın yeni veya ayırt edici olmadığı iddiası ispatlanamamıştır.

Bununla birlikte dava konusu tasarım başvurusuna itiraz edilirken, aynı zamanda itiraza mesnet markaların yetkisiz olarak söz konusu tasarımda bulunduğu iddiası da ileri sürülmüştür.

SMK m. 67/2 ve 77/1-a düzenlemelerine göre tescil başvurusuna konu edilen tasarım görsel anlatımı içerisinde başkasına ait bir marka, (yahut başkasına ait bir tasarımın veyahut da tescilli başka bir sınaî hakkın) bulunması, başka bir ifadeyle bir fikri mülkiyet hakkının izinsiz kullanımı gibi bir nedenle tasarımın kısmen ya da tamamen iptali mümkündür.

Bu düzenlemenin temel hareket noktası, sınai mülkiyet hakkına tecavüzdür. Zira; marka tescili yoluyla elde edilemeyecek olan bir korumanın tasarım tescil yoluyla elde edilmesi amaçlanmakta ise de marka tescili yoluyla kullanımın mümkün olmadığı hallerde bu hakkın tasarım tescili yoluyla da korunmaması gerektiği düşünülmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08/06/2016 tarih 2014/11-696 Esas 2016/778 Karar sayılı kararı uyarınca; iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olduğundan, davacının ileri sürdüğü; dava konusu tasarımda kendisine ait fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanıldığı iddiasına ilişkin olarak, salt bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilemeyecektir. Zira; yukarıda izah edildiği üzere, iltibas değerlendirmesi hukuki bir sorun olup, bu hususta bilirkişi incelemesi yapılmasa dahi, mevcut delil durumu itibariyle mahkeme hakiminin hukuki bilgisi ile işin esasını çözüme kavuşturması gerekmektedir.

Buna göre söz konusu iddia bakımından mahkememizce re'sen yapılan incelemede; dava konusu tasarımın bir ambalaj tasarımı olduğu, ne tür bir ürün ambalajı olduğunun tasarım başvuru kaydından anlaşılamadığı, bu nedenle davacı tarafın itiraza mesnet markalarının tescilli oldukları emtialar üzerinde kullanılma ihtimali bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiği, dava konusu tasarım başvurusu incelendiğinde; gri-mavi-gri olarak kompozisyonu oluşturulmuş dikey şeritli bir zemin üzerinde, mavi zeminin sağ tarafına konumlandırılacak şekilde, beyaz renkle "... ..." kelimesinin dikey şekilde yazıldığı, "..." kelimesinin hemen üstünde, yine dikey şekilde turuncu renkli, gövdesinde hız efekti bulunan yırtıcı bir hayvan figürüne yer verildiği tespit edilmiştir.

Davacıya ait itiraza mesnet markalar incelendiğinde; "..." kelimesi ile birlikte veya müstakil olarak siyah renkli yırtıcı bir hayvan figürüne yer verildiği görülmektedir.

Dava konusu tasarım başvurusu ile davacıya ait itiraza mesnet markalar karşılaştırıldığında.

Davacı markalarında yer alan yırtıcı hayvan figürlerinin "..." yırtıcı hayvan türüne atıfta bulunduğu, bu hayvan figürünün atağa hazır, avına sıçrama anı ile mizanpajının yapıldığı, dava konusu tasarım başvurusunda yer alan yırtıcı hayvan figürünün ise tasarımı oluşturan kelime unsurları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, zira ortalama tüketici kesiminin markasal etki doğurma kabiliyetini haiz bir tasarımın ayırt edici unsurlarını bir bütün halinde algılayacağı, dava konusu tasarımda yer alan "..." kelimesinden kaynaklı olarak,

tasarımda yer alan yırtıcı hayvan figürünün "JAGUR" hayvan türüne ilişkin bir illüstrasyon olduğu yönünde ortalama tüketici kesimi nezdinde hemen ve ilk bakışta bir algı oluşacağı, ortalama tüketici kesiminin ... ve jaguarın birbirinden farklı iki ayrı yırtıcı hayvan türü olduğunu hemen ve ilk bakışta kavrayacağı, buna göre;

daha önce davacıya ait "... ...-... cat şekil markalarını gören, işiten, bu markalı emtialardan yararlanan makul derecede bilgili, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama tüketici kesiminin, daha sonra davaya konu tasarım başvurusunu davacıya ait markaların kapsamındaki emtialar üzerinde görmesi ya da işitmesi halinde, tasarımın markasal etki oluşturan ayırt edici unsurlarını bir bütün halinde algılayacakları, dolayısıyla "Şekil+... ..." şeklindeki kavrayışları neticesinde, davaya konu emtialardan faydalanmak için ayıracakları süre içerisinde, bu tasarımı davaya konu markalardan farklı bir tasarım olarak algılayacakları,

tasarımda yer alan yırtıcı hayvan figürünü "..." ile ilişkilendirerek kavramsal olarak davacı markalardan bu tasarımı ayrıştıracakları, dolayısıyla bu tasarımı davacıya ait markalarla karıştırmayacakları gibi, tasarım sahibi davalı şahıs ile itiraza mesnet markaların sahibi davacı arasında idari veya ekonomik bir bağlantı da kurmayacakları, belirtilen nedenlerle; dava konusu tasarım ile davacıya ait markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığından, dava konusu tasarımda, davacıya ait bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz olarak kullanıldığının söylenemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Davacı vekili, her ne kadar davalı şahsın kötü niyetli olarak tasarım başvurusunda bulunduğunu ileri sürmüşse de, dava konusu tasarım ile davacıya ait markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı, bunun haricinde davalı şahsın engelleme, spekülasyon, şantaj, davacının ticari faaliyetlerini baltalama gibi amaçlarla davaya konu tasarım tescil başvurusunda bulunduğunu gösterir somut nesnel olguların bulunmadığı anlaşıldığından kötü niyet iddiası yerinde bulunmamıştır. Yukarıda izah edilen gerekçelerle davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Katip ... · E-imza Hakim ... · E-imza