Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/118 K.2021/137

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin çeşitli markalı ürünleri ile farklı sektörlerde ihtiyaçlara cevap vererek esnek piyasa koşullarına uyum sağlayan rekabetçi ve dinamik bir yapıya sahip bir şirket olduğunu, harcadığı emek ve koyduğu sermaye ile markalarına ayırt edicilik niteliği kazandırdığını ve markalarını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescil ettirdiğini, müvekkilinin "......." esas unsurlu ve ibareli birçok seri markanın maliki olduğunu, markalarını uzun yıllardan beri yoğun ve ciddi surette kullanmakta olduğunu, ancak hal böyle iken davalı tarafın, müvekkili adına uzun yıllardan beri tescilli,

nizasız ve fasılasız surette kullanılmakla ayırt edici nitelik kazanan markalarının aynısı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markayı ....... no ile usul ve yasaya aykırı olarak, müvekkilinin markası ile aynı ve türdeş mal ve hizmetlerde kendisi adına tescil ettirdiğini, müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalının, müvekkilinin markalarından haberdar olmasına rağmen, müvekkilinin markasının yazılış, okunuş ve telaffuz bakımından aynısı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan bu markaların tamamen kötü niyetli bir şekilde tescilini sağladığını,

müvekkilinin "......." ibareli ve esas unsurlu markasını 1994 yılından bu yana tescilli olarak kullandığını, "......." ibaresini muhafaza ederek çok sayıda seri marka oluşturduğunu ve davalı adına tescil edilen "......." esas unsurlu markanın ortalama tüketici tarafından müvekkilinin seri markalarının devamı niteliğinde algılanabileceğini iddia ederek, davalıya ait ....... sayı ile tescilli " ......." ibareli markanın, 25. Sınıfta yer alan “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar.

Ayak giysileri. ve 35. Sınıfta yer alan ‘’Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar.Ayak giysileri.Baş giysileri." mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)” emtialarında kullanılmaması nedeniyle 6769 sayılı SMK’nın 26. Maddesine göre iptali ile sicilden terkinini ve davalı adına tescilli markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 5,

6 ve 25. maddeleri nedeniyle hükümsüzlüğü ile sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, ancak davalının dava ile ilgili herhangi bir yazılı yanıtta bulunmadığı gibi duruşmalara da iştirak etmediği anlaşılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava, davalı adına olan ....... nolu " ......." esas unsurlu markanın kullanmama nedeniyle iptali ve 6769 Sayılı SMK'nın 5, 6 ve 25. Maddeleri nedeniyle hükümsüzlüğü ve sicilden terkini taleplidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ....... sayılı " ......." ibareli markanın, 25 ve 35. Sınıflarda 04/07/2013 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davalı adına tescilli olduğu, ..... sayılı "......" ibareli markanın, 25. Sınıfta ilk defa 07/06/1994 tarihinde davacı adına tescil edildiği ve 07/06/2014 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenilendiği, ..... sayılı "......" ibareli markanın, aynı sınıfta ilk defa 01/06/2005 tarihinde davacı adına tescil edildiği, 01/06/2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle yenilendiği ve yine "......." esas unsurlu birçok markanın davacı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nın 9. Maddesi uyarınca, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Mülga 556 Sayılı KHK'nın 14. Maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptaline ilişkin gerekçeli kararın 06 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile 6769 Sayılı SMK'nın 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi karşısında, 10/01/2017 tarihinden sonra açılan iptal davalarında, 5 yıllık sürenin hesabında aradaki bu günlük 4 günlük boşluk nedeni ile 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğünden önceki dönemde geçen sürenin de hesaba katılması gerekir.

Zira 06/01/2017 tarihine kadar markanın kullanılmamasının bir yasal yaptırımı mevcuttur ve marka sahipleri de bunu bilmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi'nin 5/c maddesi ile TRIPS Anlaşmasının 19. Maddesinde de, markanın kullanılması koşulu düzenlenmektedir. Her ne kadar 6769 Sayılı kanunda, bir geçici madde ile 4 günlük boşlukla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de, 06/01/2017 tarihinden önceki kullanmama sürelerinin yok sayılması mümkün değildir.

Sonuçta halen yürürlükteki yasal düzenlemeye göre tescilden itibaren 5 yıl kullanılmayan marka iptal edilir. SMK'nın 26. Maddesinin SMK önceki dönemde tescil edilmiş, fakat kullanılmayan markalar yönünden de uygulanması, kanunların geçmişe yürümeme ilkesine de aykırı değildir. Zira geçmişe etki yasağı mutlak olmayıp, hak sahiplerinin belirli bir hukuki duruma olan güveni objektif olarak haklı ise geçmişe etki yasağından söz edilemez.

(Bakınız Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. Bası, S.983 vd) Yüksek Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12/11/2020 tarih ve 2020/1133 Esas 2020/5023 Karar sayılı ilamı da bu doğrultudadır.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 6. maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19. maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir.

Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlayacağı belirtilmiştir.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

Davacı vekilince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi hazırlamış olduğu 27/01/2021 havale tarihli raporunda sonuç olarak,

dosyadaki delillerden hareketle, davacı tarafın "......." ibaresinin tanınmış marka olduğu yönünde bir tespite ulaşılamadığını, davalıya ait ....... nolu "......" markası eski tarihli olup, aynı ve benzer sınıfta tescilli olan ..... ve ..... nolu "......." esas unsurlu davacı markaları ile hem işaret (markalar), hem de işletme (markaların sahipleri) düzeyinde iltibasa sebebiyet verebilecek derecede benzerlik arz ettiği yönünde kanaate varıldığı,

böyle olmakla birlikte, davalı markasının tescil tarihi ile dava tarihi arasında, hükümsüzlük davası açılmasında tanınmış markalar için mülga 556 Sayılı KHK'da açıkça öngörülen ve alelade markalar için de kabul edilmekte olan, SMK m.25/f.6'da uzun süre sessiz kalma suretiyle hak kaybı düzenlenirken açıkça kanuni düzenlemeye kavuşan "5 yıllık süre"nin geçmiş olduğu,

istisnai olarak SMK m.25/f.6'da öngörülen ve ayrıca başlı başına bir hükümsüzlük sebebi de olup, davacı tarafından ileri sürülmüş olan kötü niyetli tescil konusunun Mahkeme'nin takdirinde olduğunu, davalı markasının SMK m.9 anlamında ciddi kullanımının olup olmadığı ve bu sebeple iptali gerekip gerekmediği hususunda, davalı tarafın davaya cevap vermediği ve dolayısıyla dosyaya kullanıma dair delil de sunmadığı için inceleme yapılamadığı belirtilmiştir.

Davacının kullanmama nedeniyle iptal talebi yönünden yapılan değerlendirmede.

Davalı adına tescilli ....... nolu "....... " markanın tescil tarihi ile dava tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin geçtiği, markanın kullanımına dair davalı tarafça herhangi bir delil bildirilmediği ve itiraz edilmediği anlaşılmakla, yerleşik Yargıtay içtihatları gereği ciddi kullanım olgusunu ispat külfeti marka sahibi davalıya ait olduğundan kullanmama nedeniyle iptale ilişkin talep yönünden davanın kabulü gerekmiştir.

Davacının hükümsüzlüğe yönelik talebi yönünden ise; davacı markasının tanınmış marka olduğuna dair bir delil sunulamadığı, yine davalı tescilinin kötü niyetli olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmakla, SMK m.25/f.6'da uzun süre sessiz kalma suretiyle hak kaybı düzenlenirken açıkça kanuni düzenlemeye kavuşan "5 yıllık süre"nin geçmiş olduğundan davacının hükümsüzlüğe dair talebi yönünden davanın sessiz kalma yoluyla hak kaybı nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır