Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2023/13 K.2024/237

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin 29/04/2013 tarihinden itibaren eğitim sektöründe hizmet gösteren, alanının güvenilir ve başarılı eğitim ve öğretim kurumlarından olduğunu, müvekkilinin aynı zamanda ticaret unvanını oluşturan "...." ibareli markanın 41. sınıfta tescili için TPMK'ya başvuruda bulunduğuinu, ancak bu başvurunun davalıya ait .... tescil numaralı marka gerekçe gösterilerek reddedildiğini, ancak ilgili ibarenin ilk kez müvekkilince oluşturulduğunu, aynı zamanda "...." ibaresinin müvekkilinin ticari unvanı olduğunu, müvekkilinin işbu ibare ile bilindiğini ve tanındığını,

davalının da müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve müvekkilinin ticari faaliyetlerinden de haberdar olduğunu, davalının hiçbir geçerli sebebi yok iken müvekkiline ait markanın ayırt edilemeyecek derecede benzerini tescil ettirmesinin müvekkilinin markadan doğan haklarını ihlal ettiğini iddia ederek, davalı adına .... sayı ile tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

CEVAP VE KARŞI DAVA

Davalı/karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesi ile, davanın davaya konu mevcut TPMK nezdinde tescilli markalarının 6769 Sayılı SMK'nun 5/2 maddesine dayandırdığını, ancak davacının iddia ettiği hususların yasanın bu maddesine uymadığını, iddialarının tamamen bir hak oluşturmaya dayalı savunmalar olduğunu, taraflarınca davacının tescilli markalarına yönelik tecavüzü sebebiyle Mahkememizin .... D.İş sayılı dosyasında ikame edilen delil tespiti ile de bu hususun sabit olduğunu iddia ederek, asıl davanın reddini ve müvekkilinin markasına yönelik tecavüzün önlenmesini, şimdilik 200,00 TL maddi v 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden iibaren işleyecek avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı karşı davacı vekili 01/10/2024 tarihli dilekçesi ile, maddi tazminat talebini 1.000.000,00 TL tutarına ıslah etmiş ve harcını yatırmıştır.

Mahkememizin 09/06/2022 Tarih, .... Esas ve .... Karar sayılı "A-ASIL DAVA YÖNÜNDEN; davacının davasının KABULÜNE, davalı adına tescilli .... tescil nolu markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine,

B-KARŞI DAVA YÖNÜNDEN

1-Davalının karşı davasının REDDİNE," dair verilen karar, davalı karşı davacı vekilinin istinaf talebi üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi'nin 08/12/2022 Tarih, .... Esas ....

Karar sayılı " bilirkişi heyeti tarafından davalı-karşı davacının 2002 ve sonraki tarihli markasal kullanımının tespit edilmesine rağmen, davalı-karşı davacının markasındaki esaslı unsurun " ...." ibaresi olduğu gözetilmeyerek, davalı-karşı davacının önceye dayalı üstün hak sahipliğinin bulunmadığı sonucuna ulaşılması hatalıdır.

Açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacının, davacı-karşı davalının 2013 yılında kullanmaya başladığı "..." ibaresi yönünden geçmişe dayalı üstün hak sahipliği bulunduğundan asıl davadaki davalı-karşı davacının "...." markasının hükümsüzlüğü şartları bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gereklidir.

Kabule göre; davalı-karşı davacının tescilli ve geçerliliğini sürdüren .... tescil numaralı .... markasına davacı-karşı davalı tarafından tecavüz edildiğinin de kabulü zorunludur.

Tüm bu nedenlerle, karşı dava yönünden davalı-karşı davacının marka hakkına tecavüzün tespiti ve tazminat talepleri yönünden denetime elverişli rapor alınarak, oluşacak duruma göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olduğundan davalı-karşı davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına" ilamı ile mahkememiz kararı kaldırılmış ve dosya yeniden yargılama yapılmak üzere mahkememize iade edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararında işaret edildiği şekilde tüm incelemeler yapılmış, maddi tazminat hesabı yaptırılmış ve karşı davacı vekili arttırım dilekçesi vermiştir. HMK'nun 353/1-b maddesi kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi'nin aksi düşüncede olması halinde yeniden esas hakkında karar vermek üzere imkan tanınmıştır. Önceki kararımız kaldırılmış olmakla, bütün sonuçlarıyla ortadan kalktığından yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Dosya; dosya kapsamı deliller, önceki bilirkişi raporları ve BAM kararı değerlendirilmek suretiyle, davacı-karşı davalının , davalı-karşı davacı marka haklarına tecavüzünün olup olmadığı, BAM kararında işaret edildiği şekilde, tecavüzün varlığının kabulü halinde davalı-karşı davacının tazminat seçeneği olan net kazanç seçeneği de gözetilerek davacı karşı davalının tecavüz nedeniyle elde ettiği net kazanç ve dolayısıyla davacının isteyebileceği maddi tazminat tutarını gösterir rapor tanzimi için dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, heyet tarafından hazırlanan ve ibraz olunan 07/09/2023 tarihli rapor ile, asıl dava açısından

davacı-karşı davalının 25.02.2016 tarihinden itibaren 41. sınıfta yer alan hizmetlerde

markasal kullanımlarının şeklinde olduğu,

davalı-karşı davacının ..... no ile tescilli ve .... no ile tescilli

markalarının Türk Patent nezdinde tescilli hak sahibi olduğu,

davalı adına 02/07/2002 tarihinden itibaren ve .... no ile tescilli

markasının, sahip olduğu esas unsurlarının farklı olması nedeni ile sonraki tarihli

.... no ile tescilli markası için müktesep hak teşkil etmeyeceği,

davacı-karşı davalının hükümsüzlük talebi değerlendirildiğinde; sözkonusu marka ile

davalının 25.02.2016 tarihinden itibaren markasal kullanımlarının davalı adına ....

no ile tescilli markası ile görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer

olduğu, ve davacının 41. Sınıfta yer alan hizmetlere bu şekil + ... ibaresinin

davalıya göre öncelik hakkı olduğu tespit edilmekle SMK 6/3 ve 25. maddesi uyarınca davalı

adına .... no ile tescilli markasının 41. Sınıfta yer alan hizmetler

açısından hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğu,

karşı dava açısından

; davacı-karşı davalının şeklindeki kullanımlarının davalı-karşı davacı adına

..... no ile tescilli no ile tescilli markası ile benzer olduğu ve fakat davacı-

karşı davalının tescilsiz eskiye dayalı kullanımlarında davalı-karşı davacıya göre öncelik hakkı olduğu, davacı-karşı davalının başkaca bir şekilde kullanımlarının da mevcut olmadığı

göz önüne alındığında davacı-karşı davalının , marka hakkına tecavüz teşkil edecek herhangibir

eyleminin tespit edilemediği,

davalı-karşı davacı tarafın, maddi tazminat talebi doğrultusunda, davacı-karşı davalı tarafın

ticari defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapılamadığından, muhtemel kazanç hesabının

yapılamadığı, davalı-karşı davacı tarafın maddi tazminat talebinin Türk Borçlar Kanununun 50.

ve 51. Maddelerine göre belirlenmesi hususunun mahkemenin takdirinde olduğu belirtilmiştir.

Davacı/karşı davalı taraf karşı dava yönünden kesin süreye rağmen ticari defterleri ibraz etmediğinden, ibrazdan kaçınmış sayılmasına ve bu hususun da gözetilerek sektör uygulamaları , işletmelerin niteliği gözetilerek; dosyanın en son rapor tanzim eden bilirkişi heyetine taraf itirazlarını karşılar, davacı karşı davalı eylemlerinin karşı davacının markadan doğan haklarına tecavüz veya haksız rekabet teşkil ettiğinin kabulü halinde,

net gelir metoduna göre genel giderler hesaba katılmaksızın dava tarihi olan 17/05/2017 tarihinden geriye olan dönemde kısmen SMK ve kısmen de KHK'nın yürürlükte olduğu dönem belirtilerek markanın kazanca etkisi belirtilerek istenebilecek maddi tazminat tutarını gösterir ek rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, heyet tarafından hazırlanan 30/05/2024 tarihli rapor ile,

davacı-karşı davalı tarafından, mahkeme tarafından verilen kesin süre içerisinde ticari

defter ve belgeler incelemeye sunulmadığından, davalı-karşı davacı tarafın maddi

tazminat taelbi yönünden inceleme yapılamadığı, sektör bilrikişi tarafından sektörel

uygulamalar ve işletmenin yapısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler

kapsamında, 17.05.2017 tarihinden geriye doğru olan dönem için iki farklı muhtemel

kazanç hesabı yapıldığı, Örnek-1 de yapılan değerlendirmeler kapsamında davacı-

karşı davalı tarafın, eğitim faaliyetleri kapsamında elde edebileceği muhtemel

kazancın 21.095.928,00 TL. Örnek-2 de yapılan değerlendirmeler kapsamında

davacı-karşı davalı tarafın, eğitim faaliyetleri kapsamında elde edebileceği muhtemel

kazancın 19.991.208,00 TL. olabileceği,

Mahkeme tarafından, sektör bilirkişisi tarafından yapılan hesaplamalardan,

Örnek-1 de görülen bilgilerin kabul edilmesi halinde, dava konusu markanın satışlara

olan etkisi üzerinden yapılan muhtemel kazanç hesabına göre, davacı-karşı davalı

tarafın ödemesi gereken tazminatın 8.438,371,20 TL olarak hesap edildiği, Örnek-

2 de görülen bilgilerin kabul edilmesi halinde, dava konusu markanın satışlara olan

etkisi üzerinden yapılan muhtemel kazanç hesabına göre, davacı-karşı davalı tarafın

ödemesi gereken tazminat tutarı 7.996.483,20 TL. olarak hesap edildiği,

davalı-karşı davacı tarafın maddi tazminat talebinin Türk Borçlar Kanununun 50. ve

51. Maddelerine göre belirlenmesi hususunun mahkemenin takdirinde olduğu belirtilmiştir.

Dosya kapsamı deliller, TPMK kayıtları, Bölge Adliye Mahkemesi kararı ve bu karar üzerine aldırılan bilirkişi raporu ve ek raporu birlikte değerlendirildiğinde; asıl dava yönünden yapılan değerlendirmede, davalı-karşı davacının daha önceki bir tarihte adına tescil edilmiş olan .... tescil no.lu markasının .... no.lu marka

bakımından müktesep hak teşkil edip etmeyeceği önem arz eder.

Marka hukuku açısından müktesep hak tescilli markada yer alan asli

unsurların aynı kişi tarafından daha sonra yapılacak marka başvuruları açısından farklı

kombinasyonlarla tescile konu edilebilmesidir. Davalı-karşı davacı adına 2002 yılında tescil edilmiş olan .... no.lu

markası “.....” ibareleri ve şekil unsurundan oluşmaktadır. Markada

“kolej” anlamına gelen “....” ibaresi eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılan

yardımcı/tanımlayıcı bir ibare olduğundan ayırt edici özelliği bulunmamaktadır.

Davacı markasında yer alan diğer ibare “...” ibaresidir. Markadaki “.....”

ibaresi coğrafi bir yer adıdır. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu’nda, ülkemizdeki şehir,

bölge veya maruf mahal isimlerinin (örneğin İstanbul, Ankara veya İstanbul’un maruf bir

ilçesinin adı olan sadece “Pendik” sözcüğünün) tek bir sözcük olarak bir kişi lehine marka

olarak tescil edilemeyeceği; bir kişinin tekeline bırakılamayacağı belirtilmiştir. Münhasıran il

adından oluşan tescil başvurularının yanı sıra, Türkiye’deki maruf (herkesçe bilinen, tanınan)

ilçe ve yerleşim yerlerinin isimlerini tek başına (başka herhangi bir unsur bulunmaksızın) içeren

marka tescil başvuruları mutlak red nedeni olarak kabul edilmektedir. Davalı-karşı davacı markasındaki “....” ibaresi İstanbul’un Bakırköy İlçesi’ne bağlı

bir semt adıdır. Havaalanının burada bulunması sebebiyle ülkede herkes tarafından bilinmektedir. Davalı-karşı davacı belirtilen Yeşilköy Semti’nde eğitim-öğretim hizmeti

verdiğini beyan etmektedir. Bu nedenle markadaki “....” ibaresi tek

başına markada ayırt edici bir unsur değildir. Bu halde markaya başkaca unsurlar eklenmek

suretiyle ayırt edici hale gelmesi sağlanabilir.

Davalı-karşı davacı markasında yer alan diğer bir unsur ise “...” ibaresidir. Davalı-karşı davacının ... no.lu “....” markasında

yer alan “....” ibaresi bir yılı göstermektedir. Bu ibare markaya ayırt edicilik kazandıran bir

unsur olarak değerlendirilebilir.

Davalı-karşı davacının ... no.lu markasındaki şekil unsuru “...” üzerinde “dünya şekli” ile betimlenmektedir. Markaya bir bütün olarak bakılacak olursa,

markadaki şekil unsurunun ön planda olduğu görülmektedir. Markadaki yazı unsurlarının ayırt

edici gücünün zayıf ibarelerden oluştuğu dikkate alınacak olursa, ..... no.lu

“.....” markasının sonraki marka tescilleri için müktesep hak

teşkil edebilmesi için, ayırt edici gücü zayıf olan yazı unsurlarından ziyade özellikle şekil

unsurunun sonraki marka tescillerinde bulunması beklenir. Nitekim, dosyada görevlendirilen bilirkişi heyetince

yapılan teknik incelemede, davalı-karşı davacının www....com alan adlı internet

sitesinde süregelen markasal kullanımlarında daima “....” ibaresi ile “....” ve “....” unsurlarına yer verdiği tespit edilmiştir.

Davalı-karşı davacının sonraki marka tescilini inceleyecek olursak: 2016 yılında tescil

edilmiş olan ... no.lu markası koyu yeşil renkte “....”

yazı unsurlarından oluşmaktadır. Markadaki “....” harfi koyu yeşil daire şekli içerisinde yer

almaktadır. Davalının sonraki marka tescilinde, tek başına ayırt edici gücü düşük olan

“....” ibaresi yer almakla beraber, diğer yazı unsuru olan “...” ibaresi ile “....” ve “....” unsurları bulunmamaktadır.

Netice itibariyle, .... no.lu “....” markasında, 2002 yılında tescil

edilmiş olan markada ayırt edici olan markadaki şekil unsurları (kalem ve dünya şekilleri) ve

“2001” ibaresi bulunmamakla, önceki markanın asli unsurlarının sonraki markada muhafaza

edilmediği görülmektedir. Bu durumda, 2016 tarihli sonraki marka tüketici nezdinde

yenilenmiş bir marka imajı olarak değil; farklı bir marka olarak algılanacaktır. Somut olayda,

davalı-karşı davacının 2002 tarihli önceki marka tescilinin, asıl davada hükümsüzlüğü istenen

... no.lu sonraki markası yönünden müktesep hak teşkil etmeyeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Esas davada, ... no.lu “.....” markasının hükümsüzlüğü talep

edilmektedir. Davacı tarafç dosyaya ibraz edilen deliler ve görsel malzemeler dosyadaki bilirkişi raporlarına göre, davacısının yoğun şekilde reklamlar yapmak suretiyle davalı ile aynı bölgede okul açtığı, 25/02/2016 tarihinden itibaren 41. Sınıfta yer alan hizmetlerde “.....” ibaresine ayırt edici şekil unsurları eklemek suretiyle

“.....” markasını kullanmaya başladığı, davacı-karşı davalının bu

markasal kullanımının, davalının .... tescil no.lu “.... ” markasının

tescil başvuru tarihinden (07/04/2016) daha önceki tarihte başladığı tespit edilmiştir. Tescil, marka üzerinde hak sahipliğinin kazanılmasında zorunlu bir unsur değildir. Marka

üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye

aittir ki, buna “gerçek hak sahibi” denir. Davacı taraf da sunduğu delillerle, davalı markasının tescil

başvurusunun yapıldığı 07.04.2016 tarihinden önce benzer markayı kullandığını ispat eder

delilleri dosyaya ibraz etmiş olmakla, esas davada SMK m. 6/3’e dayalı hükümsüzlük

şartlarının gerçekleştiğinin kabulü gerekmiştir. Taraflar aynı bölgede , aynı faaliyet konusunda (eğitim-öğretim) faaliyette bulunmakta olup, davacının yoğun olarak yaptığı reklam faaliyetinden sonra aynı görseli tescil ettirmesinin de iyi niyetli olmadığı ve böylece SMK 6/9 maddesi kapsamında hükümsüzlük koşullarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varılarak davanın kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiştir.

Karşı davadaki marka haklarına tecavüz ve tazminat talepleri yönünden yapılan değerlendirmede ise, asıl davadaki hükümsüzlük yönünden yapılan değerlendirmede belirtildiği üzere davacı/karşı davalının (....) şeklindeki kullanımlarının davalı-karşı davacı adına olan ve hükümsüzlüğüne karar verilen ... tescil nolu ....) markası ile benzer ise de davacı/karşı davalının tescilsiz eskiye dayalı kullanımlarında davalı/karşı davacıya göre öncelik hakkı bulunduğundan davacı-karşı davalının başkaca bir şekilde kullanımının da mevcut olmadığı, yukarıda değinildiği üzere önceki tarihli davalı adına olan .... no.lu markaya da herhangi bir tecavüzünün bulunmadığı anlaşılmakla karşı davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

A-ASIL DOSYA YÖNÜNDEN

1-Davacının davasının KABULÜNE, davalı adına tescilli ..... tescil nolu markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, 2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 427,60 TL ilam harcından 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile, 396,20 TL bakiye karar harcının, davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, 3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 40.00,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davacı tarafından yapılan 62,80 TL dava ilk masrafı, 495,00 TL tebligat - tezkere masrafı ve 1.500,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.057,80 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

B-KARŞI DAVA YÖNÜNDEN

1-Davalının karşı davasının REDDİNE,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 427,60 TL ilam harcından 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile, 396,20 TL bakiye karar harcının, davalı/karşı davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince reddedilen tecavüz davası nedeniyle 40.000,00 TL vekalet ücretinin, davalı/karşı davacıdan alınarak, davacı/karşı davalıya verilmesine,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince reddedilen maddi tazminat davası nedeniyle 40.000,00 TL vekalet ücretinin, davalı/karşı davacıdan alınarak, davacı/karşı davalıya verilmesine

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince reddedilen manevi tazminat davası nedeniyle 5.000,00 TL vekalet ücretinin, davalı/karşı davacıdan alınarak, davacı/karşı davalıya verilmesine

6-Davalı/karşı davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

C-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,

D-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,

Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/11/2024

Katip ... e-imzalıdır Hakim ... e-imzalıdır