Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/640 K.2023/119

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğü, Marka'dan Doğan Haklara Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Önlenmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin TPMK nezdinde kayıtlı ... ve ... tescil numaralı markaların sahibi olduğunu, müvekkilinin tescil sahibi olduğu "..." şekil markasıyla 10 seneyi aşkın süredir ülkenin dört bir yanında bulunan ve en çok bilinen zincir marketlerinde ve ticaret hacmi en yüksek diğer satış mecralarında her türlü elektronik, mekanik ve elektriksiz alet ve gereç satışı yaptığını,

davalının ise müvekkilinin yıllardır ticari faaliyetini sürdürdüğü tescilli "..." şekil markasına benzerlik taşıyan ve hatta sanki müvekkiline ait markanın değişik bir versiyonuymuş izlenimi uyandıran "... " isminde markasıyla ... sınıfta tescil aldığını, müvekkilinin bilinirliğinden faydalanmak suretiyle bu durumu suistimal ederek ve kötüniyetli olarak aynı sınıfta tescil aldığını, davalının benzer şekilde barkayı kullanarak, müvekkilinin uzun bir özveri sonucu yarattığı olumlu marka algısından haksız fayda elde etmek istediğini, halk tarafından işletmelerin aynı olduğu,

markalar arasında bağlantı olduğu algısının oluşma ihtimali ve karıştırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, davalının kötüniyetli olduğunu, açıklana nedenlerle, kötüniyetli ve iltibasa sebebiyet veren tescilinden dolayı ... tescil numaralı "... " markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini, .... sınıftan terkinini, davalının, davacı müvekkiline ait markayı haksız ve kötüniyetli kullanması sebebiyle tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesine, her türlü reklam, afiş, görsel, fiziki veya internet hizmetlerin imhasına ve toplatılmasına,

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili şirketin, alanının öncü firmaları arasında yer aldığını, "... " ibareli markanın uzun yıllardır müvekkili şirketçe kullanıldığını, işbu markanın tanınırlığının müvekkili şirket tarafından gerçekleştirildiğini, müvekkili markanın TPMK nezdinde tanınmış marka başvurusu yapılmadan önce tanınmış marka statüsünde olduğunu, TPMK tarafından gerçekleştirilen tescil ile markanın tanınmışlığının tescil edildiğini, işbu hususun müvekkili şirket tarafından üretilen ve piyasada yapılan pazarlama ve satış faaliyetleri ile sabit olduğunu, davacı tarafın iltibas isteminin haksız olduğunu,

müvekkili şirketin haksız kazanç elde etmek istediğini, açıklanan nedenlerle, haksız ve kötüniyetli işbu davanın reddine ve yargılama gideri ile ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı ve davalı adına kayıtlı marka tescil belgeleri celp olunmuştur.

Dosya, davalının, davacıya ait ... ve ... tescil numaralı markalarından doğan haklarına tecavüzünün ve haksız rekabetinin bulunup bulunmadığı, davalıya ait ... tescil numaralı markanın hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi 02/03/2023 havale tarihli raporunda. "SMK m.6/1 açısından, davalının ... tescil no.lu markasının ....

Sınıf kapsamındaki "Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları:, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller," emtiaları açısından hükümsüzlüğünün söz konusu olmayacağı ama ....

Sınıf kapsamında yer alan diğer emtialar açısından kısmi hükümsüzlüğünün söz konusu olacağı, tespite ilişkin nihai hukuki değerlendirme ve takdirin mahkemeye ait olduğu, davalı markasının tescilinde SMK m.6/9 açısından kötüniyetin bulunup bulunmadığı hususunun ve buna bağlı olarak verilecek hükümsüzlük kararının kapsamının takdirinin mahkemeye ait olduğu, davalının "..." ibaresini, davacı markasına tecavüz edecek şekilde, yani, hem işaret hem de sınıfsal benzerlik içerir biçimde kullandığına dair, davacı tarafça sunulmuş herhangi bir belge ya da delil dosyada bulunmadığından,

marka hakkına tecavüzün oluştuğu noktasında somut bir değerlendirmede bulunulamadığı, bağlantılı olarak haksız rekabete ilişkin değerlendirmede yapılamadığı, nihai hukuki değerlendirme ve takdirin mahkemeye ait olduğu" hususlarını tespit ve rapor etmiştir.

Davalı vekili 06/03/2023 tarihli dilekçesi ile, dava konusu markanın tescili ve kullanımının ilk olarak müvekkili şirket tarafından gerçekleştirildiğini, işbu hususun dosya muhteviyatında yer alan delillerle de ispat edildiğini, davanın reddi gerektiğini, HMK 190.madde uyarınca ispat külfeti altında olan davacı tarafından, müvekkili şirketin marka tecavüzüne sebebiyet verdiği iddiasına ilişkin dosya kapsamında hiçbir hukuki dayanak sunulamadığını, işbu hususun tanzim edilen bilirkişi raporu ile de sabit olduğunu, HMK uyarınca yeni delil sunulmasına muvafakatlerinin olmadığını, bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazları doğrultusunda davanın reddine, mahkeme aksi kanaatte ise ek rapor tanzimine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 20/03/2023 tarihli dilekçesi ile, Bilirkişi tarafından "SMK m.6/1 açısından, davalının ... tescil no.lu markasının ....

Sınıf kapsamındaki "Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları:, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller," emtiaları açısından hükümsüzlüğünün söz konusu olmayacağı.." şeklindeki yorumu davalının ciddi kullanımı ispatlayamaması sebebiyle hatalı olduğunu, sadece internet sayfası görüntülerinin ciddi kullanımı doğurmayacağını, davalının, müvekkilinin tescil tarihinden daha önce ciddi oranda satış yaptığına dair hiçbir hukuka uygun delil sunmadığını, sunduğu hiçbir delilde ... ... adı altında bir kullanım olmadığını,

davalının iddia ettiği tarihlerde marka başvurularında bulunduğunu ancak bunlardan hiçbirinin "... " adı altında olmadığını, bu durumun, davalının iddialarının gerçek dışılığını ve kötü niyetini ispatladığını, davalının, davacı müvekkilinin "..." markasının bilinirlik ve tanınmışlığından istifade etmek istediğini, davalı işaret ve görselinde ... vurgusunun ağır bir şekilde yapıldığını, ise "..." markasının devamı, farklı tarzda ürünlerinin üretilmekte ve satılmakta olduğu algısını oluşturduğunu,

bu yönlerden bilirkişi raporundaki tüm aleyhlerine olan hususlara itiraz ettiklerini ve yeni bir bilirkişi tayin edilerek yeni rapor alınmasını aksi takdirde itirazları doğrultusunda karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, davalı markasının hükümsüzlüğü, davalının, davacıya ait markalardan doğan haklarına tecavüzün ve haksız rekabetinin önlenmesi talebine yöneliktir.

Hükümsüzlük talebine yönelik yapılan değerlendirmede;

SMK'nun 25.md'si hükümsüzlük hallerini düzenlemektedir. Buna göre 5.md'deki mutlak red; ve 6.md'deki nisbi red sebepleri hükümsüzlük sebebidir.

SMK'nun 6/1 md'sine göre, tescil başvurusu yapılan bir markanın tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Karıştırılma ihtimali ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor ise doğrudan karıştırma ihtimali; eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırd ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırma ihtimalinden söz edilecektir.

Somut olayda, davacıya ait hükümsüzlük ve tecavüz iddialarına dayanak ... ve ... tescil numaralı markalar "..." kelime unsurundan müteşekkildir. Başka bir kelime ya da şekil unsuru içermeyen davacı markalarında asli ve ayırdedici unsurun da yine "..." kelimesi olduğu tartışmasızdır. Davalının ... tescil numaralı markası ise "... " ibarelerinden oluşmaktadır. Söz konusu markadaki "..." kelimesi sektörel bir tanımlayıcılık içermesi itibariyle markaya ayırdedicilik katmayan tali bir unsunrdur. Bu durumda asli unsurları ayniyet içeren markalar arasındaki renk farklılığı ve ayırdedicilik içermeyen tali kelimenin varlığı markaları farklılaştırmamakta ve ortalama tüketici nezdinde benzerlik ve karıştırma ihtimali doğurduğu anlaşılmaktadır.

Bu noktada SMK 6/3 kapsamında bulunan davalı savunmasının değerlendirilmesi gereklidir.

SMK'nun 7/1.maddesine göre: "Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir". SMK'nun 6/3 maddesine göre ise: "Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

"

SMK'nun 7/1 ve 6/3 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, tescil ile marka korumasının başlayacağı yönündeki ilkenin istisnasının kullanım yolu ile marka hakkının elde edilmesi olduğu, tescli başvurusundan önce o markayı ihdas eden, kullanan, piyasada maruf hale getiren ve marka üzerinde hak elde eden kimsenin tescil sahibine karşı bu hakkını hükümsüzlük davası yolu ile kullanılabileceği gibi kendisine yöneltilen tecavüz ve hükümsüzlük davalarında savunma olarak ileri sürülebileceği kabul edilmektedir.

Buna göre davalı delilleri değerlendirildiğinde; davalıya ait ... adresinin ... kaydında ... ve ... tarihleri arasında 33 adet ... kaydının bulunduğu, 2018 yılı içerisinde bulunan ... kayıtları kontrol edildiğinde "... " ibaresinin "kablolu ve kablosuz powerbank", "organizer powerbank", "ışıklı roller kalem", "şarj kablosu", "vip hediyelik set" emtialarında yoğun ve markasal bir şekilde kullanıldığı, söz konusu emtialar bakımından davacının daha eski tarihli bir kullanımı ibraz edemediği ve davalının "elektrik enerjisi iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları;

şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller" emtialarında SMK 6/3 kapsamında önceye dayalı gerçek hak sahibi olduğu ve bu emtialar bakımından SMK 6/1 gereği hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır.

Kötüniyet iddiası yönünden yapılan incelemede;

Kötüniyetten ne anlaşılması gerektiği ve hangi koşullarda varlığının kabul edilmesi gerektiği her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus olmakla birlikte "ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve başkasının markasını ele geçirmeye, başkasının markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik olarak, "önceki marka sahibini tescil konusu ürünleri pazarlamaktan alıkoyma, piyasaya girmesini engelleme amacı ile" yapılmış tesciller kötüniyetli kabul edilmektedir. Hukukumuzda iyiniyet asıldır. Yani kötüniyet iddiasında bulunan bu iddiasını ispat külfeti altındadır. Davaya konu olayda davalının kötüniyetli tesciline delalet eder yeterli ve somut delil dosyaya sunulmadığından bu iddianın ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır.

Markadan doğan haklara tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti davası yönünden yapılan değerlendirmede ise;

Genel kurala göre tecavüz ve haksız rekabet iddiasında bulunan davacı bu iddiasını ispat külfeti altındadır. Davacı tarafından sunulan ve dosya kapsamında elde edilen davalı ... ait fiili markasal kullanımların yalnızca yukarıda ayrıntısı anlatılan SMK 6/3 kapsamında önceye dayalı gerçek hak sahibi olduğu emtialarda bulunduğu, bu kullanımlar dışında tecavüz oluşturacak davalı markasının tescilli olduğu diğer emtialar bakımından fiili kullanıma ilişkin dosyada delil bulunmadığı ve tecavüz ile haksız rekabetin koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

Tüm bu nedenlerle davacının davasının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸