Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/184 K.2023/117

Mahkememizde görülmekte bulunan Markadan Doğan Haklara ve Tescilsiz Tasarımdan Doğan Haklara Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men ve Ref'i davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin ... tescil numaralı "..." markanın sahibi olduğunu, müvekkilinin, bu ürünü Türkiye'de ilk üreten ve satan marka olmakla birlikte nev-i şahsına münhasır yenilikçi özellikleri, ambalajı ve tasarımı ile satışa sunduğunu, bu ürünün 2021 Mart ayında online pazar yerlerinde kamuya sunulduğunu, davalının kozmetik sektörü ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını, çeşitli pazar yerlerinde "..." adı altında satışa sunduğu ürün ile hem müvekkili adına tescilli markayı hem de tasarım ve ambalajı müvekkiline ait ürünü iltibas yaratacak şekilde taklit ettiğini, davalı tarafından,

davacı müvekkiline ait ... markasının yenilikçi özelliği olan çift yüzeyli ve çift işlevli ürünün birebir aynısının üretildiğini, ürünün çıkış rengi olan neon pembe rengi, ürünün şahsına münhasır olan üçgen prizma tasarımı, ürünün koruyucu pelür ambalajı davacı müvekkilinin ürünü ile ayırt edilemeyecek şekilde taklit edildiğini, davacı müvekkilinin ürününe ait sloganlar, fotoğraf çekimleri, reklam tasarımı ve pazarlamaya ilişkin afiş tasarımları dahi birebir aynı olacak şekilde taklit edildiğini, sunumda görüleceği üzere müvekkilinin müşterileri ürünü gerçeğinden ayırt edemeyerek taklit edilmiş ürünü satın aldıklarını,

davalı şirketin tecavüz fiilleri ile müvekkili şirkette fiili zarar ve yoksun kalınan kazanç meydana getirdiğini, taklit ürünler ile müvekkilinin itibarını zedelediğini, davacı müvekkili tarafından tecavüzün durdurulması için davalıya Büyükçekmece ....

Noterliği ... yevmiye numaralı ve 06/05/2022 tarihli ihtarnamesi ile ihtar çekildiğini, bu nedenlerle SMK’nın 149. maddesi uyarınca, fiilin tecavüz olup olmadığının tespitine, muhtemel tecavüzün önlenmesine, tecavüz fiillerinin durdurulmasına. tecavüzün kaldırılmasına, tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulmasına, el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi,

üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhasına, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, davalı müvekkilin adresi .../İstanbul olduğundan yargı çevresi yönünden İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davacı ... tasarımın kendisine ait olduğunu, ilk ve tek tanınmışlık düzeyine ulaştırdığını, yenilik vasfına haiz olduğunu ispatlayan hiçbir belge sunamadığını, hak sahipliğini kanıtlayamayan davacının SMK 149. Maddesinin ilgili hükümleri gereğince taleplerde bulunma ve dava açma hakkı bulunmadığından SMK'nun 149.

Maddesi gereğince açılan davanın hukuki menfaat ve dava şartı yokluğundan usulden reddi gerektiğini, Türkiye ve yabancı piyasa sektöründe birçok firma tarafından makyaj temizleme bezlerinin satışa sunulduğunu, dava konusu ürünün yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmadığını, bu nedenlerle davanın öncelikle usulden reddine, mahkeme aksi kanaatte olması halinde ispat edilemeyen haksız ve mesnetsiz davanın esastan reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı ... yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacıya ait ... tescil numaralı markanın sicil kayıtları celp olunmuştur.

Dosya, davalının fiili olarak ticari takdim şeklinin, davacının markalarından doğan haklarına tecavüz; tescilsiz tasarımlarından doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti 15/03/2023 tarihli raporu ile "taraf markaları görsel, işitsel ve kavramsal açıdan bir bütün olarak farklı olmakla, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet koşullarının oluşmadığı,

tarafların ürün ambalajları ve içerikleri üzerinden tasarımcının seçenek özgürlüğü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda davacı tarafa ait tescilsiz tasarım ve ticari sunum ile davalı tarafa ait ürün ve ticari sunum arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı, bu sebep ile benzer olarak algılandıkları, .... anahtar kelimesi ile resen yapılan araştırmalar soncunda benzer ürünlerin, benzer sunum biçimleri ile piyasada uzun yıllardır yer aldığı tespit edilmiş olmakla tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet koşullarının oluşmadığı" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Davacı vekili 04/04/2023 tarihli dilekçesi ile, her ne kadar bilirkişi heyeti yutdışında benzer ürünlerin piyasada uzun yıllardır yer aldığı tespit etmiş ise de benzerlerinin olduğunu kabul etmediklerini, zira müvekkile ait ürünün ambalajı üçgen prizma şeklinde tasarlanmış olup tasarım ve kompozisyonu farklı olduğunu, seçenek özgürlüğü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda davacı tarafa ait tescilsiz tasarım ve ticari sunum ile davalı tarafa ait ürün ve ticari sunum arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı,

bu sebep ile benzer olarak algılandıkları tespitinin doğru ve yerinde olduğunu, mevzu bahis benzerliğin haksız rekabet ve iltibas oluşturduğunun izahtan vareste olduğunu, bu nedenle davanın kabulü ile tecavüzün tespitine, dosya kapsamında yapılacak ek bilirkişi incelemesi marifeti ile müvekkilin maruz kaldığı ticari kaybın tespitine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili 05/04/2023 tarihli dilekçesi ile, bilirkişi raporunda dava dışı firmaya ait 2015 tarihli ürün görselleri, sunum biçimleri yer aldığını, davacının iddiasının aksine gerek ürün ve gerekse ticari sunum açısından haksız rekabet ve iltibas bulunmadığını, bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususlara itiraz ettiklerini ve kabul etmediklerini, bu nedenle hukuki dayanaktan yoksun ve haksız şekilde açılan davanın öncelikle usulden reddine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ispat edilemeyen haksız ve mesnetsiz davanın esastan reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, davalının fiili olarak ticari takdim şeklinin, davacının markalarından doğan haklarına tecavüz; tescilsiz tasarımlarından doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı, oluşturuyor ise sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağı talebine yöneliktir.

SMK'nun 6/1 md'sinde nisbi red nedeni olarak düzenlenen karıştırma ihtimali, aynı kanunun 7/1 md'sinde marka hakkına tecavüz hali olarak yer almaktadır. SMK'nun 6/1 md'sine göre, önceki marka ile tescil başvurusu yapılan marka aynı ya da benzer ise sınıflar da aynı ya da benzer ise bu başvuru itiraz üzerine red edilir. SMK'nun 25/1 md'si gereğince hem 5.md'de yazılı mutlak red nedenleri , hem de 6.md'de yazılı nisbi red nedenleri birer hükümsüzlük nedenidir.

Marka koruma kapsamına ilişkin SMK'nun 7/2-b md'sine göre ise, marka sahibi "tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerde aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasını engelleyebilir ve bu durum aynı zamanda marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.

Karıştırılma ihtimali ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor ise doğrudan karıştırma ihtimali; eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırd ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırma ihtimalinden söz edilecektir.

Davacının davaya dayanak ... tescil numaralı markası siyah kare içerisinde beyaz zeminde "..." ibaresinden; davalı fiili markasal kullanımları ise "... + şekil" ibaresinden oluşmaktadır. Markalar arasında sınıfsal ayniyet bulunmakla birlikte, markalar işitsel, görsel ve anlamsal hiçbir benzerlik içermemeleri nedeniyle yukarıda anılı hükümler çerçevesinde markasal haklara tecavüzün hukuki koşullarının oluşmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Davacının tescilsiz tasarımdan doğan haklarına tecavüz iddiaları bakımından yapılan incelemede; öncelikle davacının ürün ambalajlarının tescilsiz tasarım korumasından yararlanıp yararlanmayacağı hususu irdelenmelidir. SMK'nun 55/4.maddesine göre: "Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur."

Somut olay bakımından bilirkişilerce tespit edilen dava dışı firmalara ait 2015 tarihli ürün görsellerine göre davacının ürün ambalaj tasarımı ile sunum şeklinin piyasada uzun yıllardır var olduğu, söz konusu tasarımın daha önce kamuya sunulmuş olmakla yenilik niteliğine haiz olmadığı gibi, davalının üründe kendisine ait markayı kullanmasının haksı z rekabet de oluşturmayacağı hukuki kanaatine ulaşılmıştır. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 22/04/2021 tarih ve 2021/89 e., 2021/3954 k.sayılı ilamında benzer hususlara işaret etmiştir.

"...

Mülga 6762 sayılı TTK'nın 56. maddesi uyarınca, haksız rekabet, aldatıcı hareket ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir. Aynı Yasa’nın 57/5. maddesinde haksız rekabet olarak kabul edilen eylemlerden biri de; "Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka işaret gibi tanıtma vasıtalarıyla iltibasa meydan verebilecek surette ad, unvan, marka gibi tanıtma vasıtalarını kullanmak" olarak belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK’nın 54. maddesinde de ‘’Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. ‘’ hükmü düzenlenmiş, aynı Yasa’nın 55/1-a-4 maddesinde haksız rekabet olarak kabul edilen eylemlerden biri de ‘‘Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak’’ olarak düzenlenmiştir.

6102 sayılı TTK’nın anılan bende ilişkin madde gerekçesinde ise yeni düzenlemenin 6762 sayılı TTK’nın 57/5 maddesindeki düzenleme ile özdeş olduğu, lafızda farklılık bulunduğu, önceki kanun dönemindeki öğreti ve uygulamanın feda edilmemesi gerektiği, “karıştırılma” kavramının dış görünüş (tanıtım, takdim-görsellik) ve duyuruş (ses yönünden benzerlik) bağlamında düzenlendiği,

iç benzerlikten kaynaklanan karıştırılmayı kapsamadığına yer verilmesi yanında ayrıca, 6762 sayılı TTK’da, başkasının "ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları ile iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları" cümle parçasına yer verilmiş ise de, anılan ayırt edici işaretlere ilişkin karıştırılma koşul, hüküm ve sonuçlarıyla birlikte kendi özel kanun hükmünde kararnamelerinde (MarkKHK'da, EndTasKHK'da, CoğİşKHK'da ve unvanla ilgili olarak TK'da) ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olması nedeniyle, 6102 sayılı TTK’da bu koruma türlerine yer verilmesine gereksiz olduğu,

ayrıca yorum güçlüklerine sebebiyet vereceğine, fikri mülkiyete ilişkin hakların kümülatif korumanın da burada tekrar düzenleme yapmayı gerekli kılmadığına da vurgu yapılmıştır.

Öte yandan, dava tarihi itibariyle somut olayda uygulanma yeri olmamakla birlikte tescilsiz tasarımlar yönünden, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 55/4, 56/4-5, 59/2 ve 69/2 maddelerinde getirilen yeni düzenlemeyle, ilk defa Türkiye’de kamuya sunulmuş olması, mutlak anlamda yeni ve ayırt edici olması koşuluyla, sadece üç yıl için koruma getirilmiştir. Söz konusu şartları taşıyan tescilsiz tasarımlara da tescilli tasarımlar gibi SMK hükümlerine göre koruma sağlanacaktır.

Kanun madde gerekçesiyle birlikte yorumlandığında, 6769 sayılı SMK’daki koruma bir yana, tescilsiz tasarımların haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunabilmesi ancak ve ancak, mutlak manada yenilik ve ayırt edicilik niteliğinin bulunması, onu üreten işletmeyle bütünlük arz ederek aynen bir marka gibi işletmesel kökene işaret edecek derecede yüksek bir ayırt edicilik düzeyine ulaşması ve onunla özdeşleşmesi, öte yandan taklidini üretenlerce, işletmesel kökenleri itibariyle tasarıma konu malların işletmesel kökenlerinin karıştırılmasına yol açacak tedbirlerin alınmaması,

diğer bir anlatımla hedef tüketici kitlesinin bakış açısına göre, orijinal ve taklit malların aynı veya aralarında idari, ekonomik ya da işletmesel bağ bulunan işletmelerce üretilmiş olabileceği hususunda karıştırılma ihtimaline yol açılması halinde söz konusu olabilecektir.

Bunun dışında, orijinal tescilli tasarımlar için bile her beş yılda bir yenilenmek koşuluyla yirmi beş yıllık koruma sağlandığı ve sürenin sonunda tasarım hakkının topluma intikal edeceği kabul edildiği halde, haksız rekabet hükümlerinden ve emeğin korunması ilkesinden hareketle sırf orijinal olmasından dolayı tescilsiz tasarımlara daha fazla hak bahşedildiği de iddia edilemez (Füsun Nomer Ertan, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Korunması Artık Söz Konusu Değildir, Türkan Rado’ya Armağan, Oniki Levha, İst-2020, s. 313-317).

Haksız rekabetin önlenmesindeki amaç, serbest piyasa düzeninde, herkesin dürüstlük kuralları içerisinde hareket etmesini sağlamak suretiyle bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüst ve bozulmamış rekabetin varlığı, piyasa katılımcılarının (tüketiciler, tacirler, rakipler) yanında, bireysel rekabet düzeninin korunmasını da gerektirir.

Tacirlerin korunması ilkesi çerçevesinde koruma unsurlarından biri de emeğin ve yatırımların korunması olmakla birlikte, fikri mülkiyet hakları özelinde, bütün dünyada ve ülkemizde geçerli olan tescile bağlı ve süreyle sınırlı koruma ilkelerinin de göz ardı edilmemesi gerekir.

Bu çerçevesinde, haksız rekabet hükümlerine dayanılarak anılan ilkeleri geçersiz kılacak veya zedeleyecek yorumlardan dikkatle kaçınılmalı ve bu noktada haksız rekabet hükümleri dar yorumlanmalı, konuya ilişkin özel hükümlerin ötesinde, mal veya hizmetlerle ilgili olarak tekel yaratılmamalı, ekonominin sağlıklı şeklide işlemesi için serbest rekabet ortamı özenle korunmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi, ilk defa yurt dışında kamuya sunulmuş, belli bir süre sonra Türkiye'de ticarete konu edilmiş ve tescile dayalı koruma tercihinde de bulunulmamış tasarımlar yönünden, tasarıma konu malların bir başkasınca üretilmiş ve piyasaya sunulmuş olması halinde, sadece tasarımın orijinal, davacı ile özdeşleşmiş ve büyük emek ve çabalarla tanıtılmış olması, bu davranışın haksız rekabet olarak nitelendirilmesine yeterli olmayıp, ayrıca onu üreten işletmeler arasında, ortalama tüketici kitlesi nezdinde karıştırılma ihtimaline de yol açılması gerekir.

O halde Mahkemece, Dairemizin ... tarih ve ... sayılı "..." kararı ile yine Dairemizin 18.10.2018 tarih ve ... E. – ... K. sayılı USB kararında zikredilen ilkelere uygun olarak, davaya konu tescilsiz tasarıma konu ayakkabıların davacı şirketle özdeşleşecek bir ürün haline gelerek, işletmesel kökene işaret eden bir ayırt edici işaret haline dönüşüp dönüşmediği tartışılmaksızın, dönüşmüş olsa bile davalı tarafın üretmiş olduğu ayakkabılarda,

davacının kullandığı “...” markasından oldukça farklı ‘’...’’ ibaresini kullanılmak suretiyle her iki tarafa ait ürünler arasında işletmesel köken itibariyle karıştırılma ihtimalini önleyecek tedbirleri aldığı dikkate alınmaksızın somut olaya haksız rekabet hükümlerinin uygulanması doğru olmamış ve hükmün bu nedenle mümeyyiz davalı yararına bozulmasını gerektirmiştir. ..."(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 22/04/2021 tarih ve 2021/89 e., 2021/3954 k.)

Somut olay bakımından da davacının ürün ambalajının daha önce kamuya sunulmuş olması bakımından tescilsiz tasarım korumasından yararlanamayacağı, ürün takdim şeklinin ise aynı şekilde piyasada daha önce var olan, davacıya özgü ve özdeşleşmiş bir takdim şekli olmadığı ve davalının, davacıya ait "..." markasından tamamen farklı "..." markasını ürün ambalajında kullanmak suretiyle her iki tarafa ait ürünler arasında işletmesel köken itibariyle karıştırma ihtimalini önleyecek tedbirleri aldığı, davalı davranışlarının ticari dürüstlük kurallarına aykırı kabul edilemeyeceği kanaatiyle davacının tüm talepleri yönünden davasının reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır