İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/316 K.2023/213

Mahkememizde görülmekte bulunan Markanın kullanmama nedeniyle kısmı olarak iptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı firmanın ... ve ... nolu markalarını tescil edilen ... Sınıfta yer alan "... " emtiaları hariç olmak üzere diğer kalan emtialarda ve kozmetik sektöründe hiçbir suretle kullanılmadığını davalının tescilli markalarının SMK 9 ve 26. Maddeleri kapsamında kısmı olarak iptal edilmesini talep ve dava ettikleri anlaşılmıştır.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Davacı, "..." ibareli marka başvurusunu 06.05.2021 tarihinde gerçekleştirmiş, markanın Marka Bülteninde yayınlanmasını takiben Müvekkili Şirketi tarafından SMK'nın 6/(1) maddesi uyarınca tescili için başvuru yapılan markadaki "..." ibaresinin Müvekkil Şirket'e ait markalarda kullanılması ve ibarenin ayırt edici nitelik kazanmış olması sebebiyle, ürünlerin hitap ettiği tüketici kitlesi de dikkate alındığında iltibas yaratacak derecede benzer oluşu tüketici nezdinde karıştırmaya neden olacağından haksız başvuruya itiraz edildiğini, Müvekkili Şirket tarafından yapılan itiraz üzerine Davacının işbu davayı ikame ettiğini,

Müvekkili Şirketin markasının en yaygın ürünü "..." olduğunu ürün piyasaya sunulurken malın veya hizmetin satışı bakımından doğrudan ilgili sınıflara tescil edildiğini, Nitekim; ... sınıfta yer alan "Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;

ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)" ifadesinden bu sınıfın kozmetik ürünlere hitap ettiğini, ... gibi cinsel sağlık ürünleri kişisel bakım, kozmetik ve güzellik ürünlerinin satıldığı mağazalarda ya da marketlerde aynı veya yakın reyonlarda satılabilen, hedef kitlesi aynı olan ürünler olduğundan müvekkili şirket markasının bu sınıfta tescil edilmesi markanın korunması bakımından vazgeçilmez olduğunu, nitekim müvekkil şirket'in markalarının ürünleri e-ticaret sitelerinde de kozmetik ürünler sekmesinin altında satıldığını, Müvekkili Şirketin, "..." esas unsurlu markasını uzun yıllardır Türkiye'de yaygın,

fasılasız ve ticari etki doğuracak şekilde kullanmakta olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep ettikleri anlaşılmıştır.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık; ... ve ... nolu markaların dava dilekçesinde belirtilen emtialar dışında kalan tüm emtialar yönünden 6769 sayılı SMK 9 ve 26. Mad. Kapsamında kullanmama nedeniyle kısmı olarak iptaline ilişkindir.

Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.

HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişiler ..., ..., ...'ün 01/01/2023 tarihli bilirkişi raporlarında.

Web üzerinde yapılan incelemede “...” ve dava konusu “...” ibaresi arama motoru üzerinde incelenmiş her iki sonuçta da davalıya ait ... isimli prezervatif ürününe ulaşıldığı görülmüş, ...prezervatifinin web üzerinde Sağlıklı yaşam, Kozmetik Kişisel Bakım kategorileri altında satıldığını, Davalının tutulması zorunlu ticari defterlerinin usulüne uygun tutulduğunun takdirinin mahkemeye ait olmak üzere takdir-i delil niteliğine haiz olduğu,

Davalı prezervatif ve kayganlaştırıcı jel ürünlerinde kullanımlarının, firmanın ticari büyüklüğü ve ürün yelpazesinin genişliği göz önüne alındığında ciddi kullanım olarak nitelendirilebileceği, Davalıya ait ... Başvuru nolu ... Şekilli markanın 23.07.2014 tarihinde tescil edilmiş olduğu ve markanın ...

Sınıfın "..." alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu görülmekte ise de tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki beş yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmakta olduğu tespiti yapılamadığı, ... Başvuru nolu - şekilli markanın 18.08.2015 tarihinde tescil ettirilmiş olduğu ve markanın ...

Sınıfın "... " alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu görülmekte ise de tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki beş yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmakta olduğu tespiti yapılamadığı yönünde görüş ve kanaatlerini bildirmişlerdir.

Bilirkişiler ...., ... ve ...'ın 10/07/2023 tarihli bilirkişi raporlarında.

Web üzerinde yapılan incelemede “dava konusu “...” ibaresi arama motoru üzerinde incelenmiş sonuçlarda davalıya ait ... isimli prezervatif ürününe ulaşıldığı görülmüş,... prezervatifinin web üzerinde Sağlıklı yaşam, Kozmetik Kişisel Bakım kategorileri altında satıldığının tespit edilmiş olduğunu, davalı defterleri üzerinde yapılan incelemede “dava konusu “...” Markasını Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler ...emtialarında kullandığı,

bunun dışındaki ürünlerde kullanmadığının tespit edildiğini, davalı tarafın web sitesi ve ticari evraklarında yapılan incelemeler neticesinde, davalı ya ait ... tescil numaralı ibareli markanın 23.07.2014 tarihinde tescil edilmiş olduğu ve markanın ...

Sınıfın "..." alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu görülmekte ise de tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki 5 yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmakta olduğu tespitinin yapılamadığı, Davalı tarafın web sitesi ve ticari evraklarında yapılan incelemeler neticesinde, davalı ya ait ... tescil numaralı ibareli markanın 18.08.2015 tarihinde tescil edilmiş olduğu ve markanın ...

Sınıfın "..." alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu görülmekte ise de tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki beş yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmakta olduğu tespiti yapılamadığını,Davalı vekili, daha önceki bilirkişi heyet raporuna, müvekkilinin ... dosya numaralı “...” ibareli markasının tanınmış markasının değerlendirilmediği hususunda itiraz etmiş olduğunu,ancak dava konusu ve iptali istenen markaların ... tescil numaralı ibareli ve ... tescil numaralı ibareli markalar olduğu,

bu markaların tanınmışlığına ilişkin herhangi bir belge, doküman, sicil kaydı ve mahkeme kararı bulunmamasından kaynaklı, davalı vekilinin bu yöndeki itirazlarının heyetce olumlu karşılanmadığına dair görüş ve kanaatlerini bildirmişlerdir.

Davacı tarafından, davalı şirket adına tescilli markaların 5 yıllık süre içinde ciddi biçimde kullanma yükümlülüğünün yerine getirmediği iddiası üzerine açılan davada mali bilirkişi aracılığıyla ticari defter ve belgeler üzerinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiş ve düzenlenen her iki heyet raporunun HMK 266 madde kapsamında denetim ve hüküm kurmaya elverişli bulunduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nun 9. maddesi hükmü gereği marka sahibine markasını tescil ettirmesi sebebiyle tanınan koruma ve mutlak inhisari hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması şartına bağlanmıştır. Buradaki kullanımın ciddi kullanım olması başka bir ifadeyle markanın temel işlevine uygun ve tescil edildiği mal ve hizmetlerle doğrudan bağlantılı olarak kullanılması gerekmektedir. Böylelikle, tescil işleminin 6769 sayılı SMK bakımından tüm sonuçları ile yarattığı tekel hakkının markalar sicilini, kullanılmaya gözlerden uzak, bir köşeye atılmış ve kimselerin dokunamayacağı markalar deposuna dönüştürmesi markayı kullanma zorunluluğu ile engellenmeye çalışılmıştır.

SMK'nun 9.maddesinde markanın kullanılması zorunluluğundan söz edilmiş ancak amaca uygun ciddi kullanımın ne olduğu konusu açıklanmamıştır. SMK'nun 9.maddesi kapsamında marka sahibi kural olarak, markasını yurtiçinde sicilde kayıtlı mallar veya hizmetler için işleve uygun ciddi şekilde kullanmalı ve markayı kullanmaya kesintisiz 5 yıl ara vermemelidir.

Kullanımın ciddiliği konusunda gerek ulusal gerek uluslararası mevzuat kesin sayısal kriterler vermekten kaçınmıştır. Burada kullanımın süre kapsamı ve biçimi önem taşır.

6769 Sayılı SMK.nun 9. maddesi anlamında kullanmadan söz edebilmek için markanın "ekonomik" başka bir deyişle rekabete uygun ve en azından potansiyel olarak marka sahibinin faaliyette bulunduğu pazar ilişkililerini etkileyebilecek ölçekte kullanılması gerekir.

Yani "Bir markanın ciddi şekilde kullanımının, söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak mal veya hizmetlerin menşe kimliğini garanti edecek şekilde kullanılması halinde söz konusu olduğu belirtilmiştir. Markanın tescil edildiği yani koruma altına alındığı şekilde kullanılması gerekliliği de buna eklenmelidir.

Bir başka deyişle, markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmede sadece faturaların parasal değerleri, fatura sayısı değil markanın kullanıldığı emtianın kullanım alanı, yaygınlığı, bu emtialara olan talep, emtianın piyasası ve yılda bu emtialardan ne miktarlarda satılabileceği hususları da nazara alınmak suretiyle faturalarda yazılı emtia miktarlarının buna göre değerlendirilerek markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığının tayin ve takdir edilmesi gerektiği gibi markanın ciddi kullanımı kavramı kapsamında,

markanın sicilde kayıtlı yani tescil kapsamı içerisinde yer alan mal veya hizmetler için (bu mal ve hizmet sınıflarında) kullanılması zorunluluğu vardır. Birçok mal veya hizmet için tescilli markaların, bunlardan bazıları bakımından ciddi şekilde kullanılmaması halinde kullanılmayan mal veya hizmetler yönünden kısmi iptal yoluna gidilir. Dolayısıyla davalı markasının tanınmış marka olması kullanmadığı sınıflar yönünden kendisine bir imtiyaz tanımamaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgeleri celp edilmiştir. Kısmı olarak İptali istenen markaların davalı adına tescilli olduğu ve tescilin üzerinden 5 yılık süre geçtiği anlaşılmıştır.

HMK 266 madde kapsamında denetim ve hüküm kurmaya elverişli iki farklı heyetten alınan ve aynı sonuca ulaşılan heyet raporları mahkememizce hükme dayanak olarak alınmış olup, toplanan deliller, mali kayıtlar, kullanıma ilişkin fatura ve belgelere göre. Davalıya ait ... tescil nolu markanın ...

Sınıfın "... " alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu ancak tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki beş yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmadığından diğer sınıflarda kullanmama nedeniyle İPTALİNE,keza Davalıya ait ... tescil nolu markanın ...

Sınıfın "..." alt grubunda yoğun ve ciddi şekilde kullanılmakta olduğu ancak tescilli olduğu diğer sınıflarda dava tarihinden önce ki beş yıl boyunca ciddi biçimde markasal olarak kullanılmadığından diğer sınıflarda kullanmama nedeniyle İPTALİNE, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 51/4.maddesi uyarınca Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin kısmı olarak iptale ilişkin kısmının ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Katip · ¸ Hakim · ¸