İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/148 K.2023/82

Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlük ve markaya tecavüzün tespiti, durdurulması ve ortadan kaldırılması davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Dava dilekçesi : Davacı vekilinin Mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, uzun yıllardır. içkisiz. kafe-restoran işletmeciliği sektöründe “...” markası ile müşterilerine hizmet sunmakta olduğunu, “...” markasının, ... dosya numarası ile ... nolu sınıfta, ... dosya numarası ile de ... nolu sınıfta müvekkilinin adına tescilli olduğunu, “...” markasının ... numarası ile ... ve ... nolu sınıflarda davalı ... adına tescil edilmiş olduğunu, Türk Patent ve Marka Kurumu' nun, anılan markayı hukuka aykırı olarak tescil ettiğini, müvekkilinin, “...” markasının ... sınıfta tescili için 23.08.2017 tarihinde,

... sınıfta tescili için ise 20.10.2016 tarihinde Kuruma başvurduğu ve bu markalar başvuru tarihi itibariyle koruma altına alındığını, davalının ise “...” markasının .. ve ... sınıflarda tescili için 07.03.2018 tarihinde Kuruma başvurmuş ve markası bu tarihten itibaren koruma altına alındığını, kronolojik olarak müvekkilinin tescilli markası olan “...” nun davalının markasına nazaran daha önce koruma altına alındığını, Markaların Aynı Olması Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması Şartı Bakımından karşılaştırılan “...” markası ile “... ” markasının esaslı unsurunun “...” ibaresi olduğunu,

İtalyanca olan “...” kelimesinin Türkçe karşılığı “...” olduğu, bu durumda “...” ibaresinin...' da dondurma anlamına geldiğini, bu ilavenin korunması istenen mallar yönünden bir cins adı teşkil etmekle sektördeki herkesin kullanımına açık olduğu nazara alındığında, “...” ilavesinin davalı markasına herhangi bir ayırt edicilik katmadığını, her iki markanın da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu,

bu benzerliğin orta düzeyde tüketici nezdinde iltibas yarattığının aşikâr olduğunu, “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali” ne ilişkin olarak ise hükümsüzlüğü talep olunan “... ” markasının, müvekkilinin adına tescilli “...” markası ile açıkça iltibas yarattığını, “... ” markası “...” markası ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, karıştırılma ihtimali olan markaların davacı-müvekkili ve ... Ltd.

Şti.'çe “yeme-içme sektörü” nde kullanıldıkları, davacı ve davalı şirketin her ikisinin de kafe işlettikleri ve dava konusu markaları işbu kafe-işletmelerini maruf etmek amacıyla kullandıklarını, bu markaların hitap ettiği kitlenin teknik anlamda “bilgilenmiş tüketici” olarak adlandırılamayacağını, ortalama tüketici kitlesinin, daha önce gördükleri “...” markasının zihinlerinde bıraktıkları algı ve intibaının etkisiyle, davalı adına tescilli “...” markasını gördüklerinde her iki markanın aynı ya da aralarında bağlantı bulunan ticari işletmelere ait oldukları yanılgısına kapılacakları muhakkak olduğunu, ...Tic.

Ltd. Şti.'in, müvekkili ile arasında akdedilmiş herhangi bir marka lisans sözleşmesi, bayilik veya franchising içerikli her hangi bir anlaşma olmamasına rağmen, müvekkilinin adına tescilli “...” markasını kullandığı taraflarınca tespit edildiğini, bu durum üzerine ... Cumhuriyet Başsavcılığına ... soruşturma numarası ile muhatap şirket yetkilisi ... hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ...

Uzlaşma Sayılı soruşturma dosyasında, müvekkiline ait markaların davalı şirkete ait internet sitesi ve şubelerden kaldırılması hususunda uzlaşmaya vardıklarını, ne var ki anılan uzlaşmaya rağmen davalı şirketin, halen müvekkilinin adına tescilli “...” markasını ve bu markayı taklit etmek suretiyle oluşturduğu hükümsüzlüğü talep edilen “... ” markasını kullandıklarını, davalı şirkete, ... 17. Noterliği 'nin ...

Yevmiye numaralı ihtarname gönderildiği, davalı şirketin ise bu ihtarnameye karşılık ... 23. Noterliğinden keşide ettiği ... yevmiye no'lu cevabi ihtarname ile işletmelerinde davalı ... adına tescilli “... gelato” markasını kullandıklarını, marka sahibi ile aralarındaki hukuki ilişki gereği marka üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma haklarının olduğunu, davacı adına kayıtlı “...” markasını kullanmadıklarını iddia ettiğini, ...

11. Noterliği' nin, ... tarih ve ... yevmiye nolu ile... tarih ve ... yevmiye nolu e-tespit tutanakları ile davalının işletmelerinde, emtia ve ürünlerinde müvekkilinin adına tescilli “...” markasının bizatihi kendisini ve bu markayı taklit etmek suretiyle oluşturduğu dava konusu “... ” markasını kullandıklarını tespit ettirdiklerini, müvekkilinin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin dava sonuçlanıncaya kadar önlenmesi ve durdurulması ile Müvekkiline ait “...” markasının, davalı şirkete ait internet sitesinden, instegram, facebook ve sair sosyal medya hesaplarından, davalı şirkete ait araç giydirmelerinden,

şubelerinin levha ve tabelalarından, işletmelerin cam giydirmelerden, tentelerden, bu işletmelerde kullanılan müşterilere arz olunan tabak ve bardak gibi tüm emtia eşyalar dâhil olmak üzere üçüncü kişilere fiziken veya görsel olarak arz edilen tüm unsurlardan kaldırılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, ... dosya numarası ile davalı adına tescilli bulunan “... ” ibareli markanın dava sonuçlanıncaya dek 3. kişilere devri önleyecek şekilde tedbir konulmasına karar verilmesini, ... tezscil numaralı markanın hükümsüzlüğünün tespiti ile sicilden terkinini, tecavüzün tespiti ve durdurulmasına,

yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Cevap dilekçesi : Davalı ...

Şirketi vekilinin 06.07.2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; müvekkili Şirket ile ... arasında yapılmış olan sözleşme ile ... adına tescilli içlerinde "..." markasının da bulunduğu bir takım markaların kullanılması hakkında marka lisans sözleşmesi imzalandığını, Müvekkilinin sözleşme kapsamındaki tüm markaları kullandığını, ancak müvekkilinin kullandığı markalar ile davacının markaları birbirinden farklı markalar olduğu ve birbirine benzemediğini, ayırt edici olan markaların kullanımının müvekkillerin sözleşme gereği haklı kullanımı olduğunu,

davacının dilekçesinde markasının 35 sınıftaki mal ve hizmetleri ile "... "markasının ... sınıftaki mal ve hizmetlerinin aynı benzer olduğunu iddia ettiğini, ancak ... Sınıftaki mal ve hizmetler ile ...

Sınıftaki mal ve hizmetlerin çakışması, birbirine benzerliği iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu, bu mal ve hizmetler ile ... sınıf mal ve hizmetlerin benzer olmadığını, "..." markasının iki esaslı unsuru ile bir bütün olarak tanınmış bir isim ve şekil markası olduğunu, gelato sözcüğünün markayı teşkil eden asıl ve ayırt edici unsur olduğunu, davacının ... sözcüğünün dondurma ...' da dondurma anlamına geldiğini dolayısıyla yardımcı unsur olduğunu iddia ettiğini, İtalyanca bir kelimenin Türkiye'de bilinme düzeyinin yüksek olmamasından dolayı yardımcı unsur olmadığını,

“...” markasının “...” ve “...” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu, müvekkilinin kullandığı markaların hem isim hem şekil markası olduğu, kullanım şekillerinin markanın logosu, tasarımı, renkleri, yazım şekillerinin karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırdığını, bu sebeple “...” markasının üzerindeki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını, neticede davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekilinin 17.12.2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; müvekkili ve davalı ... Ltd. Şti.

Arasında yapılmış olan sözleşme ile ... adına tescilli içlerinde "..." markasının da bulunduğu bir takım markaların kullanılması hakkında marka lisans sözleşmesi imzalandığını, müvekkili adına tescilli marka ile davacının markalarının birbirinden farklı markalar olduğu ve benzemediğini, Müvekkili adına tescilli olan ve ayırt edici olan markaların kullanımı haklı kullanım olduğunu, "..." markası ile davacının "..." markaları ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu iddialarını kabul etmediklerini, davacının markasının ... sınıftaki mal ve hizmetler ile ... sınıftaki mal ve hizmetlerin çakışması,

birbirine benzerliği iddiası gerçeğe aykırı olduğunu, markanın tescil başvurusunun üzerine Türk Patent Enstitü' sünce başvuru incelemeye alındığı ve markanın 16.05.2018 tarihinde kısmi yayınına karar verildiği ve tescil edildiğini, "..." markası ile davacının markaları birbirinin aynısı olmadığını, "..." markası iki esaslı unsuru ile bir bütün olarak tanınmış bir isim ve şekil markası olduğu, ... sözcüğünün markayı teşkil eden asıl ve ayırt edici unsur olduğu,

"..." markası "..." ve "..." sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş özgün bir ibare olduğunu, markalarının karıştırılma ihtimali söz konusu olmadığını, markaların hem isim hem şekil markası olup, kullanım şekilleri markanın logosu, tasarımı, renkleri, yazım şekilleri markaların karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırdığını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Cevaba Cevap Dilekçesi: Davacı vekilinin 24.08.2020 tarihli cevaba cevap dilekçesinde özetle;

taraflar adına tescilli mal ve hizmetlerin aynı olduğunu, müvekkilinin adına tescilli "..." markasın ... sınıfta verdiği hizmetlerin içeriğinde davalının .... sınıfta verdiği mal ve hizmetlerin tamamı yer aldığını, yine markalarının ... sınıfta verdiği hizmetlerin dâhilinde davalının .... sınıfta yer alan mal ve hizmetlerinin tamamının bulunduğunu, davacı ve davalının markasının farklı sınıflarda yer almasının hiçbir öneminin bulunmadığını, her iki markanın da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve bu benzerliğin orta düzey tüketici nezdinde iltibas yarattığının aşikar olduğunu, dava ve taleplerinin hukuka uygun olduğunu, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati Tedbir Kararı: Mahkememizce 09/06/2020 tarihinde tensiben davacının ihtiyati tedbir talebinin takdiren teminatsız olarak kabulüne, davalı adına kayıtlı ... tescil nolu "... " ibareli markanın dava sonuçlanıncaya kadar 3.kişilere devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. TPMK'nın 10/06/2020 tarihli yazısı ile ihtiyati tedbir kararının uygulandığını bildirilmiştir.

Deliller :

TPMK kayıtları : Davalı ... adına ... tescil numaralı TPMK kayıtları istenmiş, buna ilişkin kayıtlar dosya arasına alınmıştır. ... isimli patent sahibinin 07/03/2018 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile patent aldığı anlaşılmıştır.

Davacı adına ...tescil numaralı TPMK kayıtları istenmiş, buna ilişkin kayıtlar dosya arasına alınmıştır. ... isimli patent sahibinin 20/10/2016 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile patent aldığı anlaşılmıştır.

Davacı adına ... tescil numaralı TPMK kayıtları istenmiş, buna ilişkin kayıtlar dosya arasına alınmıştır. ... isimli patent sahibinin 23/08/2017 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile patent aldığı anlaşılmıştır.

Soruşturma dosyası :... Cumhuriyet Başsavcılığı Karar Masasının ... soruşturma sayılı yazısı ile ... soruşturma üst dosya numarasını aldığı ve ...soruşturma sayılı dosya hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği bildirilmiş, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar suretinin gönderildiği görülmüştür.

...soruşturma sayılı dosyada iddianame hazırlandığı,... 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesince iddianamenin iade edildiği anlaşılmıştır.

...Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunun ...soruşturma dosyası uyap sistemi üzerinden mahkememize gönderilmiş, 04/06/2021 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporu : Bilirkişiler ..., ... ve ...'ın müşterek sundukları raporlarında özetle ... alan adının 01.01.2023 tarihi itibarıyle kayıtlı olmadığı tespit edildiği, bu nedenle ilgili web sitesi incelenemediği, sadece https://... sitesindeki 28.09.2020 tarihli arşiv kaydında bazı sayfalar incelendiği ve ... ibaresinin kullanımı tespit edildiği, E-tespit tutanakları ile sunulan görseller adres bilgisi bulunmadığından incelenmediği,, sadece ... yevmiye numaralı ve ... başvuru numaralı tutanaktaki görselde sosyal medya logosu (instagram ve hesap adı ...) göründüğü için incelendiği ve ... adresindeki hesabın kapatıldığı tespit edildiği,

6769 Sayılı SMK” nın 5/1 ç maddesine dayandırılan hükümsüzlük talepleri bakımından, taraf markaları işaretlerin grafik tasarımda oluşan şekil ve kelime ibareli karma nitelikleri, görünüş, yazılış ve düzenleniş biçimlerine göre bıraktıkları toplu izlenim itibariyle aralarındaki benzerliğin aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı ve hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı;

6769 Sayılı SMK” nin 6/1 b maddesine dayandırılan hükümsüzlük talepleri bakımından, davalı markasında yer alan “gelato” ibaresinin davacının önceki tarihli markaları karşısında ayırt edicilik sağlamaya yeterli olmadığı, her iki markanın da kelime unsurundan oluşmasının karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirdiği, bu kapsamda,

6769 Sayılı SMK” nın 6/1 b maddesinde düzenlenen ve anılan maddenin ikinci şartı olan sınıf benzerliği bakımından, hükümsüzlüğü talep edilen ... numaralı markanın tescil kapsamındaki örtüşen mal ve hizmet sınıfları bakımından ( tabloda koyu renk ile örtüşen mal ve hizmet sınıfları belirtilmiştir.) 30:Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler.

Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar.

Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, göfretler. Sakızlar. Tüz. Hububattan (tahil) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez ve 43: Geçici konaklama hizmetleri, Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri. Bakımından karıştırılma ihtimali doğduğu ve hükümsüzlük koşullarının oluştuğu;

6769 Sayılı SMK' nın 29. maddesine dayandırılan tecavüzün tespiti talepleri bakımından, yerinde inceleme tarihi olan 23.11.2022 tarihinde bildirilen adreslerde gerçekleştirilen inceleme neticesinde, “... ” ibareli bir kullanıma rastlanılmamış olması, kullanımların “...” şeklinde olması ve mevcut kullanımların davacı tescilli “...” markalarına benzerlik arz etmediği bu kapsamda mevcut kullanımlar bakımından marka hakkına ihlalin söz konusu olmadığı;

Raporun teknik kısmından yer - verildiği 28.09.2020 tarihli arşiv kaydında lulugelato.com.tr alan adlı sitede, “... ” ibaresinin kullanımının gerçekleştiği davacı adına tescilli önceki tarihli “...” ibareli markaları ile iltibasa sebebiyet vererek, 6769 Sayılı SMK” nın 7/2 b ve d maddeleri atfı ile 29. Maddesi uyarınca marka hakkına tecavüzün vukuu bulduğu yönünde görüş ve kanaate ulaştıkları anlaşılmıştır.

Dava ve uyuşmazlık : Taraflar arasındaki uyuşmazlık Davalı ... adına TPMK nezdinde tescilli bulunan ... “... ” markasının ... nolu sınıflarda hükümsüzlüğü ve sicilden terkininin gerekip gerekmediği, davalıların eylemlerinin marka hakkına tecavüz niteliğinde olup olmadığı ve tecavüz niteliğinde ise tecavüz fiillerinin durdurulması, önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi : Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda davalı ... adına TPMK nezdinde tescilli bulunan "... " markası ile davacı adına tescilli bulunan "..." markasının aynı mal ve hizmet sınıflarında tescilli oldukları tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin bulunduğu, bu haliyle davalı adına tescilli marka bakımından hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, bilirkişi inceleme sırasında yerinde yapılan inceleme sırasında davalının kullanımının "..." şeklinde olduğu,

doğrudan markaya tecavüzün bulunmadığı ancak davacı adına tescilli markaya iltibas yaratacak şekilde kullanılmasını markaya tecavüz niteliğinde olduğu kanaati bildirilmekle TPMK'dan alınan marka tescil belgeleri ve tarafların kullanımları dikkate alındığında davalı adına tescilli markayı davacının markası arasında iltibas yaratacak düzeyde benzerliğin bulunduğu bu haliyle dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunun dosya kapsamında uygun olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmasına karar verilmiştir.

Gerekçe : Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak ele alındığında "..." markasının davacı adına tescilli olduğu, "... " markasını ise davalı ... adına tescilli olduğu dosya kapsamında alınan ve yukardaki esas alınmasına karar verilen bilirkişi raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere tarafların markaları arasında markaların tescil edildiği ...

Sınıflarda aynı hizmetlere ilişkin tescilinin yapıldığı, dava konusu her iki markanın benzer ve karıştırma ihtimali bulunan marka niteliğinde olduğu davacı adına tescilli markanın "..." ibaresinden ibaret olduğu, davalı adına tescilli markanın ise "..." esas unsurlu "... " şeklinde olduğu ve tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunduğu anlaşılmakla davacının hükümsülük talebi bakımından davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Tecavüz iddiası yönünden yapılan incelemede ise davalının iş yerinde "..." şeklindeki kullanımını davacı adına tescilli markaya tecavüz niteliğinde olduğu kanaatine varıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸