İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/386 K.2018/368

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/386

KARAR NO : 2018/368

DAVA

Marka (Maddi Tazminat İstemli)

DAVA TARİHİ : 13/11/2017

KARAR TARİHİ : 25/12/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Maddi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

İSTEM

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ---------sayılı ----------- sayılı ------------ markalarının Ankara 2. İcra Müdürlüğü'nün --------Tal. sayılı dosyası ile ------ tarihinde yapılan ihalede davacı tarafından satın alındığı; borçlu --------- ihalenin feshi davası açması sebebiyle bu markaların ancak --------’da davacı adına tescil edilebildiği; davacının halihazırda profesyonel bir yapılanma ile bu markalara ilişkin franchise vermeye başladığı.

İcra İflas Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre ihale bedelinin ödenmesi ve ihalenin kesinleşmesi şartı ile alıcı mülkiyeti ihale anında iktisap ettiği halde, davalının markayı haksız yere kullanarak davacının marka hakkına tecavüzde bulunduğu; davacı tarafından ---------- Noterliği’nin --------- tarih ve ------- yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tecavüzün sonlandırılması ihtar edildiği halde, davalının tecavüzü sonlandırmadığı gibi markanın itibarını zedeleyici uygulamalarını artırdığı; bu konuda İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ---------- D.

İş sayılı dosyası kapsamında tespit yapıldığı ve ihtiyati tedbir kararı verildiği; tedbirin İstanbul Anadolu 17. İcra Müdürlüğü'nün -------- E. sayılı dosyası kapsamında infaz ettirilmek istendiği, fakat teknik ekip ve güvenlik temin edilemediğinden infazın gerçekleşemediği; davalının iki ayrı adreste marka hakkına tecavüzü sürdürmek suretiyle davacının aylık cirosunun en az %3’üne tekabül eden franchise gelirinden mahrum kalmasına yol açtığı;

bu sebeple, davalının kendisine ihtar edildiği tarihten dava tarihine kadar markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedelinin davacının kazanç kaybı olarak göz önüne alınacağı ileri sürülerek, ihtiyati tedbir istemli olarak, davalının davacının tecavüz teşkil eden fiillerinin durdurulmasına, tecavüz oluşturan her türlü emtia, ambalaj, broşür, evrak ve sair vasıtalara görüldüğü her yerde el konulmasına, tecavüz oluşturan markayı taşıyan tabelaların kaldırılmasına, internet üzerinden yapılan yayınların durdurulmasına,

fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.-TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davacı vekili 10/07/2018 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 168.052,12 TL olarak ıslah ettiklerini bildirmiş, ıslah harcını da yatırmıştır.

DAVAYA CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ----------arasında önce bir ortaklık ilişkisi kurulduğu; daha sonra 01.08.2009 tarihli protokol imzalanarak ortaklığın sona erdirildiği; bu protokol kapsamında,------------------ (----- şubesi)'ndeki hisselerini------------ tarihinde devrettiği; adı geçen şirketlerin birleştiği ve ------------olarak ticari faaliyete devam ettiği; bu süreçte ------ şubesi'nin kapatıldığı ve---------- adına ikinci şube açılışı yapıldığı; böylece davalı şirketin halihazırda biri ----- diğeri -------- olmak üzere iki şubesi bulunduğu;

davalının markanın eski sahibi olan ------- yaptığı Marka Lisans Sözleşmesi uyarınca 04.08.2009 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile ------- markasını bilâ bedel kullanma yetkisine sahip olduğu; dolayısıyla, sözleşme dahilinde hukuka uygun olarak iki şubesinde markayı kullandığı; ancak halihazırda her iki şubede de ----- markası ile hizmete devam edildiği; ------- logolu markanın hukuka uygun olarak davalı adına tescil ettirildiği; savunularak, davanın reddine karar verilmesi istenmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Dava, davacının icra yoluyla satın aldığı markaların davalı tarafça haksız ve izinsiz olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tecavüzün tespiti ve maddi tazminat davasıdır.

Dosyaya Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiş olup, incelendiğinde; ---- nolu ------markasının----. sınıflarda, ----- nolu "------ markasının -----.sınıflarda,------ nolu ------ markasının ----. sınıflarda Niyazi Manav adına tescilliyken, dosya içine celp olunan Ankara 2. İcra Dairesinin-----Talimat sayılı dosyası üzerinden ---- tarihinde yapılan ihale ile ----TL alacağa mahsuben davacı ...'a ihale edildiği ve ---- tarihinde davacı adına tescil edildikleri anlaşılmıştır.

Dosyamız içerisinde yer alan İstanbul Anadolu 2. FSHM'nin ---- D. İş sayılı delil tespit dosyasının incelenmesinde; talep edenin ..., karşı tarafın ise -------olduğu, 17.05.2016 tarihli Bilirkişi Raporu ile 23.06.2016 tarihli Bilirkişi Ek Raporunun sunulduğu ve 04.05.2016 tarihinde ------------ ait ---------adreslerinde Bilirkişi Hatem Kulçak tarafından fotoğraf çekilmek suretiyle yapılan tespitte restoran dış cephe tabelalarında ----- ibarelerinin yer aldığı; -------markasının ayrıca restoran içinde broşür, kartvizit ve magnetlerde kullanıldığı; aleyhine tespit istenen ------ delil olarak sunduğu Marka Lisans Sözleşmesi’nin geçerliliği noktasında bilirkişinin -hukukî bir mesele teşkil ettiğinden- değerlendirme yapmadığı görülmüştür.

Tespit dosyasına sunulan marka lisans sözleşmesi incelendiğinde, Noterden onaylı olmadığı, sözleşme tarihinin 04/08/2009 olduğu ve--------------- arasında imzalandığı, ---------------- numaralı ----- markaları ve logoları iki işletmede bedelsiz olarak 30 yıl kullanım hakkı tanıdığı tespit edilmiştir.

Dosyada dinlenen tanık ifadelerinde ise; 2012-2013 yıllarında------ şubesinde çalışmış olan tanık ...’un verdiği ifadede davacının------şubelerinde bir süre çalıştığını; hangi yıllar çalıştığını hatırlamadığını; ----yılları arasında olabileceğini; davacı ---- markalarını satın aldıktan sonra ------ şirketinin işletmelerinin isimlerini --- olarak değiştirdiğini; ---- şirketinin mali işlerine bakan serbest mali müşavir olan tanık ----- verdiği ifadede davacının-------------- şubesinde kasiyer olarak çalıştığını; daha sonra markaların davacı tarafından satın alınıp, bu husus kendilerine bildirildiğinde işletmelerin adlarının ----- olarak değiştirildiği şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Davacı tarafça maddi tazminatın lisans bedeline göre hesaplanması talep edilmiş, davacının markalarını lisans bedeli karşılığında kullandırmak dışında ticari bir faaliyeti bulunmadığı bildirilmiş ve dava dışı firmalar arasında yapılan iki adet örnek lisans sözleşmesi dosyaya sunulmuştur.

Dava konusu teknik bilgi gerektirdiğinden Mahkememizce dosya ve davacının ticari faaliyeti mevcut olmadığından yalnızca davalı tarafın ticari defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, dosyaya sunulan 01.06.2018 tarihli bilirkişi raporunda; davalının İstanbul Anadolu (Kapatılan) 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin ------ D.

İş sayılı dosyası kapsamında ----tarihi itibariyle tespit edilmiş kullanımı esas alınırsa; davacının ------ sayılı markalarına tecavüzde bulunulduğu, davalının ---- markasını --- tarihli ve 30 yıl süreyle geçerli "Marka Lisans Sözleşmesi” kapsamında kullandığını savunduğu cihetle, işbu davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK'nin 21/l0 maddesi hükmünün mefhum-u muhalifi uyarınca davalının kötü niyetli üçüncü kişi olarak değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği hususunun Mahkemenin takdirinde olduğu; davalının İstanbul Anadolu (Kapatılan) 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin ------ D.

İş sayılı dosyası kapsamında 04.05.2016 tarihi itibariyle tespit edilmiş kullanımı esas alınırsa; davacı aleyhine haksız rekabette bulunduğu. Marka hakkına tecavüzün kabulü halinde, ------- tarihleri arasındaki (78) gün için talep edilebilecek tazminatın faaliyet kârına göre 66.100.50 TL, cironun %15’i esas alındığında 168.052.12 TL olarak hesaplandığına dair görüş bildirilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalının, davacı tarafça cebri satış yoluyla satın alınan markaları kullanmasının haklı nedene dayanıp dayanmadığına ilişkindir.

Marka hakkına tecavüz konusu, dava açıldığı tarihte yürürlükte olan 556 sayılı KHK'nin 9. ve 61. maddelerinde düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK'nin 9/1-b. maddesinde, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve /veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasının, ayrıca işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimde kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir.

Her ne kadar davalı taraf, markaların önceki sahibi Niyazi Manav ile yaptığı Lisans Sözleşmesi uyarınca haklı nedenle markaları kullandığını savunmuşsa da, marka sicil kaydına tescil edilmeyen lisans sözleşmeleri iyi niyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmeyeceğinden ve davacının lisans sözleşmesinden markaları satın almadan önce haberdar olduğu veya kötü niyetli olduğu ispat edilemediğinden, markaların davacı adına tescil edilmesiyle cebri satışın aleniyet kazandığı anlaşıldığından, bu tarihten sonraki davalı kullanımlarının haksız kullanım olarak nitelendirilmesi gerekmiştir.

Buna göre markaların davacı adına tescil tarihi olan 29/03/2016 tarihinden dava tarihi olan 14/06/2016 tarihine kadar 78 gün davalı tarafından davacı markalarının haksız olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bu süre için bilirkişiler tarafından davalının cirosunun %15'i dikkate alınarak 168.052,12 TL tazminat hesaplanmışsa da, lisans bedeli hesaplanırken sadece davalının ihlalin yapıldığı yıldaki cirosunun göz önüne alındığı, buna göre davalının ödemesi gereken lisans bedelinin belirlendiği, oysa lisans bedeli hesaplanırken sadece davalının cirosu, elde ettiği kazancın değil, marka sahibin cirosu, üretim ve satış kapasitesi, satabileceği ürün miktarı da nazara alınarak, davalının ticari iş ve işlem hacmine uygun bir bedelin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, somut olayın özelliklerine, davalının ve davacının cirosuna, üretim ve satış kapasitesine, elde ettiği gelire göre, hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygun, makul bir miktarın lisans bedeli olarak tespiti ile hüküm altına alınması gerekir.

Davacının satın aldığı markaları lisans sözleşmeleri ile kullandırmak dışında bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, markalara ilişkin davacının taraf olduğu lisans sözleşmelerinin de dosyaya sunulmadığı, bu nedenle her iki tarafın ticari faaliyeti, kar ve satış oranları, ciroları karşılaştırılarak bir hesaplama yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu durumda lisans bedelinin hesaplanması mümkün olamayacağından, tespit edilen haksız kullanım süresinin 78 gün olduğu da dikkate alınarak, TBK'nın 50. ve 51. maddeleri uyarınca tazminat tutarının hakkaniyete göre hakim tarafından belirlenmesi gerektiği, buna göre 10.000,00 TL maddi tazminat takdir edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Davalının ------------alan adlarının sahibi olduğu tespit edilmişse de, alan adlarının 2004 yılında ilk kez davalı adına tahsis edilmesi nedeniyle, alan adları üzerindeki öncelik hakkının davalıya ait olduğu, alan adı ile marka haklarının birbirinden bağımsız haklar olup, davacıya yalnızca marka haklarının devredildiği, alan adlarının devrinin söz konusu olmadığı, alan adının tahsisinden itibaren davalı tarafından kullanıldıkları anlaşıldığından, alan adının iptaline karar verilemeyeceği, ancak davacıya ait markaların internet ortamında marka olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğundan, davalının alan adı dışında, davacıya ait markaları internet ortamında kullanımının önlenmesine karar vermek gerekmiştir.

Davacı ticaret unvanından kaynaklanan haklarına tecavüzün de önlenmesini talep etmişse de, ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakları imzalarken kullandığı ad olup, ticaret unvanının işlevi, ticari işletmenin sahibi olan tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamaktır.

Marka ise, taciri ya da ticari işletmeyi değil, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılır. Markanın fonksiyonu, tümüyle ticari işletmenin ürettiği, pazarladığı mal veya hizmetleri ayırt etmektir.

Mevcut dosya kapsamına ve delillere göre davacının ticaret unvanının mevcut olmadığı, davalının ticaret unvanının ise 03/11/2004 tarihinde, davaya konu olan --------------- numaralı markaların tescil tarihinden önce tescil edildiği, o tarihten bu yana kullanıldığı, tescilli ticaret unvanının kullanımın davacının marka haklarına tecavüz teşkil etmediği anlaşılmakla, davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.