İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/5 K.2023/218

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/5

KARAR NO : 2023/218

DAVA

Marka (Marka İptal talebinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 12/01/2021

KARAR TARİHİ : 31/10/2023

Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan açık yargılamasında

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle,

1984 yılında dondurma sektöründe giriş yapan davacı şirket ----kuruluşundan bu yana birçok ilklere imza atmış Türk şirketlerinden biri olduğunu, Davacı şirketin kurulduğundan beri ŞEKİL markalarıyla faaliyet

göstermekte olduğunu, kullanmakta olduğu ve ismini doğadaki en sevimli hayvanlardan birisinden alan ----- markasını seçesinin en önemli nedenlerinin, kelimenin iki heceli, kolay hatırlanır, sempatik ve birçok lisanda aynı şekilde telaffuz edilir olması olduğunu,Davacının faaliyetleri ile ----markalı ürünlere ilişkin bilgilerin yer aldığı

---- isimli internet sitesinden elde edilen delillerini dosyaya sunduklarını

----markalı ürünlere ilişkin görsellerin dosyaya sunulduğunu, yaklaşık kırk yıldır Türk dondurma piyasasında faaliyet gösteren davacıya ait ---- seri

markaları, en eskisi 1984 yılından beri olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescilli olduğunu, davacıya ait “------” markası aynı zamanda TÜRKPATENT Markalar Sicilinde tanınmış marka olarak da tescilli olup, marka bilgilerinin bir kısmı aşağıdaki gibi olduğunu,

Davacı şirkete ait “---- markalı ürünlere ilişkin uzun yıllardan beri yapılan reklam ile tanıtım çalışmaları ve yatırımları itibariyle markanın herkes tarafından bilinmekte olup, davacının reklam çalışmalarına ilişkin görsellerin ekte sunulmakta olduğunu, davaya konu -----sayı ile tescilli markası 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında davacıya ait tanınmış ---- markaları ile ayırt

edilemeyecek derecede benzer olup davacının markasının ayırt edici karakterini zedelemekte

olduğunu, Davalıya ait markanın ayrıca davacı şirkete ait markalar ile aynı/bağlantılı sınıflarda

tescilli olması, markalar arasında iltibas riskini güçlendirdiğini,

Davalıya ait ----tescil numaralı markanın 29, 30, 40 ve 43. Sınıflarda belirtilen mal/hizmetler kapsamında tescilli olup, tescil edilmiş olduğu mal/hizmetler kapsamında

kullanılmamakta, sicili haksız yere işgal etmekte olduğunu,

Davacı şirketim yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, davacı ile ayniyet derecesinde

benzer olan ve aynı/bağlantılı sınıflarda tescilli davalı markasının tescil edilmiş olduğu emtialar

kapsamında kullanılmadığı tespit ettiğini, Bu itibarla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

kapsamında markanın kullanılmamasından dolayı iptaline karar verilmesi için bu davanın

açılmasının gerekli hale geldiğini,

Marka hukuku uyarınca tescil edilmiş bir markanın tescil edildikten sonra 5 yıl içerisinde tescille kapsanan tüm mal/hizmetlerde ve tescil edildikleri şekilde kullanılması gerektiğini,

Usul Hukukumuza göre menfi bir durumun ispatlanması davacı tarafından mümkün

olmadığından, davalı tarafından markaların; Ciddi,

Pazar payı yaratıp bunu koruyacak şekilde, Fiilen, Hukukun aradığı şartlara göre, Markasal olarak kullanıldığı, kanıtlanması gerektiğini,

Davalıya ait markanın, kullanılmadığı halde markalar sicilini haksız ve gereksiz yere işgal

etmesi Marka Hukukunun amacına aykırılık teşkil etmekte olduğunu, diğer yandan, davalıya

ait dava konusu marka, davacıya ait çok tanınmış olan----- markaları ile çok benzemekte olduğunu, ------, Davalıya ait markanın ayrıca davacı şirkete ait markalar ile aynı/bağlantılı sınıfta tescilli olması, markalar arasında iltibas riskini güçlendirmekte olduğunu, bu açıdan bakıldığında davacı şirketin işbu davayı açmada hukuki menfaati bulunduğunu beyan ederek Davalıya ait ----- sayı ile tescilli ve ibareli yani markanın kullanılmamadan dolayı tümüyle iptaline ve markanın sicilden terkinine,Davalıya ait ----- sayı ile tescilli ve ibareli markanın dava

sonuçlanıncaya kadar 3. Kişilere devrinin önlenmesi amacıyla teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA

Davalının, 01.03.2021 tarihli cevap dilekçesinde özetle;

Davacı şirketin huzurdaki davayı ikame etmekte hukuki menfaati bulunmadığını, Davacının

dava dilekçesi ile davalı adına tescilli ---- numaralı ----- ibareli markalarının

belirtilen sınıflarda iptalinde menfaati bulunduğuna dair hiçbir delil sunmadığını,Davacı yanın huzurdaki davayı ikame etmekte hukuki menfaati olmadığını, bu durumda da

dava şartı noksanlığından sayın mahkemenin bahse konu davayı usul yönünden reddetmesi

gerektiğini, Esas yönünden ise davalının huzurdaki dava konusu ----- sayılı ------ ibareli markasını 6769 sayılı SMK md. 9 uyarınca 5 yıl boyunca işlevine uygun, ciddi bir şekilde ve kestintisiz kullandığını,

kullanmaya da devam ettiğini, bu sebeple huzurdaki haksız davanın reddine karar verilmesini

arz ve talep ettiklerini, Davalının markalarına ait pazar payını artırmak için “şekil ----esas unsurlu markaları ile davalının tescilli ve tanınmış markasını kullanımı daha da etkin hale getirmek için yaptığı

tanıtım ve pazarlama çalışmaları ile markasını daha tanınır ve bilindik hale getirildiğini,Davalının hiçbir harcamadan çekinmeden broşür, afiş, gazete ilanı, katalog, sponsorluk gibi sair tanıtım ve reklam vasıtalarıyla daha çok faaliyette bulunduğunu, kampanyalar yaptığını,

Zira davalının bahse konu ibareli markası ile 2011 yılından beri faaliyette olduğunu, 2011

yılından bu yana alışılmışın dışında tamamen doğal dondurmaları üretmekte olduğunu, bahse

konu----- ibareli markası ile tüketici nezdinde bir ayırt edicilik kazandığını, Davalının

Türkiye’nin en gelişmiş ve bilinçli tüketici kitlesine sahip olan-----satışa

sunulmakta olduğunu, bu sebeple davacının davalının markasının kullanılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını,Ayrıca davalının----ibareli markası ile üretim ve satış yapmakta olduğunu, ülkenin en

yüksek tirajlı gazetelerinden birisi olan ---- Gazetesi’nin ---- ekinde en iyi 10 dondurmacıdan 1. Sırada seçildiğini, bu surette tüketici nezdinde bilindik, tanınmış ve ------Gazetesi’nde ---- adresinden birisi olduğunu, Davacının davasının usul ve yasaya aykırı iddialardan oluştuğunu, Davacı yanın ----

esas unsurlu markaları ile davalının ---- ibareli markasının benzediğini iddia ettiğini,Davacının huzurdaki davayı hem kullanmama sebebi ile iptal talebi ile ikame ettiğini hem de davalının ----- ibareli markası ile davalı markalarının benzediğini ileri sürdüğünü, bu benzerlik iddiasının huzurdaki davada herhangi bir karşılığının bulunmadığını, ancak Davacı yan tarafından usul ve yasaya aykırı şekilde iddia edildiğini,beyanla, davalının maddi ve manevi tazminat olmak üzere her türlü dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla; davacının haksız ve hukuka aykırı iddiaları 12.01.2021 tarihli dava dilekçesine karşı usul ve esas yönünden itiraz ve cevaplarını yasal süresi içerisinde saygıyla sunduklarını, öncelikle, huzurdaki davada hukuki menfaat koşulu

gerçekleşmediğinden dava şartı eksikliği nedeniyle ve talepleri ve davası zaman aşımına uğradığından usulden ve haksız ve hukuka aykırı ikamet edilen huzurdaki davanın esastan reddine, yargılama ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davalının --- tescil numaralı "---- Şekil" markasını tescilli olduğu mal ve hizmetler için etkin ve ciddi şekilde kullanıp kullanmadığı, SMK'nun 9/1 ve 26/1 maddeleri uyarınca iptal koşullarının oluşup oluşmadığı, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı, kötü niyetli olup olmadığı noktasında toplandığı anlaşılmıştır.

UYUŞMAZLIK HAKKINDA TOPLANAN DELİLLER

1-Dilekçeler aşaması tamamlanmakla, ön inceleme duruşması sonrası dava şartları ve ilk itirazlar incelenmiş, tarafların sulh olma imkanının bulunmadığının tespiti ile, uyuşmazlık noktaları belirlenerek tahkikat aşamasına geçilip deliller toplanmıştır.

2-Davalının ----- Ticaret Sicil Müdürlüğünde---- ticaret sicil numarasıyla ----.. olarak kayıtlı görüldüğü, 100,00 TL. sermayeye sahip olduğu,

20/06/2011 tarihinde kurulduğu,, --- kodu’ nun ----Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) çalışma konusunun Fast-food restoranlarıişletmeciliği işleri, Dondurma imalatı, toptan ve perakende satışı, Sütlü tatlı imalatı, toptan ve perakende satışı, Pasta imalatı, toptan ve perakende satışı yazdığı, tespit edilmiştir.

3-Dosyaya Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiş olup, incelendiğinde; ---- tescil numaralı -----ŞEKİL" markasının davalı adına 29, 30, 40, ve 43. Sınıflarda 21/11/2012 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

4-Mahkemece yapılan yargılama sırasında, taraflarca gösterilen deliller toplanmış ve konunun incelenmesi uzmanlık gerektiren yönleri olduğundan bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişi heyeti heyet rapor içeriğine göre;

a) Davalı firmanın 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarında tescilli olduğu markayı şekil+ ibaresi ile satış faturalarında matbu basılı olarak kullandığı, aynı zamanda tanıtımlarında şekil+ ibaresini de kullandığı, fatura içeriklerinin tescilli olan 29. 30.Ve 43. Sınıflara uygun mal ve hizmetlerde kullandığı, bu yıllara ait alış faturalarında alıcı unvanını ----- ...” olarak kullandığı, ciddi ve etkin bir şekilde imalat ve satış yaptığı,

b) 2016, 2017 yıllarında tescilli markasını tescilli olduğu sınıflarda kullanmayıp, satış yapmadığı, genel olarak Hizmet Gelirleri, Eğitim Gelirleri, Program Kiralama Bedeli, Program Satış Bedeli, Program Güncelleme Bedeli gelirleri elde ettiği,

c) 2018 yılında ağırlıklı olarak Hizmet Geliri elde ettiği toplam (4.714.673,94 TL / %99,94)

verdiği, tekrar dondurma imalatı ve satışı için yatırımlara başladığı, makine, ekipman

aldığı/yenilediği, Arge çalışması-ürün geliştirmesi yaptığı 2.672,80 TL tescilli markasına uygun

satış yaptığı,

d) 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Bilgisayar Yazılım/ Programlama faaliyetlerinin yanı sıra

markasına uygun --- markalı farklı gramajlarda muhtelif Dondurma çeşitlerinin satıldığı,

faturalar üzerinde şekil ---- markasının format gereği yer almadığı, ağırlıklı olarak ürün

isimlerinde -----…… Dondurma” yazdığı, 29. , 30.sınıf ve 43. içeriğine uygun olduğu,

ciddi ve etkin şekilde satış yaptığı,

e) Genel olarak tescilli markasını ticari defter ve belgeler ile dosyadaki diğer delilleri mali

yönden de incelendiğinde; 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında 29., 30. Ve 43 sınıflarda ciddi ve

etkin kullandığı, yoğun reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunduğu, 2016 ve 2017 yıllarında

markasını tescilli olduğu mal ve hizmetlerde kullanmadığı, 2018 yılında tekrar markasını

kullanmaya başlamak üzere faaliyet geçtiği, hammadde alımı, makine ve ekipman, ürün

geliştirme arge faaliyetlerinde bulunduğu, küçük çapta satışa başladığı, tanıtım, reklam yaptığı

ve fuarlara katıldığı, tanıtımlarda ---- markasını ön plana çıkardığı, takip eden 2019,2020

ve 2021 yıllarında tescilli marka sınıflarından 29., 30. Ve 43. Sınıf hizmetlerde

ve şekil+ ibareleri ile ciddi ve etkin şekilde kullandığı,

reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunup, fuarlara katıldığı,

f) Tescilli markasını incelenen dönemlerde 40. Sınıfta kullanmadığı,

g) Markanın kullanımının tescilli markanın ayırt edici niteliğine zarar vermeyecek şekilde olduğu, markanın farklı yazı karakteri ve renklerde kullanımının tescilli markanın ayırt edici gücünü azaltmadığı ve fiili kullanımda davacının markalarına yaklaşılmadığı,

h) Muhterem mahkemece tevdi edilen göreve uygun olarak markanın ciddi ve etkili bir şekilde tescilli olduğu halindeki ayırt edici karaktere zarar vermeden kullanıldığı, " yönünde görüş bildirilmiştir.

Ek raporda ise;

1. Davalının üretim ve yiyecek işleme faaliyetinin kendi işletmesinin ihtiyacını karşılamaya

yönelik olduğu ve esas faaliyetin 29, 30, 43. Sınıflarda kaldığı, --- tarafından yayınlanan ve sınıf listesinin uygulanma esaslarına ilişkin tavsiye metninde “Madde veya nesne, onu işleyen, dönüştüren veya üreten kişi tarafından üçüncü şahıslara pazarlanıyorsa, bu genellikle bir

hizmet olarak kabul edilmez” denilmek suretiyle davalının yiyecek işleme faaliyetinin 40. Sınıfta değerlendirilemeyeceği ifade edildiğinden kök rapordaki kanaatin değişmediği, davalının

faaliyetinin 40. Sınıf kapsamında değerlendirilemeyeceği,

2. Markanın kullanımının tescilli markanın ayırt edici niteliğine zarar vermeyecek şekilde olduğu, markanın farklı yazı karakteri ve renklerde kullanımının tescilli markanın ayırt edici gücünü azaltmadığı Muhterem mahkemece tevdi edilen göreve uygun olarak markanın ciddi

ve etkili bir şekilde tescilli olduğu halindeki ayırt edici karaktere zarar vermeden kullanıldığı,

3. Kök raporda genel olarak davalı tarafın kullanımlarının 29, 30 ve 43. Sınıfı kapsadığı ifade edilmekle birlikte 29 ve 30. Sınıfta yer alan ürünlerin birbiri ile ilgili ürünler olmasından dolayı ürün temelinde ayrı değerlendirme yapılmamış olduğu,

4. Dosyada yer alan deliller, muhterem mahkeme tensibi ve davacı tarafın itirazları bakımından yapılan değerlendirmede Dava konusu ----- tescil numaralı markanın 29. sınıfta Süt ve süt ürünleri, 30. sınıfta Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, Dondurmalar, yenilebilir buzlar, 43. sınıfta Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri bakımından kullanımının ispatlanmış sayılabileceği," yönünde görüş bildirilmiştir.

UYUŞMAZLIK HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEME

6769 sayılı yasanın 9. Maddesi ile Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.” hükmü düzenlenmiştir.

GEREKÇE

Dava hukuki niteliği itibariyle, davalının ---- tescil numaralı ---- Şekil" markasını tescilli olduğu mal ve hizmetler için etkin ve ciddi şekilde kullanıp kullanmadığı, SMK'nun 9/1 ve 26/1 maddeleri uyarınca iptal koşullarının oluşup oluşmadığının tespitine ilişkin Marka davasıdır.

Dilekçeler aşaması tamamlanmakla, ön inceleme duruşması sonrası dava şartları ve ilk itirazlar incelenmiş, tarafların sulh olma imkanının bulunmadığının tespiti ile, uyuşmazlık noktaları belirlenerek tahkikat aşamasına geçilip deliller toplanmıştır.Yukarıda ifade edildiği üzere SMK'nın 9. Maddesine göre tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan markaların iptaline karar verileceği düzenlenmiştir.

Dava konusu somut uyuşmazlıkta iptali talep edilen----- tescil numaralı ----ŞEKİL" markasının davalı adına 29, 30, 40, ve 43. Sınıflarda 21/11/2012 tarihinde tescil edildiği ve koruma altında bulunduğu, davanın mahiyeti gereği davalı tarafın etkin kullanımı ispat yükü altında bulunduğu, davalı tarafaın ticari defter ve kayıtları, fuar katılım kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve iş yeri açma ve vergi kayıtları incelenmiş, bu kayıtlar dikkate alınarak alınan bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere davalı tarafın Davalının ---- Ticaret Sicil Müdürlüğünde ----ticaret sicil numarasıyla ---- ... olarak kayıtlı görüldüğü,

20/06/2011 tarihinde kurulduğu --- kodu' nun -----Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) çalışma konusunun Fast-food restoranları işletmeciliği işleri, Dondurma imalatı, toptan ve perakende satışı, Sütlü tatlı imalatı, toptan ve perakende satışı, Pasta imalatı, toptan ve perakende satışı yazdığı, davalının incelenen defter kayıtlarında 2012,2013,2014,2015 yıllarına ait kağıt faturaların ---GIDA ÜRÜNLERİ — ... tarafından düzenlendiği,

faturalar üzerinde matbu olarak ----şekil markasının yer aldığı, fatura içeriklerinde yemek bedeli yazdığı, bu dönemlerde ayrıca ağırlıklı yazar kasa fişi kullandığı, içeriklerinde yiyecek, dondurma yazdığı ve tescilli olduğu 29., 30. Ve 43 sınıflarında kullandığı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait elektronik satış faturalarının incelenmesinde ---- markalı farklı gramajlarda muhtelif dondurma çeşitlerinin satıldığı, format gereği faturalar üzerinde ----şekil markasının yer almadığı, ----17.07.2012 tarihli ----- no'lu faturası ile dondurma Makinası alındığı, ----- 28.09.2012 tarihli -----no'lu faturası ile “---- açıklamalı ilan verildiği,

-----08.02.2014 tarihli ----no'lu alış faturası içeriğinde 250 adet kağıt çanta alımı yapıldığı, ----- 03.01.2015 tarihli ----- no'lu alış faturası içeriğinde 1.600 adet dondurma kap ve kapağı alımı yapıldığı, ----09.01.2015 tarihli ---- no'lu alış faturasında----Gazetelerine ilan verildiği, ---- kestiği 12.07.2018 tarih ----- no'lu alış faturasında 3 çeşit 11.000 adet etiket alındığı, ---- 06.08.2018 tarih -----no'lu alış faturasında 360 adet dondurma küveti alındığı, ----22.06.2018 tarih ----ve ----no'lu alış faturalarında imalatta kullanılmak üzere mutfak malzeme ve demirbaşları alındığı,

----- 19.07.2018 tarih ----- no'lu alış faturasında koli alımlarının olduğu, bu haliyle davalı tarafa ait ----şekil markasının tescilli olduğu 29., 30. Ve 43 sınıflarda 2015,2016,2017,2018,2019,2020 ve 2021 yıllarında etkin bir şekilde kullanıldığının davalı tarafça ispat edildiği, ancak davalı markasının 40. Sınıftaki mal ve hizmetler yönünden de tescilli bulunduğu,

bu mal ve hizmetler yönünden davalının ne ticari defter ve kayıtlarında ya da dosyada bulunan diğerdelillerle ciddi ve kesintisiz olarak kullanıldığına dair bir delilin dosyaya ibraz edilmediği kabul edilerek markanın tescilli olduğu 40. sınıftaki mal ve hizmetler yönünden kesintisiz olarak kullandığını ispat edemediği kabul edilmiş ve davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.