İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/85 K.2021/144

Davacı vekili tarafından 07/10/2020 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı iddiasının özeti: Müvekkili şirket olan ... Holding A.Ş' nin 1958 yılında kurulduğunu, İstanbul Ticaret Odası’ nın ... sicil nosu ile kayıtlı olduğunu, 62 yıldır faal olduğunu, 2200' ü aşkın çalışanı ile ... sektöründe Türkiye' nin en köklü ... üreticilerinden biri olduğunu, ulusal ve uluslararası mecralarda, yüksek bir bilinirliğe ve haklı bir üne sahip olduğunu, şirketin kurum bünyesinde tescil edilmiş 700' ün üzerinde markası bulunduğunu, Bu markalar.

5. sınıf ürünler bakımından tescilli ... sayılı ‘...’, 5. sınıf ürünler bakımından tescilli ... başvuru numaralı ..., 10. Sınıf ürünler bakımından tescilli ... sayılı ‘...’ markası olup, üç marka da sektörde yüksek bir bilinirliğe kavuştuğunu, ... markasının müvekkili şirket tarafından 21/07/1989 tarihinde tescil edildiğini, dava konusu markanın müvekkili şirket sayesinde yüksek ayırt edicilik ve tanınmışlık vasfını kazandığını, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’ de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceğini,

markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmasının mümkün olmadığını, davalı ...' in, müvekkili şirketin markasını birebir aynı şekilde 3. sınıfta tescili için ... başvuru numarası ile başvurduğunu ve 26/08/2019 tarihinde 3. sınıfta tescil edildiğini, bilindiği üzere 3. sınıfta "Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.

Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks." ürünlerinin yer aldığını, müvekkilinin "..." markasının tescili için ... başvuru numarası ile 22/09/1998 tarihinde başvurduğunu ve markanın müvekkil adına 21/07/1989 tarihinde tescil olduğunu, markanın tescil olduğu sınıf ve açıklaması TPMK nezdinde, 5. sınıfta ve "Pomad, krem şekillerinde tıbbi müstahzarlar" için tescil edildiğini, bu kapsamda uzun yıllardır tescilli olan "..." markasının tanıtımı için pek çok çalışma yapıldığını, emek ve para sarf edildiğini ve markanın tanınır/bilinir hale getirildiğini,

davalının davacıya ait markanın tanınmışlığından yararlandığını, markalarının esaslı ve ayırtedici unsurları görsel, anlamsal, kavramsal, fonetik bakımlardan aynı/ayırtedilemeyecek derecede benzer olduğunu, markalar arasındaki aynılık/benzerliğin, ortalama tüketicileri, düşündükleri mal yerine başka bir mal almak durumunda bırakabileceği, davacı müvekkilinin "..." markalı ürününün, arama motoruna ... yazılması halinde çıktığını ve dolayısıyla tanınmış olduğunu gösterir e-tespit de.

Beşiktaş ...

Noterliği'nin 16.06.2020 tarihli, ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tespit edildiğini, ... markasının WIPO nezdinde Madrid Protokolü gereğince ... ve ... sayılar ile ..., ... ve ...’ nın 17 ülkesinde tescilli olduğunu, ...' in bir beşeri tıbbi ürün olup, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olduğunu, Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği gereğince, yalnızca ecza depolarına dağıtılabilmekte olduğunu, perakende satışının mümkün olmadığını, Yönetmelik gereği tanıtım ve reklamlarının yapılamadığını, fuarları olmadığını, bu hususta tüketici pazar araştırması yapılamadığını,

markanın reklam çalışması yapılamamakta birlikte yönetmelik kapsamında kalan bir kısım tanıtım afişi, ilan ve faturaların ekte sunulduğunu, davalının açıkça müvekkili şirketin tanınmış markası ...’i birebir aynı şekilde kullandığı ve müvekkilin yıllar içerisinde büyük bir emekle oluşturduğu marka güvenilirliğinden yararlanmaya çalıştığını ayrıca davalının müvekkili şirketin markası “...” i kullanarak internet alan adı aldığı ve kullandığını, davalının bu eylemlerinin son bulması ve piyasadaki ürünlerini toplatması hususunda Beşiktaş ...

Noterliği' nin 02/10/2019 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edildiğini ancak davalı tarafından işbu ihtarnameye cevap verilmediğini gibi ürünün satımına da son verilmediğini belirtmiş, öncelikle, mevcut durumun korunması ve davanın etkinliğini temin etmek amacı ile davalı yan adına tescilli bulunan ... başvuru nolu ... ibareli markanın TPMK nezdinde tutulan sicil kaydına, dava sonuçlanıncaya dek 3. kişilere devri önleyecek şekilde teminatsız olarak tedbir konulmasına,

... başvuru nolu davalı yan adına tescilli ... markasının, müvekkile ait .../... nolu ..., .../... başvuru numaralı ... ve .../... başvuru nolu ... markaları ile aynı ve/veya benzer olduğunun tespitine, .../... başvuru nolu davalı taraf üzerine tescilli ... markasının 3. emtia sınıfı bakımından hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, davanın kabulüne ve mahkeme ilamının Türkiye' de tirajı en yüksek 3 gazetede yayın ve ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA

Davalı savunmaları ve iddialarının özeti: ... markasının ... tarafından 3. Sınıfta "parfümeri/kozmetik ürünleri/bakım kremleri" olarak TPMK nezdinde .../... tescil numaralı ( 3. sınıf emtialarında ) tescilinin yaptırıldığını ve markasının hak sahibi olduğunu, 3. Sınıfın kişisel kullanım amaçlı koku vericiler, bakım kremleri, olarak geçtiğini, bu emtia sınıfında "..." markası olarak 2019 yılında itibaren ...’ adına kayıtlı olduğunu, davacı tarafça kurum nezdinde itiraz edilmediğini, kurum tarafından resen yapılan benzerlik araştırmasında tescile engel bir hal görülmediğini, davacının markasına ait bir tescil olmadığını,

tanınmış marka kaydı da bulunmadığını, bu nedenle davacı tarafça marka gaspı anlamında ortaya atılan iddiaların haksız ve yersiz olduğunu, davacının markasının yasal kriterlere göre "tanınmış marka" statüsünde koruma altında olmadığını, teknik bilirkişinin marka sınıflarına veya tanınmış markaya ilişkin hiçbir bilgisi bulunmaksızın tanzim edilen raporun kabul edilmesi mümkün olmadığını, markaların tanınmış olup olmadığının tespitinin yargılamayı gerektirdiğini, tanınmış marka olunduğu kabul anlamına gelmemekle birlikte, Yasada da kabul olunduğu üzere, tanınmış marka yönünden tecavüz kabul edilebilmesi için Aynı,

benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılmasının söz konusu olması gerektiğini, davacı tarafça müvekkilin böyle bir kullanımı olduğunun somutlaştırılmadığını ve sadece yasal hakkı olan marka hakkının sahibi olması nedeniyle hedef seçildiğini, davacı yana ait ürünlerin ... olup, eczanelerde satışa sunulduğunu, bahsi geçen ...

NİCE sınıflandırması kapsamında 05. sınıfta yer almakta iken müvekkile ait tescilin 03. sınıfta yer aldığını, davacının markasını müvekkilin markasına ait sınıfta tescil ettirmediğini ve koruma altına da aldırmadığını, bu hususta müvekkilin tesciline engel bir durumun bulunduğunun kabulünün yasaya aykırı olduğunu, davacıya ait ürünler eczanelerde satıldığını, müvekkile ait ürünlerin ise kozmetik ve market raflarında yer aldığını, ambalaj üzerindeki görsellerin tamamen farklı olup, tüketicinin yanılma/aldanma ihtimali kesinlikle bulunmadığını, müvekkilinin davacının ününden haksız faydalanmak,

kazanç elde etmek gibi bir gayesinin bulunmadığını, müvekkil ...' e ait ... tescil numaralı markaya ilişkin kayıtlar ile davacı tarafın tescilli markalarına dair tüm kayıtları ve davacı şirketin tanınmış marka olup olmadığı dair kayıtlar ve görüşlerin TPMK' dan celbedilmesi gerektiğini belirtmiş, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

TESPİT, DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markanın hükümsüzlük sebepleri 6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesinde gösterilmiştir. Bu madde'ye göre; SMK'nın 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. SMK'nın 6. Maddesinde haller;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Markalar arasında benzerlik değerlendirmesi yapılırken bakılması gereken ilk husus markaların yanı ya da benzer mal veya hizmetler sınıfı için mi kullanılıp kullanılmadığı hususudur. Markaların kullanıldığı mal veya hizmet sınıfları aynı ya da benzer bulunursa bir sonraki aşama olan markaların benzerliğinin değerlendirilmesine geçilmektedir. Söz konusu markaların benzerlik değerlendirilmesi yapılırken yerleşik içtihatlara göre görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlikleri bakımından incelenmeli daha sonra markaların bir bütün halinde tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğurup doğurmayacağı değerlendirilmelidir.

Dosya kapsamında toplanan deliller ve bilirkişi raporu dikkate alındığında;Dosyada mevcut deliller kapsamında davacı markalarının tanınmış marka kriterlerine ulaştığı konusunda yeterli kanaate ulaşılmamıştır. Davacının .../... sayılı markasının tescil başvuru tarihi, hükümsüzlüğü istenilen .../... sayılı markanın tescil başvuru tarihinden sonraki bir tarihi içerdiğinden .../... sayılı marka iltibas değerlendirilmesine dikkate alınmamıştır.

Davacının .../... “...” ve .../... sayılı “...” markaları ile hükümsüzlüğü istenilen .../... sayılı “...” markası arasında sınıfsal yönden ayniyet bulunmasa da, 3. ve 5.sınıftaki ürünlerin aynı mecrada yan yana satışa sunumundan kaynaklanan benzerlik bulunmaktadır. ... söz konusu olduğu için ... markaları yönünden doğabilecek karışıklık riskinin en aza indirmenin ayrı bir önem arz edeceği ve ... markalarının farklılığı yönünden duyulacak ihtiyacın çok yüksek olacağı; davacının .../... markası ile hükümsüzlüğü talep edilen .../... sayılı markanın “aynı” sözcükleri (...) içerdiğini;

davacının .../... sayılı markası “...” sözcüğünden ibaret olsa da hükümsüzlüğü talep edilen “...” markasıyla sadece iki harf açısından farklılık taşıdığı ve sözü edilen farklılığın işaretler arasındaki benzerliği ortadan kaldıracak mahiyette olmadığı; “...” markasının herhangi bir dilde anlamı bulunmayan fantezi bir ibare olmakla 3.ve 5.sınıflarda sınıfta yer alan ürünler yönünden yüksek düzeyde ayırt edici niteliğe haiz olduğu ve davacının “...” markası tanınmış statüsünde olmasa da, uzun yıllardan beri tescilli ve fiili kullanımlarından markaya konu işarete ciddi ölçüde ayırt edici nitelik ve bilinirlik kazandırdığı;

zorunlu ... tabi olmayan ve fiyatı düşük olan ilaçlar yönünden potansiyel müşterisinin dikkat seviyesinin orta düzeyde olacağı; bir kısım ortalama dikkat ve özendeki potansiyel müşterinin malların aynı veya bağlantılı kaynaktan geldiği yönünde yanılgıya düşebileceği, yani malları birbirinden ayırt edilebilse bile bunların aynı işletmenin markaları olduğu biçiminde bir algılama oluşacağı,

bunun markanın kaynak gösterme fonksiyonuna zarar verebileceği ve bu surette .../... “...” ve .../... sayılı “...” markaları ile hükümsüzlüğü talep edilen .../... sayılı “...” markası arasında dolaylı karıştırma ihtimalinin doğacağı anlaşılmakla davacının davasının kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · (e-imza) Hakim ... · (e-imza)