İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/46 K.2024/112

ESAS NO 2022/46 Esas

KARAR NO 2024/112

DAVA Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 21/02/2022

KARAR TARİHİ : 13/06/2024

Davacı vekili tarafından 21/02/2022 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı adına tescilli ...maralı "..." ibareli markanın davalı tarafça kullanılıp kullanılmadığı, markanın kullanılmama durumunun bulunup bulunmadığı, kullanılmama durumu söz konusu ise bu durumun ne kadar sürdüğü ve bu kapsamda bu markanın kullanılmama nedeniyle iptali ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin ... marka haklarını korumak amacıyla ...şvuru numarasıyla 18,25,35 sınıflar için 16.06.2014 tarihinde tescil başvurusunda bulunmuş ve 16/06/2014 târihinden itibaren ON YIL muddetle 07/04/2015 tarihinde tescil edilmis Ayrıca ...

Protokolü kapsamında 09.10.2014 tarihinde ... tescil numarası ile 18 ve 25. Sınıflarda tescil edilmiş olduğunu, şirket, müvekkilinin ... markası yaratılmış ve kağıt bazlı ürünlerden oluşan bu koleksiyon 2014 yılından itibaren ... markası altında satışa sunulmuş olduğunu, Müşteri kitlesi tarafından ürünlerin müvekkili şirketin internet sitesi olan ...'da, diğer online mecralarda ve mağazalarda ulusal ve uluslararası pazarlarda binlerce adetle satılmış olduğunu, pandemi döneminde bir süre üretimin beklenildiğini, Son yıllarda ... markasının detaylıca anlatıldığı,

videolarının izletildiği ulusal ve uluslararası mecralarda yapılmış olan bazı sunumlar ve 2019 ve 2020 tarihleri aralığında kullanımların olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Davalı adına ...lu "..." ibareli markanın 18. 25. 35. Sınıflar bakımından tescilli olduğu bu markanın kulalnılmaması nedeniyle iptali ve sicilden terkine ilişkin davacının bu davayı açmakta hukuki yararının olup olmadığı iptal ve terkin şartlarının gerçekleşmediğine ilişkin yargılaması yapılmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26/1 maddesi uyarınca 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, markanın yaygın ad hâline gelmesi, markanın yanıltıcı hâle gelmesi, garanti markası ve ortak markanın teknik şartnameye aykırı olarak kullanılması halinde markanın iptaline karar verileceği. İlgili kişilerce, Kurumdan markanın iptalinin istenebileceği düzenlenmiştir.

SMK'nun 26(4)'üncü maddesinde ise “Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı işünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.” hükmünü getirmiştir.

Ancak SMK'nun yürürlük maddesi olan 192. Maddesinde Bu Kanunun 26'ncı maddesinin yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği hükmü yer almış ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 10.01.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandığı görülmüştür. SMK'nın Geçici 4'üncü maddesinde ise “iptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması” düzenlenmiştir.

Kanun koyucu, Geçici 4'üncü maddenin 1'inci fıkrası ile “26'ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisinin, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağını” öngörmüştür. Dolayısıyla markanın iptaline ilişkin talebin sunulacağı yetkili makam 10.01.2024 tarihine kadar mahkemeler, bu tarihten sonra ise Türk Patenttir. Bu çerçevede ilgili maddeleri değerlendirdiğimizde.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9/1 maddesi uyarınca Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceği belirtilmiştir. Markanın kullanmama nedeni ile iptalini düzenleyen iş bu hükmün amacı, kullanılmayan markalar nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir.

Bu hüküm çerçevesinde değerlendirme yapabilmek için öncelikle markayı kullanma kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. Markanın kullanılması kavramı. Markanın en önemli fonksiyonu, farklı işletmelere ait mal veya hizmetleri birbirinden ayırd etme olduğundan ancak kullanımla bu fonksiyon yerine getirilmiş olmaktadır'. Bu nedenle markanın, tescilli olduğu her bir mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılması gerekmektedir”.

Bir davranışın markayı kullanma olarak kabul edilebilmesi için, o davranışın tüketiciler nezdinde ilgili mal ve hizmetle bağlantı kurulmasını sağlaması, böylece markanın ayırt edicilik işlevine hizmet ederek sahibine ekonomik bir fayda getirmesi gerekmektedir.

SMK 9. Maddesi (Mülga KHK 14/2) uyarınca “Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması, markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması" kullanma olarak kabul edilmekle bu haller sınırlayıcı sayıda değildir.

Markanın gazetede ilanlarında yer alması, gazete ve dergilere reklam verilmesi, Tv reklamlarının yayınlanması, promosyonlarının yapılması, halkla ilişkilerde kullanılması, marka ile ihalelere girilmesi, faturalarda işletme adından farklı ve işletme adında yer alan marka unsuru öne çıkacak şekilde markasal biçimde yer alması gibi markanın ayırd edicilik fonksiyonunu taşıyan diğer kullanama halleri de 14. Madde anlamında birer kullanma halidir*.

Mal ve hizmetler bakımından ayırt ediciliğin sağlanabilmesi ve belirli bir pazar yaratılabilmesi için, markanın piyasada/ticarette kullanılması (use in commerce) aranmaktadır. Bu nedenle henüz üretimine başlanmamış mallara ait markanın işletmenin kâğıtlarında yer alması” veya markanın henüz piyasaya sürülmeyen ancak depoda bulunan mallar üzerinde kullanılması, “kullanma” olarak kabul edilmemektedir*.

Markanın kullanımı, hukuka aykırı davranışlarla da gerçekleştirilebilmektedir”. Örneğin marka saldırgan satış yöntemleri kullanılarak veya şok edici reklâmlar aracılığıyla kullanılıyor olabilir; ya da markanın kullanılması için üçüncü kişilerle yapılan lisans sözleşmeleri rekabete ilişkin kuralları ihlâl ediyor olabilir. Bu gibi hukuka aykırılıkların yaptırımı özel kurallarla düzenlenmiştir (örneğin TTK m. 56 vd.).

Bu kurallara aykırılık, davranışın marka hukuku anlamında “kullanma” olarak kabul edilmesini engellememektedir?. Markanın, Ticaret Unvanı, İşletme Adı olarak kullanılması Konusu. Markayı oluşturan işaretin, ticaret unvanı veya işletme adında kullanılması, markanın kullanılması olarak kabul edilemez; çünkü bu tür kullanımlar Mal veya hizmetlere değil, işletmelere ya da tacirlere işaret etmektedir.

Zira markanın markasal olmayan bir şekilde, işletme adı olarak kullanılması markasal bir kullanım değildir”. İşaretin marka olarak mı yoksa işletme adı veya ticaret unvanı şeklinde mi kullanıldığının tespitinde, kullanımın şekli ve ürünler üzerindeki konumu gibi hususlar önem taşımaktadır. Bir işaretin işletme adı veya ticaret unvanı olarak kullanılması, aynı işaretin marka olarak kullanılmasına engel değildir.

Eğer işaret tüketiciler nezdinde mal veya hizmetin kaynağını çağrıştırıyorsa marka olarak kullanıldığı kabul edilebilir denilebilecektir. Markanın kullanımının ciddi biçimde olması gerekmekte olup ciddi biçimde kullanma koşulu, somut olaya özgü değerlendirme yapılmasını gerektiren, esnek bir ölçütü belirtmektedir. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve/veya Hizmetlerde kullanılması kavramı.

Markanın en temel kullanım hali, tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerde, tescil belgesinde yer aldığı şekilde kullanılmasıdır. Markanın fiziken mal üzerinde yer alması gerekmediği gibi faturalarda, internette, kataloglarda, gazete ilan ve reklamlarda kullanılması da kullanım halidir. Markanın kullanılması yükümlülüğü tescil kapsamındaki her bir sınıf ve alt sınıf mal ve hizmet için söz konusudur.

Markanın birtakım mallar üzerinde kullanılması, bu markanın hizmetlerde de kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Aynı şey bunun tersi için de geçerlidir”. Kullanımın Olması kavramı. SMK'nun 26(4)'üncü maddesi uyarınca (Mülga 556 Sayılı KHK 42/1-c) "Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından / birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir.

İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.”

Somut olayda, dosyada bulunan CD içerisinde tasarım, iletişim, pazarlama, satış, üretim, finans gibi klasörlerin sayfa görüntülerinde ... markası altında ayakkabı reklamlarının bulunduğu 29-30 Temmuz 2019 değiştirme tarihli outlet başlıklı dosyaların bulunduğu ayakkabı görselleriyle ... markası altında çantaların reklam afişlerinin bulunduğu, ... shoes başlığı altında ... isimleriyle 36-41 arası ayakkabı numaraları ve fiyat bilgilerinin bulunduğu yine ... bags başlığı altında da fiyat bilgilerinin bulunduğu, sunulan bir takım 2017-2019 yılına ilişkin mail çıktıları içerisinde ... markasına ilişkin yazışmaların bulunduğu,

klasörlerin içerisinde yer alan fatura suretleri incelendiğinde faturalar üzerinde ... markasının yer almadığı ancak faturalar içerisinde 12/04/2017 tarihli ... dosyası içerisinde ... ve ... başlığı altında yer alan ..., ..., ..., ..., ..., ... açıklamaları ile 2017-2018-2019 yıllarına ait faturaların ve ürünlerine ilişkin görsellerin bulunduğu faturası yer alan bir kısım ürün görsellerinde ürün etiket üzerinde paper golds markasının bulunduğu anlaşılmıştır.

Mali yönden kullanım değerlendirildiğinde firmanın bir aylık dönemine ait örnekleme seçilen alış ve satış faturalarında klasörler kapsamında ... markasının faturalarda yer almadığı ancak yukarda tarihi belirtilen ... dosyası içerisinde yine yukarda belirtilen 2018-2019 yıllarına ait ürün faturalarının ve bu ürünlere ait görsellerin bulunduğu faturası yer alan bir kısım ürün görsellerinde ürün etiketi üzerinde ... markasının bulunduğu iş bu ürünlerin satışlarının faturalarda diğer dava dışı ürünlerle birlikte müşterek olarak yapıldığı ... markasının ürünlerinin satışının toplam satışlar içerisindeki satışlarında yaklaşık %5 ya da %10

civarında olabileceği dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler alınan bilirkişi raporu kapsamında, davalı adına ...lu markanın 18. Sınıfında yer alan derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerinden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar, (çantalar ) ile 25. Sınıfta yer alan ayak giysileri, 35. Sınıfta yer alan (müşterilerinin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar, (çantalar), ayak giysileri mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri, (belirtilen hizmetler) toptan,

perakende satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemlerle sağlanabilir) şeklindeki sınıflar bakımından davalı tarafınca bu sınıflara ilişkin ürünlerin kullanıldığının ispatlandığı anlaşılmakla bu sınıflar bakımından davanın reddine diğer sınıflar bakımından davalı tarafınca kullanımının gerçekleştiğini ispatlayamadığından diğer sınıflar ve emtialar bakımından ise davacının davasının kısmen kabulüyle kullanılmayan sınıflar bakımından iptal ve sicilden terkinine her ne kadar gerekçeli kararda sehven hükümsüzlük şeklinde yazılmış ise de bunun davacının talebininde iptale ilişkin olduğundan gerekçeli kararda iptaline

ve sicilden terkinine dair aşağıda belirtir şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip... e-imzalı Hakim... e-imzalı