İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2020/1004 K.2022/1271

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin kurucuları olan ..., ..., ...'ın soy içeren .../.../... Ltd. Şti/... olarak iç mimari ve proje uygulamaları alanlarında 2007 yılında Türkiye'de faaliyete başlamış olduğunu, sonrasında ...

AŞ. olarak faaliyetine devam ettiğini, müvekkil şirketin faaliyet alanının, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda mağaza düzenleme uygulamaları, mevcut mimari ya da iç mimari projelerin uygulanması ya da mimari projeyi kapsar şekilde uygulamanın anahtar teslim şeklinde gerçekleştirilmesi, otel uygulamaları, bazı lüks otellerin prestijli odalarının iç tasarımı ve uygulaması,

çalışma ofisleri, restaurant, depo, stüdyo gibi alanların nitelikli tasarımları ile uygulamaların yapılması olduğunu, müvekkili şirketin yaklaşık 10 yıldır nizasız ve fasılasız olarak "..." markası altında faaliyette bulunduğunu, markayı müvekkili şirket ortaklarının soyadlarının baş harflerinin birleştirilmesi suretiyle oluşturduklarını, davalı şirketin ise daha çok yatırım danışmanlığı ile pazarlama ve markalaştırma hizmetleri işleri ile iştigal ettiğini, müvekkilinin "..." ibareli marka tescil başvurusunun davalının ... tescil nolu "..." markası gerekçe gösterilerek kısmen reddedildiğini,

davalının aynı markayı gerekçe göstererek müvekkili aleyhine İstanbul 3.FSHHM 2017/60 esas no ile marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i talepli dava açmış olduğunu, ancak davalı adına tescilli markanın tescil edilmiş olduğu emtialarda son 5 yıl içinde fiilen kullanılmadığını iddia ederek, SMK m.9 ve 26 uyarınca davalı adına tescilli markanın iptalini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin 1999 yılından beri inşaat, mimarlık, iç ve dış alanların dizaynı ve benzeri sektörlerde faaliyet göstermekte olduğunu, şu an itibariyle Türkiye dahil Asya, Avustralya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da çok sayıda aktif projesi bulunduğunu, ... tescil nolu "..." markasının müvekkil adına tescilli olduğunu, müvekkili markasının yüzlerce ulusal patent ofisinin yanı sıra ..., ... ve ... nezdinde tescilli olarak korunan tanınmış bir marka olduğunu, müvekkili şirketin 6 kıtada yüzlerce projeye imza atmış olduğunu,

müvekkilinin dünya çapındaki kullanımlarının yanı sıra "..." markalarının Türkiye'de de yoğun olarak kullanmakta olduğunu, nitekim müvekkili şirketin Türkiye'de 2013 yılında geniş yankı uyandıran "..." ve "G-..." projelerine imza atmış olduğunu, müvekkilin "..." ibareli markalarının doğrudan kullanıldığı bu projelerle ilgili olarak basında birçok habere yer verilmiş olduğunu, 556 sayılı MarKHK'nın 14. maddesinin iptal edilmiş olduğunu,

MarKHK'nın 14.maddesinin iptalinden 4 gün sonra yürürlüğe giren SMK'nın 9. maddesinde düzenlenmiş olan kullanım zorunluluğunun halihazırda tescilli markalara uygulanabilmesi için SMK'da öngörülen 5 yıllık sürenin 10/01/2017 tarihinde başladığını, müvekkili markaları aleyhine kullanılmama nedeniyle iptal davası açılabilecek en erken tarihin 10/01/2022 tarihi olduğunu, müvekkilinin ... tescil nolu "..." markasının tescil edildiği 20, 36, 37, 42. sınıflardaki tüm mal ve hizmetlerde Türkiye'de hukuka uygun şekilde kullanılmakta olduğunu, müvekkilinin markasını üçüncü kişilere lisans vermek suretiyle Türkiye'de kullanmakta olduğunu,

gerek bizzat müvekkilinin, gerekse grup şirketleri olan "..." ve "... " firmalarınca üçüncü kişilerce imzalanan lisans sözleşmeleri kapsamında markanın kullanılmakta olduğunu belirterek, haksız davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 31.10.2019 tarih ve 2017/110 Esas - 2019/436 Karar sayılı kararıyla.

"Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bir markanın iptalinin istenebilmesi için haklı bir sebep olmadan Türkiye'de tescilden itibaren 5 yıldır ciddi bir şekilde kullanılmamış olması veya kullanımına 5 yıl süreyle ara verilmiş olması gerektiği, davalının dava konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda tescil edildiği tarihten itibaren -gerek kendisi gerekse lisans vermek suretiyle grup şirketleri ve 3. kişiler tarafından- ciddi bir biçimde kullandığı,

izahı yapıldığı üzere SMK ve KHK iptal ve yürürlük tarihleri yönünden oluşan boşluğun SMK hükümlerinin önceki dönemi de kapsayacak şekilde ele alınarak doldurulması gerektiği anlaşılmakla davacının sübut bulmayan davasının reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde.

Bilirkişi raporunun açıkça eksik tetkik ve inceleme mahsulü olup, hükme esas teşkil etmesi mümkün olmadığını, itirazlarımıza ve yeni bir heyetten rapor alınması taleplerimize rağmen dosya yeniden aynı bilirkişilere gönderilerek hükme etkili itirazlarımız değerlendirilmeden rapor tanzim edildiğini, söz konusu iddialarımız gerekçeli kararda da tartışılmaksızın hüküm tesis edildiğini, Davalının kullanımına ilişkin sunduğu delillerin gereği gibi incelenmediğini ve hangi delillerin hangi emtiaların kullanıldığını ispat ettiğinin rapor ile belirlenmediğini, Bilirkişilerin davalı markasının 36,

37 ve 42. sınıfta tescil edildiği onlarca emtia bakımından kullanıldığını tespit ettiklerini, oysa bilirkişilerin iptali talep edilen markanın kapsamındaki her bir emtia/hizmet için kullanım kayıtlarını karşılaştırmalı olarak yapmaları gerektiğini, “...” ve “G-...” projelerinin yapılmadığı gibi bir iddiamızın olmadığını, iddiamızın bu projelerin 37. ve 42. sınıfa dâhil kullanım değil, 19. sınıfa ilişkin bir kullanım olduğuna ilişkin olduğunu, davalının kullanıma ilişkin olarak sunmuş olduğu belgelerin 19. sınıfa ait kullanım olduğuna ilişkin savımız, hiç incelenmemiş ve yok sayıldığını, Bu kapsamda bahsigeçen lisansların;

davaya konu “... markasına ait olması, bu marka kapsamında yer alan her bir hizmetin yürütüldüğüne dair olması, bu mahiyetteki belgelerin usul ve yasaya uygun olarak düzenlenmiş olması, delil niteliğine sahip belgelerin yasal süresi içerisinde sunarak ispat edilmesi gerekmesi ve bilirkişilerin de her bir hizmet için ayrı ayrı olmak üzere delilleri karşılaştırmak ve ilintilemek suretiyle tespitlerde bulunmasının beklendiğini, Davalı “...”, “G-...” projelerine imza attığını belirtse de bahsedilen projeleri ...

Yapı gibi 3. kişi konumundaki şirketler tarafından yürütüldüğünü, söz konusu projelerde davacı imzasının bulunmadığını, yalnızca projelerde (yani binalarda) ...adının kullanıldığını, bunun da 19. sınıfa ilişkin bir kullanım olduğunu, Dolayısıyla bu delillerin hem 36. sınıfa ait finansal ve gayrimenkul kiralama satımı vs. ilişkin hizmetler, hem 37. sınıfa dâhil inşaat hizmetleri vs. hem de 42. sınıfa dâhil hizmetler yönünden afaki şekilde kullanım olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını, 37. ve 42. sınıfa dahil hizmetler, inşaat ve mimarlık faaliyetini yürüten firmalar tarafından verilen hizmetler olduğunu,

somut olayımızda bu firmaların dava dışı... ve ... firmaları olduğunu, davalının ...markası ise lisans ile binalar üzerinde kullanıldığını, bu kullanımın 19. Sınıfta ilişkin olduğunu," beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER

*Bilirkişi heyeti raporunda özetle; "... tescil nolu '...' markasının 20, 36, 37, 42. sınıflarda davalı adına tescil edilmiş olduğu, ... sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK m.14 uyarınca kullanılmayan markaların iptalinin talep edilebileceği hükmünün Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 tarih ve 2016/148 esas, 2016/189 karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğu,

oluşan yasal boşluk neticesinde bu tür davalarda TRIPs m.19'un doğrudan uygulama alanı bulup bulamayacağı ve 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu m.9 ve 26/1-a uyarınca kullanılmayan markaların iptaline karar verilebileceği hükmü uyarınca beş yıllık kullanmama süresinin markanın tescil tarihinden itibaren işleyeceği hususunun Mahkemenin takdirinde olduğu, ... tescil nolu '...' markası 01/06/2009 tarihinde tecil edilmiş ve dava tarihi olan 05/06/2017 tarihinde ikame edilmiş olmakla, markanın tescilinden itibaren beş yıllık sürenin geçmiş olduğu,

davalının bizzat kendisi ve grup şirketleri olduğunu belirttiği '...' ve '...' şirketlerinin üçüncü kişi konumundaki '...

AŞ' ile imzaladıkları lisans sözleşmeleri kapsamında '...' markasının kullanıldığını beyan ettiği ancak dosyaya beyan edilen lisans sözleşmeleri ibraz edilmemiş olduğundan bu konuda bir tespit yapılamadığı, ... tescil nolu '...' markasının davalı tarafından lisans verilmek suretiyle kullanıldığı ispat edilecek olursa, dosyaya sunulan delillerden markanın tescilli olduğu 36, 37, 42. sınıflarda kullanılmakta olduğunun tespit edildiği, ... tescil nolu '...' markasını 20. sınıfta kullandığını ispat eder delillerin dosyaya ibraz edilmemiş olduğu" görüşleri bildirilmiştir. *Bilirkişi heyeti ek raporunda.

"Kök raporun hazırlanmasında kendilerine tevdi edilen dosyada mevcut olmadığı için bir tespit yapamadıkları lisans sözleşmelerinin davalı vekilince rapora karşı beyan dilekçesi ekinde dosyaya sunulduğunu, davalı vekilinin daha önceki tarihte ek klasörler halinde mahkeme dosyasına sunduğu deliller arasında da '...' markasını kullanım hakkına yönelik sözleşmelerin mevcut olduğu, davalının internet sitesi ...com'un 18/04/1998 tarihinde kayıt edildiği,

07/06/2017 tarihinde güncellendiği ve süresi uzatılmadığı takdirde 10/11/2022'ye kadar geçerli, alan adı 123 reg ltd adına kayıtlı ve 21 yıllığına, davacının internet sitesi ...com.tr'nin 19/03/2010 tarihinde kayıt edildiği ve 18/03/2021 tarihine kadar geçerliliğinin devam ettiği, alan adının ...

AŞ adına 9 yıllığına kayıtlı olduğu, ... nolu '...' ibareli markanın tescil edildiği 20.sınıfta 'Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar' emtiasında kullanıldığı, 36.sınıfta 'Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri' emtiasında kullanıldığının tespit edildiği, 37.sınıfta 'İnşaat hizmetleri.

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri' emtiasında kullanıldığının tespit edildiği, 42.sınıfta 'Mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri' emtiasında kullanıldığının tespit edildiği." görüşleri bildirilmiştir.

GEREKÇE

Dava, markanın iptali ve sicilden terkini istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "... davalının dava konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda tescil edildiği tarihten itibaren gerek kendisi gerekse lisans vermek suretiyle grup şirketleri ve 3. kişiler tarafından ciddi bir biçimde kullandığı anlaşılmakla davacının sübut bulmayan davasının reddine" karar verilmiştir. Hüküm davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. 6769 Sayılı Kanun'un 9.maddesinde "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılmayan markanın iptaline karar verilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Beş yıllık sürenin hesabında 6769 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 10.01.2017 tarihinden önceki sürelerin de hesaba katılması yönündeki mahkeme değerlendirmesi yerinde olup; dosya kapsamı ve mahkemece aldırılan denetime elverişli bilirkişi raporlarıyla davalının dava konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda tescil edildiği tarihten itibaren gerek kendisi gerekse lisans vermek suretiyle grup şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından ciddi bir biçimde kullandığı anlaşıldığından, mahkemece davanın reddine karar verilmesi isabetli olduğundan davacı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle.