İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2020/27 K.2022/817

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının ... AVM isimli satış mağazasında, müvekkilinin şirketin tanınmış "..." markasını izinsiz olarak 35. Sınıfta yer alan mağazacılık alanında kullandığını, davalının kullandığı marka ile müvekkili markasının karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğunu, davalı yanın müvekkilinden herhangi bir izin alınmaksızın "..." markasını mağaza ismi olarak kullandığını, "..." markasının ... ve ... tescil numaraları ile müvekkili adına tescilli olduğunu, ve davalı kullanımının tecavüz teşkil ettiğini iddia ederek, markaya tecavüzünün önlenmesini ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 10.000,00 TL tazminatın, dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili tarafından yasal marka tesciline dayalı kullanımın söz konusu olduğunu, müvekkili marka kullanımının 07, 11 ve 21. Sınıfta tescilli markalarına dayalı olarak yapmakta olduğu satış işlemi olduğunu, bu nedenle davacının marka tesciline tecavüzün söz konusu olamayacağını, davacı tarafından dava dışı diğer müvekkili ... firmasına, kardeş şirketlerine ve bayilerine karşı dava açıldığını ve bu durumun davacının kötü niyetinin bir göstergesi olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEME KARARI

Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 17.10.2019 tarihli 2018/330 E. - 2019/348 K. sayılı kararıyla; "...Yüksek Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere, ticari bir malı üreten bir işletmenin ürettiği malı satmasının, işin doğası gereği ve ticari faaliyetinin zorunlu bir sonucu olması, mal üreten işletmenin, aynı zamanda o malı satmak için ayrıca 35. Sınıfta da markasını tescil ettirmesine gerek olmaması karşısında, mahallinde yapılan incelemede, davalının kendisi ve grup şirketlerinin ürettiği ürünler dışında başka marka altında herhangi bir satışının söz konusu olmaması,

buna ilaveten unvanını da kullanmasının mümkün olması karşısında, davalının davacı marka haklarına tecavüzü söz konusu olmadığından, davacının davasının reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURULARI

Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; tescil ilkesine göre markaların tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarında korunacağını, davalı markalarının ürün markası olduğunu, mağazacılık markasının ise (perakendecilik markası) mağaza açan kişinin mağaza isminde kullandığı marka olduğunu, bu mağazanın fiziki olabileceği gibi, sanal mağaza da olabileceğini, Yargıtay kararlarına bakıldığında, ürün satışının perakendecilik hizmeti olarak kabul edilemeyeceğinin açıklandığını, ... kararı, ... kararı ve ... kararında da belirtildiği üzere,

ürün markası sahibinin 35. Sınıfta mağazacılık hizmeti markasını kendi adına tescil ettirmeden evvel, başkasının markayı aynı ürünlerin satışı hizmeti için aldıysa önceki ürün sahibinin bu ürün markasını tescil ettiremeyeceğine karar verildiğini. -Mahkemenin markalar arasındaki iltibası hiçbir şekilde incelemediğini, Yargıtay kararları ile, ... adına tescil edilen "kırmızı bayraklı-gri-beyaz renkli logolu" markaların müvekkilinin markasına tecavüz teşkil ettiğinin tespit edildiğini, Yargıtay'ın zamanla değişen bu markalar arasında, farklı sınıftaki ürünler açısından dahi iltibas bulunduğuna hükmederek,

markaların hükümsüzlüğüne karar verdiğini, davalının ... numaralı ..., ... numaralı ... şekil ve ... numaralı ... markalarının olmasına rağmen müvekkilinin markasının ayırt edilemeyecek derecede benzeri ... numaralı ve ... numaralı markalarını tescil ettirdiğini, itirazlarının YİDK kararı ile reddedilmesi üzerine,

reddin iptali için açılan davalarda müvekkilinin haklı bulunduğunu, ... şirketine ait ... sayılı ... ve ... markalarının hükümsüzlüğüne karar verildiğini, kararlarda markaların tescil sınıfları farklı olsa da, ürünlerin benzer kabul edildiğini, davalının tescilli olmayan şekil markasına dayanmasının mümkün olmadığını. -Dosyadaki delillerin, markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortaya koyarken mahkemenin haksız rekabet ve marka tecavüzü oluşmadığına karar vermesinin mümkün olmadığını,

müşterilerin ... markalı zücaciye ürünlerinin kalitesizliğinden müvekkiline şikayet yönelttiğini. -Müvekkilinin markasının tanınmış olduğunun ve davalının müvekkilinin markasının tanınmışlığından faydalandığının değerlendirilmediğini. -Dava dışı ... şirketinin 90'lı yıllardan beri ... markalı zücaciye ürünleri sattığını ve kendi internet sitesi ve ... tabelası olmayan başka zücaciye mağazalarında sattığını, mahkeme kararının gerekçesinin hukuken desteklenmediğini, davalının tecavüz teşkil etmeyecek şekilde markasını mağaza ismi olarak kullanabileceğini,

ancak tecavüz ettiği kesin olan müvekkilinin markası ile mağaza açamayacağını. -Dava dışı ... şirketinin ... şeklindeki markalarının çoğunlukla, 8. Ve 21. Sınıflarda olduğunu, bu firmanın da mağazacılık alanında 35. Sınıfta hiçbir tescilinin bulunmadığını, dava dışı şirketin ... ibareli 35. Sınıftaki birçok marka başvurularının Kurum tarafından reddine karar verildiğini, başvuru kapsamından çıkarıldığını, bir markanın birden fazla kişi adına tescil edilebilmesinin tek istisnasının 6769 Sayılı SMK 5/3 maddesi gereğince marka sahibinin başvuruya açıkça muvafakat etmesi halinde mümkün olduğunu,

davalı tarafından kullanılan marka ve logonun müvekkiline ait olduğunu. -Müvekkilinin ... markasının 35. Mağazacılık sınıfında tescilli olup, markanın hükümsüz kılınmadığı sürece tekel hakkına sahip olduğunu, Yargıtay'ın mal sınıfındaki tescilinin mağazacılık hizmetinde kullanım bakımından müktesep hak vermediğini belirttiğini, hakkın sahibinin mağazacılık sınıfında öncelik hakkına sahip olduğunu, ...'ın 8 ve 21. Sınıftaki tescillerinden dolayı 35.5 sınıfta da hak sahibi olduğu iddialarının doğru olmadığını. -Mahkemenin çelişkili, eksik düzenlenmiş bilirkişi raporuna göre karar verdiğini,

rapora itirazlarına rağmen çelişkinin giderilmesi için yeni bir heyetten rapor alınmadığını beyanla mahkeme kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; davacı tarafça markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile 10.000 TL maddi tazminat talepli dava açıldığını, mahkemece reddine karar verilen her bir talep yönünden ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, tek bir vekalet ücretine hükmedildiğini beyanla mahkeme kararının vekalet ücreti yönünden kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLER

Dosya içerisinde bulanan Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları incelendiğinde; ... sayılı "..." ibareli markanın, 16, 24, 27, 35, 38 ve 41. Sınıfta 07/05/2004 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 ve 37. Sınıfta 11/04/2011 tarihinden itibaren 10'ar yıl müddetle davacı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır. Davalı şirket adına tescilli marka bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dava dışı ... Tic. Ltd.

Şti. adına ... sayılı "..." ibareli markanın 35. Sınıfta, ... sayılı ... ibareli markanın, ... sayılı "..." ibareli markanın 35. Sınıfta marka başvurularının bulunduğu, ... sayılı "..." ibareli markanın 07, 08, 11 ve 21. Sınıfta 05/02/2015 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 07, 08, 11 ve 21. Sınıfta 14/07/2014 tarihinden itibaren 10'ar yıl müddetle tescil edildiği anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesince bilirkişi heyetinden alınan 19/06/2019 tarihli raporda; dava konusu mağazada tespit edilen "..." markalı mutfak-züccaciye emtialarının, davalı şirketin kardeş şirketi olduğunu belirttiği dava dışı ... Tic.Ltd.Şti.'nin 8 ve 21. sınıflarda tescilli "..." ibareli markalarının kapsamında olduğunun tespit edildiği, ...

AVM'de bulunan davalıya ait mağazanın faaliyetinde başka marka altında herhangi bir ürün satışına rastlanmadığı ve tespit edilen "..." ibareli davalı marka kullanımının hukuka aykırı bir kullanım olarak değerlendirilemeyeceği ve davacının 35. Sınıfta tescilli "..." ibareli markasına-markalarına tecavüz veya haksız rekabet teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

GEREKÇ E

Davacı tarafça tanınmış ... ibareli markası ile 35. Sınıfta tescilli ... ibareli markalarına dayanarak, davalının mağazacılık hizmet sınıfında ... markasını kullanmasının davacı markalarından kaynaklanan haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, meni, refi ile 10.000 TL tazminat talep etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin kullanımının marka tesciline dayandığını savunduğu, ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verildiği, davacı vekilinin istinaf başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Davalı şirket adına tescilli marka bulunmadığı, davalı vekilinin dilekçelerinde, davalı şirketin kardeş şirketi olduğunu ileri sürdüğü dava dışı ... San. ve Tic.

Ltd.Şti. adına tescilli ve başvuru aşamasındaki markalara dayanıldığı ve tescil kapsamında kullanıldığının ileri sürüldüğü anlaşılmıştır. Dosya kapsamına dava dışı şirketin marka tescil belgelerinin bir kısmının celp edildiği, bir kısmının celp edilmediği, ... adına 35. Sınıfta tescil başvurusu yapılan markaların başvuru işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Davalı tarafça, mal/emtia grubunda tescilli markaların satışı için ayrıca 35. Sınıfta marka tesciline ihtiyaç bulunmadığı ileri sürülmüştür.

Davacı adına ... markalarının ev tekstili ürünlerinde uzun yıllardır tescilli olduğu ve TPMK marka sicilinde tanınmış marka olarak tescilli olduğu, ... sayılı "..." ibareli markanın, 16, 24, 27, 35, 38 ve 41. Sınıfta 07/05/2004 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 ve 37. Sınıfta 11/04/2011 tarihinden itibaren tescilli olduğu ancak, 35. Hizmet sınıfında tescilli markaların, tescil tarihi itibarıyla Nice Sınıflandırma Tebliğine göre alt sınıflarının gösterilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davalının ... AVM'de bulunan ...

Mağazasında ... markalı mutfak eşyalarının, zücaciye ürünlerinin mağazada teşhir edilerek satışa arz edildiğini, irsaliyeli faturada ... markasının kullanıldığını, ... adına tescilli ... tescil nolu ..., ... ..., ... tescil nolu ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ..., ... tescil numaralı ... markalarının 08/21.

Sınıflarda tescilli olduğu, bir malın üreticisinin o malı satmak için ayrıca 35. Sınıfta ( mağazacılık) marka tescili elde etmesine gerek bulunmadığının beyan edildiği anlaşılmıştır. Uyuşmazlık, dava dışı şirketin 08/21. Sınıfta tescilli ve/veya başvuru aşamasındaki mal/emtia grubu markalarının, davalı tarafça 35. Sınıfta (mağazacılık) sınıfında kullanımının, davacı tarafça engellenmesinin istenip istenemeyeceğinden kaynaklanmıştır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, dava dışı ... şirketinin mutfak eşyaları- züccaciye ürünleri emtialarında tescilli markalarının bu ürünlerin bir araya getirilerek satışı (mağazacılık) hizmeti için davalıya yetki verdiği beyan edilmişse de, dava dışı şirket adına 08/21. sınıfta tescil edilmiş/başvuru aşamasında ... ibareli ancak farklı şekil unsuru içeren markalar bulunmakla, hangi markanın kullanımı yönünden davalıya hak sağladığı ve davalının markasal kullanımının davacının tanınmış markası ile benzer olup olmadığı, kullanım şekli ile iltibas yaratıp yaratmadığı tartışılmamıştır.

Davacı tarafça sunulan mahkeme ve Yargıtay ilamlarından, bilirkişi raporunda dayanılan dava dışı şirketin bir kısım markalarının davacı markaları ile iltibas tehlikesi bulunduğundan hükümsüzlüğüne karar verildiği anlaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/3581 Esas-2020/2052 Karar sayılı, 26/02/2020 tarihli kararı ile, davalı adına 08/21.

Sınıflarda tescilli ... sayılı ... markasının davacının tescilli markaları ile karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğundan hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine ilişkin mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/3415 Esas-2020/1933 Karar sayılı, 24/02/2020 tarihli kararı ile, davalı adına 08. Sınıfta tescilli ... sayılı ... markası yönünden , markaların asli unsurundaki renk ve yazı karakterinin davaya konu markada önceki markasından farklılaştığı gerekçesiyle davacı tarafça açılan YİDK kararının iptali ve hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararının onandığı,

yine davalı adına tescilli ... sayılı ... markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve sicilden TERKİNİNE ilişkin dairemizin kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27/05/2021 tarihli 2020/5935 Esas-2021/4501 Karar sayılı kararıyla onandığı ve diğer bir kısım markaların yine hükümsüzlüğüne ilişkin kararların sunulduğu anlaşılmıştır.) Bu durumda mahkemece davalı tarafça cevap dilekçesinde dayanılan marka tescil belgeleri getirtilmeden, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu ile karar verilmesi yerinde olmadığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın tescil belgeleri getirtildikten sonra,

yeni bir heyetten rapor alınarak, davalı kullanımının davacı markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil edip etmediği değerlendirilerek karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Mahkeme kararı kaldırılarak yargılamaya devam edilmesine karar verildiğinden, bu aşamada davacı vekilinin vekalet ücretine yönelik istinaf başvurusunun incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE, 2-Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 17.10.2019 tarihli 2018/330 E. - 2019/348 K. Sayılı kararının 6100 Sayılı HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 3-Dosyanın, Dairemizin kararında işaret edilen hususlarda yargılamaya devam edilmek üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 4-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 5-Davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü, davacı vekilinin istinaf isteminin bu aşamada incelenmediğinden istinaf peşin harçlarının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,

6-İstinaf yargılama giderleri olarak. Davacı avansından kullanıldığı anlaşılan.