İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/1011 K.2023/484

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle.

Davalı yanın, müvekkili adına tescilli ... ibareli tanınmış markasını izinsiz olarak 35. Sınıfta yer alan mağazacılık alanında kullandığını, ilgili kullanımın marka hakkına tecavüz, haksız rekabet teşkil ettiğini, müvekkili adına tescilli ... ibareli markanın 35.08 yeni sınıflandırmada 35.5 sınıfında yer aldığını, tescil edilen tüm mal ve hizmetler açısından sonuç doğurduğunu, davalı adına tescilli markaların 35. Sınıfta yer alan hizmetleri kapsamadığını, davalının 35. Sınıfı kapsar kullanımının müvekkili adına tescilli markadan doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini,

... markasının farklı ürünler için kullanılması halinde dahi bu markalar tüketiciler tarafından karıştırılır iken aynı sınıfta kullanılmasının karıştırılmaya yol açacağını, davalının müvekkili adına tescili markayı taklit etmek suretiyle açtığı mağazanın haksız rekabet teşkil ettiğini, müşterilerin www...com dan satın aldıkları ürünlerle ilgili şikayette bulunduğunu, müvekkili adına tescilli "..." ibareli markanın her ne kadar ev tekstili sınıflarında tescilli ise de mağazacılık faaliyeti kapsamında farklı markalara ait mutfak gereçlerinin satışını yaptığını, davalının müvekkilinin tanınmışlığını kullanarak faaliyet yürüttüğünü,

davalının "..." markasını mağazalarında tabela olarak kullanmasının tüketiciler nezdinde iltibasa neden olduğunu, bu nedenlerle davalı yanın tecavüz teşkil eden eylemlerinin önlenmesini, ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davalı yanın net kazancının tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’nin tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı yanın tüm şubelere sıra ile dava açtığını ve kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin kullanımlarının yasal marka tesciline dayandığını, müvekkilinin "..." ibareli markayı ... San. Ve Tic. Ltd. Şii’nin muvafakati ile kullandığını, müvekkilinin 07, 11, 21. sınıfta tescilli olan markalarına dayanarak satış işlemi yaptığını, bu durumun 35.05 bakımından tecavüz oluşturmayacağını, müvekkilinin adına tescilli olan “...” markasının tescilli olduğu ürünler açısından satışa konu ettiği mağazada tabela kullanmasının en doğal hakkı olduğunu, davacı yanın sessiz kalmak yoluyla hak kaybına uğradığını iddia ve beyan etmekle davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 17/02/2021 tarihli, 2021/129E.-2021/22K.

Sayılı kararı ile;"...davacı taraf adına tescilli "..." ibaresi ile davalının kullanımında olan markanın TPMK'nun 21. Sınıfında tescilli olarak kullanıldığı, davalının kullandığı ... markasının 21. Sınıfta korumakta olduğu korunduğu bu sınıflarda üretim, satış ve pazarlama yapma hakkına sahip olduğu, davalının ürünlerinin mağazasında satışı için ayrıca 35. Sınıfta tescil almasına ihtiyaç bulunmadığı,

her iki tarafın markalarında yer alan ... ibaresinin benzer olduğu ancak farklı sınıflarda farklı sektörlerde korunmaları ve kullanılmaları sebebi ile iltibas oluşturmayacağı, aksi halin kabulünün, yani davalının tescilli markasını satış alanında kullanmasının yargı kararıyla engellenmesinin davalı açısından markasını tüketiciyle buluşturamama ve ticari hayatını temelden etkileyen orantısız zarar görme ihtimallerini doğurabileceği, bu durumun kanun koyucunun arzusu olamaycağı, yani davalının tescilli markalarını, 35.sınıfa tescilli olmasa dahi üretim, satış,

pazarlama safhalarında kullanmasının hakkı olduğunun kabulü gerektiği hukuki ve vicdani kanaatiyle davacının davasının reddine..." şeklinde karar verilmiştir. Kararı davacı vekili istinaf etmiştir.

TAVZİH KARARI

Karardan sonra davalı vekilinin 02/04/2021 tarihli dilekçe ile reddedilen maddi tazminat talebi yönünden de müvekkili lehine ayrı bir vekalet ücreti istediği, mahkemenin de 20/04/2021 tarihli karar ile bu talebi yerinde görerek reddedilen maddi tazminat talebi yönünden 5.900,00 TL davalı yararına vekalet ücretine karar verdiği ve bu kararın taraf vekillerine tebliğ edildiği görülmüştür.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde; ürün markasının mağazacılık markası olmadığını, ürün markası tescilinin aynı isim ile mağaza açma hakkı vermeyeceğini, perakendecilik hizmetinin malların satışı işleminden ibaret olmadığını, hizmetin malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade ettiğini, yine Yargıtay kararlarında da ürün satışının perakendecilik hizmeti olarak kabul edilemeyeceğinin hüküm altına alındığını, (Yargıtay 11. HD 2015/3119E-2015/8075K.) mahkemenin markalar arasındaki iltibas hususunun hiçbir şekilde incelemediğini,

oysa gerek Yargıtay ve gerekse BAM kararlarında markalar arasında iltibas bulunduğu yolunda hükümler bulunduğunu, mahkemenin müvekkilinin markasının tanınmış marka olduğu ve davalının müvekkilinin tanınmış markasından faydalandığına hiç değinilmediğini, bu konudaki delillerin değerlendirilmediğini, mahkemenin davalının müvekkili şirketin markasını mağaza tabelasında kullanmamasını satış yapmasının engellenmesi olarak değerlendirdiğini, oysa ... mutfak şirketinin yaklaşık 30 yıldır piyasada ürünlerini sattığını,

aşağıda belirttikleri bütün Yargıtay kararlarında ... adına tescili talep edilen ve kırmızı bayraklı-gri-beyaz renkli logolu markaların müvekkili markasına tecavüz ettiğini bildirdiğini ve bu markaların ... adına tescilinin yasaklandığını, (Yargıtay 11HD 2015/12678E.-2017/729K., 2015/12698E.-2017/1541K., 2018/728e.-2019/2468K., 2018/955E-20192686K..

Ankara BAM 210HD 2018/1073E.-2019/525K, 2018/1000E.-2019/438K.) markanın tescil başvurusunun 3. Kişinin markasından dolayı reddedilmesinin o markanın o mal/hizmetler için kullanımının önceki hak sahibinin hakkını ihlal edeceği anlamına geldiğini, dava konusu markanın mağazacılık alanında kullanılması hususunda ne davalının ne de 3. Bir kişinin hak sahibi olmadığını, bu hususun bizzat TPMK tarafından 35. Sınıfta markanın reddedilmesinden anlaşıldığını, bir markanın sadece tek bir kişi adına tescil edilebileceğini, davalının kullandığı marka ve logonun müvekkiline ait marka olduğunu, müvekkili şirketin kaç markasının 35,

sınıf mağazacılık sınıfında tescilli olup marka hükümsüz kılınmadığı sürece tekel hakkına sahip olduğunu, Türkiye'de mağaza ismi olarak ... markası ve logosunun sadece müvekkilinin kullanma hakkına sahip olduğunu, bir kişinin 35. Sınıfta ... markasını tescil ettirmek veya kullanmak istiyor ise öncelikle müvekkilinin markasının hükümsüzlüğünü sağlaması gerektiğini, Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğunu, konu ile ilgli olarak Yargıtay'ın Flower kararını hatırlamakta fayda olduğunu, bu kararda mal sınıfındaki tescilin mağazacılık hizmetinde kullanım bakımından müktesep hak verilmediğinin belirtildiğini,

...'ın 8 ve 21. Sınıflardaki tecsillerinden dolayı 35.5. Sınıfında hak sahibi olduğu yönündeki iddialarının doğru olmadığını, zira 35.5 sınıfın mazağacılık hizmet sınıfı olup bu konudaki tekel hakkının da müvekkilinde olduğunu bildirmiştir.

DELİLLER

TPMK'DAN gönderilen marka sicil kayıtlarının incelenmesinde: ... sayılı ... markasının 16,24,27,35,38 ve 41. Sınıflarda, ... numaralı ... markasının 20,22,23,24,25,26,27,35 ve 37. Sınıflarda, ... tescil numaralı ... markasının 5,6, ve 21. Sınflarda, ... tescil numaralı ... markasının 20, 21. Sınflarda, ... tescil numaralı ... markasının 16,20,22,23,24,25,26,27 ve 35. Sınflarda, ... tescil numaralı ... markasının 24. Sınfta, ... tescil numaralı ... markasının 20,23,24,25,26,27.

Sınıflarda, ... tescil numaralı ... markasının 24. Sınıfta, ... tescil numaralı ... markasının 23,24,26. Sınıflarda, ... tescil numaralı ... markasının 23,24,25,26. Sınıflarda, ... tescil numaralı ... markasının 20,22,23,24,25,26,27,35 ve 37. Sınıflarda, ... tescil numaralı ... markasının 16,20,22,23,24,25,26,27,35. Sınıflarda davacı adına tescilli olduğu görülmüştür.

Yargılama sırasında alınan 12/02/2020 havale tarihli bilirkişi raporunda; "...dosya kapsamında davalı yanın dava konusu ... ibareli logoyu dava dışı ... taraf adına tescilli "..." ibaresi ile davalının kullanımında olan markanın TPMK'nun 21. Sınıfında tescilli olarak kullanıldığı, davalının kullandığı ... markasının 21. Sınıfta korumakta olduğu korunduğu bu sınıflarda üretim, satış ve pazarlama yapma hakkına sahip olduğu, davalının ürünlerinin mağazasında satışı için ayrıca 35. Sınıfta tescil almasına ihtiyaç bulunmadığı,

her iki tarafın markalarında yer alan ... ibaresinin benzer olduğu ancak farklı sınıflarda farklı sektörlerde korunmaları ve kullanılmaları sebebi ile iltibas oluşturmayacağı, aksi halin kabulünün, yani davalının tescilli markasını satış alanında kullanmasının yargı kararıyla engellenmesinin davalı açısından markasını tüketiciyle buluşturamama ve ticari hayatını temelden etkileyen orantısız zarar görme ihtimallerini doğurabileceği, bu durumun kanun koyucunun arzusu olamaycağı, yani davalının tescilli markalarını, 35.sınıfa tescilli olmasa dahi üretim, satış,

pazarlama safhalarında kullanmasının hakkı olduğunun kabulü gerektiği hukuki ve vicdani kanaatiyle davacının davasının reddine. ve Tic. Ltd. Şti.’nin muvafakati ile kullandığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, mahkemece davalı yanın dava dışı ... İml. San. ve Tic. Ltd.

Şti.'ne ait markaları kullanım yetkisinin olmadığı kanaatinin sayın mahkemenizde oluşması halinde: davalı yanın logo ile yapmış olduğu kullanımların davacı yan adına tescilli "..." esas unsurlu markalar ile benzerlik arz ettiği, davalı yanın "..." ibaresi ile yapmış olduğu mağazacılık hizmetlerine ilişkin kullanımların tescilsiz kullanım teşkil ettiği, davalı yanın "..." ibaresi ile gerçekleştirmiş olduğu tescilsiz kullanımların davacı yanın marka tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği, davacı yanın, davalı yanın ilişkin kullanımlarına uzun süre sessiz kaldığından bahsedilemeyeceği, davalı yanın dava dışı ...

San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait markaları kullanım yetkisinin olduğu kanaatinin sayın mahkemenizde oluşması halinde, dava dışı ... Ambalaj İnşaat İml. San. ve Tic. Ltd. Ştı.'ne ait markaların davalı tarafından kullanımına davalı yanın hak sahibi olduğu olduğu kanaati mahkeme nezdinde oluşur ise dava dışı ... Ambalaj İnşaat İml. San. ve Tic. Ltd.

Şti.'nin markalarının tescilli olduğu sınıflarda üretim, satış ve pazarlama yetkisine sahip olduğunun kabulünün gerekeceği, dava dışı ... İnşaat İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait markaları kullanma hakkında sahip olduğunu iddia eden davalı yanın ( bu iddiaları doğru ise ) markaları ihtiva eden koruma kapsamındaki ürünlerin mağazasında satışı için ayrıca ... Ambalaj İnşaat İmi. San. ve Tic. Ltd.

Şti.'nin ( davalı yanın ilgili firmanın markalarını kullanım hakkı sahibi olduğu iddiaları çerçevesinde ) markalarında yer alan ... ibaresinin benzer olduğu, ancak davalının hak sahibi olduğunu bildirdiği markaların 35. Sınıfta tescilli olmamaları nedeni ile markaları ihtiva eden ürünlerin davalı yan tarafından satışa arz edilememesinin davalı açısından markasını tüketici ile buluşturamama ve ilgili markalar ile ticari faaliyet gerçekleştirememesine sebebiyet vereceği, bu hususun yerleşik içtihat çerçevesinde kabul edilemeyeceği, davalı yanın ( dava dışı ...

Ambalaj İnşaat İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait markaları kullanmaya ehil ise ) ilgili markalar 35. Sınıfta tescilli olmasa dahi ilgili markaların tescilli olduğu emtialar bakımından üretim, satış, pazarlama aşamalarında davalı yan tarafından kullanılmasının, mağaza içerisinde / tabelasında kullanılmasının davacı yana ait markalardan kaynaklanan hakları ihlal etmeyeceği, davacı yan ile haksız rekabet teşkil etmeyeceği" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Yargılama sırasında alınan15/10/2020 havale tarihli bilirkişi raporunda; "davalı yanın dava dışı ... İnşaat İml. San. Ve Tic. Ltd.

Şti'ne ait markaları kullanım yetkisinin olmadığı kanaatinin mahkemede oluşması halinde kök raporlarında ilgili hususta yer verdikleri görüşlerinin devam ettiğini, davacı yanın davalı yanın markasına ilişkin kullanımlarına uzun süre sessiz kaldığından bahsedilemeyeceği yönündeki görüşlerini değiştirir herhangi bir durumun mevcut olmadığını, davalı yanın dosyaya sundukları deliller değerlendirildiğinde davalı yanın zikredilen markaları kullanmaya ehil kabul edilebileceği, bu minvale kök raporlarda da yer verdikleri veçhile ilgili kullanımların davacı yana ait markaları ihlalinden bahsedilemeyeceği" yolunda görüş bildirildiği görülmüştür.

GEREKÇE

Dava, markaya tecavüzün önlenmesi ile maddi tazminat talebine ilişkindir. Davacı taraf davalının ... ibaresini mağazacılık faaliyeti kapsamında kullandığını iddia etmiş, davalı taraf ise davanın reddini savunmuştur.Yargılama sonunda davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince istinaf edilmiştir.Dosyanın incelenmesinde; davalı şirket adına tescilli marka bulunmadığı, davalı şirketin grup şirketi olduğu belirtilen dava dışı ... İmalat San.ve Tic.

Ltd.şti adına tescilli ve başvuru aşamasındaki markalara dayanıldığı ve tescil kapsamında kullanıldığının ileri sürüldüğü anlaşılmıştır.Dosya kapsamına davalı tarafın dayandığı markaların celp edilmediği, sadece davacının dayandığı markaların celp edildiği görülmüştür.

Davacı adına ... markalarının ev tekstili ürünlerinde uzun yıllardır tescilli olduğu ve TPMK kayıtlarında tanınmış marka olarak tescilinin bulunduğu, ... sayılı "..." markasının 16,24,27,35,38 ve 41. Sınıfta, ... sayılı "..." markasının 20,22,23,24,25,26,27,35 ve 37. Sınıfta tescilli olduğu, ancak 35. Hizmet sınıfında tescilli markaların tescil tarihi itibariyle nice sınıflandırma tebliğine göre alt sınıflarının gösterilmediği anlaşılmıştır.

Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarında davalının markalarının 35. Sınıfta tescilli olmasa dahi ilgili markaların tescilli olduğu emtialar bakımından üretim, satış, pazarlama aşamalarında davalı tarafından kullanılmasının mağaza içerisinde/tabelasında kullanımının davacı yana ait markalardan kaynaklanan hakları ihlal etmeyeceği ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği yolunda görüş bildirildiği görülmüştür. Somut olayda uyuşmazlık, dava dışı şirketin 08/21.

Sınıfta tescilli ve/veya başvuru aşamasındaki mal/emtia grubu markalarının, davalı tarafça 35. Sınıfta (mağazacılık) sınıfında kullanımının, davacı tarafça engellenmesinin istenip istenemeyeceğinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıda da özetlenen bilirkişi raporunda, dava dışı ... şirketinin mutfak eşyaları- züccaciye ürünleri emtialarında tescilli markalarının bu ürünlerin bir araya getirilerek satışı (mağazacılık) hizmeti için davalıya yetki verdiği beyan edilmişse de, dava dışı şirket adına 08/21. sınıfta tescil edilmiş/başvuru aşamasında ... ibareli ancak farklı şekil unsuru içeren markalar bulunmakla, hangi markanın kullanımı yönünden davalıya hak sağladığı ve davalının markasal kullanımının davacının tanınmış markası ile benzer olup olmadığı, kullanım şekli ile iltibas yaratıp yaratmadığı tartışılmamıştır.

Davacı tarafça sunulan mahkeme ve Yargıtay ilamlarından, bilirkişi raporunda dayanılan dava dışı şirketin bir kısım markalarının davacı markaları ile iltibas tehlikesi bulunduğundan hükümsüzlüğüne karar verildiği anlaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/3581 Esas-2020/2052 Karar sayılı, 26/02/2020 tarihli kararı ile, davalı adına 08/21.

Sınıflarda tescilli ... sayılı ... markasının davacının tescilli markaları ile karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğundan hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine ilişkin mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/3415 Esas-2020/1933 Karar sayılı, 24/02/2020 tarihli kararı ile, davalı adına 08. Sınıfta tescilli ... sayılı ... markası yönünden , markaların asli unsurundaki renk ve yazı karakterinin davaya konu markada önceki markasından farklılaştığı gerekçesiyle davacı tarafça açılan YİDK kararının iptali ve hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararının onandığı,

yine davalı adına tescilli ... sayılı ... markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve sicilden TERKİNİNE ilişkin dairemizin kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27/05/2021 tarihli 2020/5935 Esas-2021/4501 Karar sayılı kararıyla onandığı ve diğer bir kısım markaların yine hükümsüzlüğüne ilişkin kararların sunulduğu anlaşılmıştır.) Bu durumda mahkemece davalı tarafça cevap dilekçesinde dayanılan marka tescil belgeleri getirtilmeden, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu ile karar verilmesi yerinde olmadığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın tescil belgeleri getirtildikten sonra,

yeni bir heyetten rapor alınarak, davalı kullanımının davacı markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil edip etmediği değerlendirilerek bir karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Hal böyle olunca davacı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.