İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/1277 K.2023/616

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... A.Ş. şirketinin ... - ..., ...

Akademi gibi markaların sahibi olduğunu, davalının TPMK'ye 10.11.2017 tarihinde "..." markasını, "..." markasını ise 05/07/2019 tarihinde tescil ettirdiğini, müvekkili şirkete ait ... tescil numaralı "..." markasının TPMK nezdinde 05,10,18,25. sınıflarda tescilli olduğunu, markanın 2014 yılında yenilenmiş olup son koruma tarihinin 2024 yılı olduğunu, davalının "... ve "..." markasını tescil ettirmek istemesi 556.

Sayılı KHK madde 6 hükmüne aykırı olduğunu, davalı markalarının kendi markalarının alt markası/seri markası olarak değerlendirileceğini, görsel değerlendirmede ilk bakışta birbirinin aynısı devamı niteliğinde olduğunu, müvekkilinin bebek ve çocuklar için ürettiği ürünler için oluşturulmuş yeni bir marka olarak tüketici nezdinde ilk bakışta algılanacağını, davalının tescil ettirdiği markalardaki kelimelerin "...", "..." gibi tescil edilemeyecek kelimelerden oluştuğunu, SMK m.5/1-c uyarınca tescil edilemeyeceklerini, hem benzerlik hem de tanımlayıcı olmaları nedeniyle tescil edilemeyeceklerini, görsel, biçimsel,

fonetik bakımdan ayniyet derecesinde benzerlik bulunduğunu, davalı markalarının hükümsüz kılınmalarını talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin "..." esas unsurlu markalar bakımından, gerçek hak sahibi, eskiye dayalı/önceki hak sahibi olduğunu, davacıdan çok daha önce dava konusu markaları ihdas ve istimal ettiğini, üstün/gerçek hak sahibi olduğundan markaya tecavüz ve marka hükümsüzlük davasının dayanaksız kaldığını, uzun süre sessiz kalmak suretiyle hak kaybına uğradığını, davaya mesnet gösterilen markanın tanınmış marka olmadığını, davacının markasını sadece ayakkabı ürünleri üzerinde kullandığını, 25. Sınıftaki tekstil ürünleri ve 35. Sınıftaki mağazacılık yönünden hiçbir kullanımı bulunmadığını,

SMK m. 19 ve m.25 uyarınca kullanmama definde bulunduklarını, sınıfsal benzerliğin olmadığını, 35. Sınıfta tescilli olmadığını, 25. Sınıfta sadece çocuk ayakkabılarında kullanımı olduğunu, tanımlayıcı bir ibarenin söz konusu olmadığını aynı zamanda markalarının ayırtediciliğinin yüksek olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Bakırköy 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2021/178 E. - 2021/73 K. sayılı kararıyla; "Somut olayda taraf markalarının yalnızca 25.sınıf yönünden sınıfsal benzerlik taşıdıkları; bunun yanında görsel, işitsel ve anlamsal olarak farklılıklarının bulunduğu ve bütünsel değerlendirmede iltibas ve karıştırma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki bilirkişi görüşüne mahkememizce de iştirak edilmiştir. Bunun yanı sıra davalının sunulan delillere göre markasal kullanımının 1996 yılına dayandığı, o tarihten beri "..." kelimesini ana unsur olarak markasal kullandığı, bu nedenle davalının tescilden önce, kullanım yolu ile marka hakkını kazandığı ve davacının uzun süre sessiz kalma yolu ile hak kaybı olduğu anlaşılmış, bu nedenlerle davacının hükümsüzlük davasının reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde.

"Bilirkişi raporunda davalının markasal kullanımınının vergi levhasında ticaret unvanı olarak yer alan '...' ibaresine, dosyaya sunulan resimdeki tabeladaki '...' yazısına ve ticaret sicili tesciline dayandırmışsa da bu davalının dava konusu markasının kullanımını ispat eder nitelikte olmayacağını, Markaların ancak TMPK nezdinde tutulan marka sicillerine kayıt ile marka niteliğini kazanarak korumadan yararlandıklarını; ticaret sicili vs. başka sicillere tescilin ne markanın tescilini ve bu tescile bağlı olarak korunmasını ne de markanın uzun yıllar kullanıldığını göstermediğini;

bu sebeple ticaret sicilini, vergi levhasını ve sair hususları dayanarak göstererek markanın uzun yıllar kullanıldığından bahseden bilirkişi raporuna dayanarak oluşturulan hükmün usule aykırı olduğunu, Müvekkil şirkete ait ... markasının TPMK nezdinde 05,10,18,25. sınıflarda tescil edilmiş olup: marka tescilinin sağladığı korumadan yararlanmakta olduğunu, 556 Sayılı KHK'nın Marka Tescilinde ...

İçin Nisbi Sebepler başlıklı 8.maddesinin a ve b bendinde sayılan hususlar gereğince; ... markası müvekkilin tescilli markası olup müvekkil firma ile özdeşleştiğini, toplumda ve ayakkabı sektöründe belirli bir tanınmışlık düzeyi ve ayırt edici niteliğe sahip iken davalı tarafından ... ve ... markasının aynı sınıfta tescil ettirilmesinin hukuka aykırı olduğunu, Davalının, müvekkil firmaya ait ... ibareli markasından habersiz olması mümkün olmadığı gibi, tescil ettirmek istediği ... ve ... markasını da iltibas sureti ile oluşturmuş olmasının davalının faydalanma kastını gösterdiğini,

... markası ile müvekkil hatırı sayılır bir portföye ulaştığını, bu durumda orta bilinç düzeyindeki tüketici hatta üst düzey bilinç seviyesindeki tüketici nezdinde dahi davalı markası olan ...

VE ... markasının müvekkile ait ... markasının alt bir markası veya marka serisi olarak değerlendirileceğini, dolayısıyla da markalar arasındaki aynilik derecesindeki benzerlik ve iltibasın varlığının ortada olduğunu, Kaldı ki davalının tescil ettirdiği markalardaki '... ve ...' ibarelerinin SMK'nın 5/1-(c) bendi gereğince vasıf, cinsi kalite vb. içerdiğinden tescil edilemeyecek kelimelerden oluştuğunu;

sonuç olarak davalı markasının hem müvekkil markasına benzerlik hem de ..., ... gibi kelimelerin tanımlayıcı terim olması nedeni ile tescil edilemeyeceğini, Ayrıca davalıya ait ... ve ... markasının müvekkilin tescilli markasına görsel, biçimsel, fonetik bakımdan aynilik derecesinde benzemekte olup, markası orta bilinç düzeydeki tüketici nezdinde müvekkil firmanın adeta çocuk ve/veya bebek ürünlerinin üretildiği veya satıldığı yeni bir markası intibasını doğurduğunu." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER

*Mahkemece aldırılan 17/03/2021 havale tarihli bilirkişi raporunda.

"10, 18 ve 35.sınıflar açısından sınıfsal benzerliğin söz konusu olmadığı, ortak olan 25.sınıf açısından ise işaretsel benzerliğin söz konusu olmadığı, dava tarihinden geriye doğru davacının 25 sınıfta sadece "ayakkabılar (çocuk ayakkabıları)" emtiası açısından kullanımının olmadığı, 10.ve 18.sınıf açısından ise davacının herhangi bir kullanımının olmadığı, davalının markasının tescilli olduğu 35.sınıf açısından ise davacının herhangi bir tescili olmadığı gibi kullanımının da olmadığı, savunmaya konu davalı kullanımının 1996 tarihinde başladığı,

bunun markasal kullanım olarak değerlendirilebileceği tespit edilmekle birlikte sessiz kalma yoluyla hak kaybına dair değerlendirem ve nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu, kullanımın en eski tarihinin 1996 olduğu ve markasal kullanım olduğu dikkate alındığında davalının kullanımının, davacının "..." marka tescili için başvuru tarihi olan 31/12/2004 tarihinden daha eskiye dayalı olduğu, gerçek (eskiye dayalı) ve öncelikli hak sahibinin davalı olduğu tespit edilmekle birlikte nihai takdirin mahkemeye ait olduğu." hususlarının rapor edildiği görülmüştür.

GEREKÇE

Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesi tarafından, "... taraf markalarının yalnızca 25.sınıf yönünden sınıfsal benzerlik taşıdıkları; bunun yanında görsel, işitsel ve anlamsal olarak farklılıklarının bulunduğu ve bütünsel değerlendirmede iltibas ve karıştırma ihtimalinin bulunmadığı; bunun yanı sıra davalının markasal kullanımının 1996 yılına dayandığı, bu nedenle davalının tescilden önce kullanım yolu ile marka hakkını kazandığı ve davacının uzun süre sessiz kalma yolu ile hak kaybı olduğu anlaşıldığından davacının hükümsüzlük davasının reddine" karar verilmiştir.

Hüküm davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Davacının ... markasının TPMK nezdinde ... tescil numarası ile 05,10,18, ve 25.sınıflarda tescilli olduğu, markanın 2014 yılında yenilenmiş olup koruma süresinin devam ettiği, davalının ise ... ve ... markalarını 10.11.2017 başvuru tarihi ile 2019 yılında 25. ve 35.sınıflarda tescil ettirdiği, davacının davalı markalarının “...”, “...” gibi tescil edilemeyecek kelimelerden oluşması ve ayrıca kendi markasıyla ayniyet derecesinde benzerlik bulunduğundan bahisle hükümsüzlük isteminde bulunduğu; davalının ise hükümsüzlük şartlarının bulunmadığı beyanla davanın reddi gerektiğini savunduğu görülmüştür.

Mahkemece aldırılan ve denetime elverişli bulunan 17/03/2021 tarihli bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya kapsamı ile; davacı ve davalı markaları arasında 10, 18 ve 35. sınıflar açısından sınıfsal benzerliğin söz konusu olmadığı, ortak olan 25.sınıf açısından ise işaretsel benzerliğin söz konusu olmadığı, dava tarihinden geriye doğru davacının 25. sınıfta sadece ayakkabılar (çocuk ayakkabıları) emtiası açısından kullanımının mevcut olduğu, bu sınıftaki diğer emtialar açısından kullanımının olmadığı, 10. ve 18. sınıf açısından ise davacının herhangi bir kullanımının olmadığı,

davalının markasının tescilli olduğu 35. sınıf açısından ise davacının herhangi bir tescilinin olmadığı gibi kullanımının da olmadığı, davalının kullanımının 1996 tarihinde başladığı ve bunun markasal kullanım olduğu, davalının kullanımının, davacının “...” marka tescili için başvuru tarihi olan 31/12/2004 tarihinden daha eskiye dayalı olduğu ve eskiye dayalı ve öncelikli hak sahibinin davalı olduğu; ayrıca davalı markalarındaki '... ve ...' ibarelerinin tek başına kullanılmamaları nedeniyle SMK'nın 5/1-(c) bendi kapsamında tescil engelinin bulunmadığı anlaşıldığından,

ilk derece mahkemesi tarafından davacının hükümsüzlük isteminin reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.