İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2022/105 K.2023/1562

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

ASIL DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin " ..." ibaresi bulunan markalarının Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında sayısız ülkede tescilli ve tanınmış bir marka olduğunu, TPMK nezdinde ... tescil numaralı "ŞEKİL" ve ... tescil numaralı "...+ŞEKİL" ibareli markaların sahibi olduğunu, markalarının dünya çapında tanınmış markalar olduğunu, "..." markaları ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olan ... sayılı "... +ŞEKİL" ibareli markanın 25. sınıfta davalı adına tescilli olduğunu, davalının söz konusu markayı,

ürettiği bot cinsi ürünler üzerinde müvekkilinin "..." markalarına benzer şekilde kullanmakta olduğunu, davalı yanın söz konusu fiillerinin müvekkilinin marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini, müvekkilinin tescilli markasına yönelik tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, davalı adına olan ... tescil numaralı "...+ŞEKİL" ibareli markanın hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini, ihlal teşkil eden her türlü ayakkabı emtiasında, tabela, amblem, ilan, reklam, yazılı broşür, afiş ve her türlü tanıtım malzemelerinin kullanımının önlenmesini,

ihlal teşkil eden kullanımlara el konularak imhası ile verilecek hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin yirmi yılı aşkın süredir ayakkabı sektöründe üretim ve pazarlama alanında "..." ismiyle tanındığını, müvekkilinin dava konusu ... tescil nolu markası haricinde ilk defa 2003 yılında TPE nezdinde ... tescil numarası "..." markasının farklı şekil, yazı ve kombinasyonları ile tescil edildiğini ve kullanılan 12 adet markası bulunduğunu, müvekkilinin davacının markasını taklit etmeye veya ondan yararlanmaya çalışığı yöndeki iddialarının kabul edilemez olduğunu,

müvekkili kullanımında büyük ve çok net şekilde müvekkilinin "..." ibaresi yer aldığını, davacı markası ile, müvekkilinin markasının aynı şekil olmadığını, bundan bahisle hem hükümsüzlük hem de tecavüz iddialarının dayanaksız olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

BİRLEŞEN DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin yirmi yılı aşkın süredir ayakkabı sektöründe üretim ve pazarlama alanında "..." ismiyle tanındığını, dava konusu ... tescil nolu markası haricinde ilk defa 2003 yılında TPE nezdinde ... tescil numarası "..." markasının farklı şekil, yazı ve kombinasyonları ile tescil edildiğini ve kullanılan 12 adet markası bulunduğunu, davalının müvekkilinin tescilli markasını haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kullandığını,

davalının müvekkilinin tescilli markasının bulunduğu ürünleri internet siteleri üzerinden satışa sunduğunu ve bu durumun müvekkilinin tescilli markasından doğan haklarını ihlal ettiğini iddia ederek, müvekkilinin tescilli markasına yönelik haksız kullanım ve haksız rekabetinin tespitini, durdurulmasını, men'ini, ihlal teşkil eden ürünlere ve bu ürünleri üretmeye yarayan makinelere el koyulmasını, imhasını, 10.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile verilecek hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;

müvekkilinin tescilli "..." markasının Türkiye'de münhasır lisans sahibi olduğunu, dava konusu markanın 1988 yılından beri Türkiye'de tescilli olarak korunduğunu ve distribütörlüğünü üstlendiğini, müvekkili markasının tanınmış marka olduğunu, müvekkili ürünleri ile davacı ürünlerinin benzer olmadığını ve davacı iddialarının dayanaksız olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Bakırköy 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 07/10/2021 tarih ve 2017/588 Esas - 2021/200 Karar sayılı kararıyla; "... davacının "..." formunu içeren kullanımının davalının marka tescil başvuru tarihi olan 26.01.2017 öncesinde markasal nitelikte ve tesciIsiz bir kullanım olduğu, "..." formunu içeren kullanımı üzerinde gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğu ve davacının tescilli markalarında yer almamakla birlikte, davacının tescilsiz markasal kullanımında görülen en alttaki "..." formu ile davalı markasındaki "..." formunun benzer olarak algılandığı,

davacının "..." formu açısından önceye dayalı kullanım hakkına sahip olduğu ve görsel unsuru birbirine yaklaşan 2 işaret arasında tarafların emtialarının, faaliyet alanlarının ve müşteri kitlesinin benzerliği husus da dikkate alındığında, markalar arasında bir ilişkilendirme, idari veya ekonomik bir bağ kurma ihtimalinin söz konusu olabileceği, davalıya ait ... tescil numaralı markanın, davacıya ait markalarla benzer olması,

aynı mal/hizmetleri kapsaması ve aynı zamanda, markaların belirtilen bu ilişki nedeniyle ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimalinin de bulunması nedeniyle 25. sınıf açısından hükümsüzlüğüne ilişkin şartların mevcut olduğu, davaya konu iltibasa yol açan tescilsiz markada kullanılan logonun FSEK 4/6 hükmü gereğince grafik eser, yani güzel sanat eseri olduğu, estetik niteliği, şekil ve harf unsurlarının birlikte yarattığı ahenk nedeniyle davacının tescilsiz marka logosunun grafik eser yani güzel sanatlar eseri olduğu, bu çerçevede davalı markasının hükümsüzlük sebebi sayılabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Haksız rekabet hususu ile ilgili olarak davalının, davacının iş ürünleri ile karıştırılmaya yol açacak bir kullanım sergilediği görüldüğünden, davalının karıştırılmaya yol açacak şekildeki bu kullanımının, haksız rekabet teşkil edeceği ve haksız rekabetin iltibasa yol açan "..." formunun kullanımının engellenmesi ile giderilebileceği anlaşılmakla, davacının davasının kabulü gerekmiştir.Birleşen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/207 esas sayılı dosyası açısından;

eskiye dayalı kullanım marka tescilinde nispi ret nedenlerinden biri olarak öngörülmüşse de, önceye dayalı kullanım nedeniyle eskiye dayalı hak sahibi olan kişi, hakkını sadece hükümsüzlük davası yolu ile değil, kendisine karşı marka hakkına tecavüze dayanılarak açılan davalarda da savunma şeklinde, bir def'i olarak ileri sürülebileceği, birleşen davada davalının öncelikli hak sahibi ve asıl davanın davacısı olan "...'nin yetkili distribütörü olarak dava konusu tescilsiz markayı kullanmasının, birleşen davada, davacının tescilli marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği gibi,

dayanak markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinden ve hükümsüzlük baştan beri sonuç doğuracağından davacının davasının reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davalı - birleşen dosyada davacı vekili istinaf dilekçesinde. "Müvekkil şirketin dava konusu yapılan ... tescil no.lu markası ve yine davacının dava dilekçesinde aleyhine TPE nezdinde itiraz ettiklerini iddia ettikleri ...

Tescil no.lu markası haricinde ilk defa 2003 yılında TPE nezdinde ... tescil no.lu "..." markasının farklı şekil, yazı ve kombinasyonları ile tescil edilmiş ve kullanılan 12 adet markası bulunduğunu,Davacının ilk iddiası müvekkile ait ... tescil no.lu markanın davacıya ait ... sayılı marka ile aynı şekli içerdiğiyse de iki şeklin aynı olmadığını,

mahkeme tarafından iki şekli oluşturan tüm çizgi ve olgularda ki farklar ve tüm beyanlarımız göz ardı edilerek davanın kabülü ile müvekkil adına tescilli ... tescil nolu markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine kararı verilmesinin hatalı olduğunu,Her ne kadar davacı tarafça dava dilekçesinde kendi adına tescilli markanın kendine has ve özel bir dizayn olduğu iddia edilmişse de davacının benzer olduğunu iddia ettiği şekil dünyanın her yerinde farklı marka ve alanlarda kullanılan "..." deseninden ibaret olduğunu, kalkan şeklinden oluşan bir şekil markasının zayıf bir marka olduğu ve ayırt edicilik niteliğinin az olduğunu,

davacının "kullanım sonucu ayırt edicilik" kazandırdığı iddiasının da kabul edilemeyeceğini,Davacıya ait dayanak marka olan ... tescil no.lu "şekil" markada yer alan şekil temelini "kalkan" şeklinden almakta ve ilgili şekil dünya çapında neredeyse her alanda kullanılan bir logo olduğunu,

bu nedenle ilgili şekil marka açısından esaslı unsur kabul edilemeyeceğini,Tüketicinin müvekkilin tanınmış ve tescilli şekil şeklinde markasını ve ... markasını görmeksizin müvekkilin markasını davacının markası ile tüketici nezdinde karıştırılacağı kanaatinin yerinde olmadığını,Dava konusu müvekkilin tescilli markası bütün olarak davacının şekil markasından ve hatta esinlendiği kalkan şeklinden dahi tamamen uzaklaştığını, iki şeklin artık birbiri ile alakası kalmadığını,

nitekim müvekkilin markası tüm unsurları ile birlikte bütün bir şekildir ve bu şekil davacının markasından hatta esinlendiği her şeyden apayrı olduğunu,Global değerlendirme (bütünlük ilkesi) gereği, müvekkilin markası içerdiği "..." ibaresi logosu ve tüm unsurları ile birlikte bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini,

somut uyuşmazlıkta davacının markası ile müvekkil markası arasında kavramsal veya işitsel bir benzerlik olmadığını,Davacı tarafça yalnızca markalar arasında görsel benzerlik olduğu ileri sürülmüşse de bu benzerlik iki marka arasında değil müvekkilin markasının bir kısmı ile davacıya ait marka arasında olduğunun iddia edildiğini,

müvekkilin markası bütün olarak ele alındığında GÖRSEL benzerliğin de tamamen ortadan kalktığını,Davacı dava konusu müvekkilin tescilli markasının hükümsüzlüğü talebine davacıya ait ... sayılı markasını da dayanak olarak göstermişse de bu markada ... tescil no.lu markasından farklı olarak ... yazıları bulunmakla ilgili yazılar müvekkil markasında yer alan ... ibaresi ve logosundan yazım ve yerleştirilme şekilleri dahil kavramsal, görsel ve işitsel olarak hiçbir benzerlik ihtiva etmediğini,

Yüksek bir dikkat ve özen gösterecek olan ortalama tüketicinin kendi ayağına giymiş olduğu botu incelerken ... + ŞEKİL olan müvekkilin markasının şeklinin bir kısmının davacıya ait markaya benzeterek ve ... yazısı ile bütün olarak farklı olan şekli göz ardı ederek davacının markası ile karıştırmasının pek olası olmadığını,Davacının TPE nezdinde ... tescil numarası ile tescilli markası kendine özgü bir şekil yahut tasarım olmadığını, örneği verilen kullanımların davacıya ait marka ile benzerlik gösteren başkaca marka ve kullanımlar olduğunu,

ayrıca yine davacıya ait marka bilgisayar ortamında basit olarak oluşturulmuş bir logodan ibaret olmakla FSEK kapsamında bir eser olarak kabul edilmesi mümkün olmadığını,Mahkemece dava konusu müvekkil adına tescilli markanın dayanak markalarına aynı veya benzer olduğu gerekçesi ile SMK 7/2 (b) hükmüne aykırı olduğu gerekçesi ile haksız rekabet teşkil ettiği kanaatiyle karar verildiğini, ancak;

tescilli marka'nın kullanımı tecavüz teşkil etmediği gibi haksız rekabet olarak da kabul edilemeyeceğini,SMK 27/3 "(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere,..." hükmü ile açıkça zaten ancak tescil sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi halinde tazminata mahkum edilebileceğini,Yargıtay'ın "tescile dayalı hak hukuken ortadan kalkmadığı sürece,

bu süreçteki kullanım nedeniyle tecavüzün varlığından bahsedilemeyeceği"ne ilişkin istisnasız olarak devam ettirdiği içtihadı gereğince müvekkilin tescilli markasına ilişkin tecavüzden bahsedilemeyeceği aşikar olup bu nedenle de tecavüze dayalı olarak ileri sürülen tüm iddialarını ve taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiğini,Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarında davacının marka haklarına ilişkin herhangi bir tecavüzün olmadığı tespiti yapıldığını,

ancak bilirkişi heyetince davacı tarafın tescilsiz olan 50. Yıl logosundaki "..." formunun benzer olduğu gerekçesiyle iltibas şartlarının oluştuğu kanaatine varılmasının ve bu raporun mahkemece hükme esas alınmasının hatalı olduğunu,Zira bilirkişi raporlarında müvekkil adına tescilli marka ile davacının ayakkabı emtiasında kullanmadığı "..." formunun markanın asli unsuru kabul ederek parçalı bir şekilde değerlendirme yapıldığını, ancak bu değerlendirme yapılırken bütünsellik ilkesinin göz ardı edildiğini,Bilirkişi raporlarında davacının,

"..." formunu içeren kullanım üzerinde gerçek (eskiye dayalı) ve öncelikli hak sahibi olduğu" şeklinde belirtilerek davacının tescilsiz marka kullanımında eskiye dayalı kullanım hakkı bulunduğu belirtilmiş ise de; davacının eskiye dayalı kullanımı bulunmadığını, Somut olayda, davacı taraf 50. Yıl logosunu 1953 yılında oluşturduğunu, sonraki yıllarda ise her yıl dönümü için farklı logolar oluşturduğunu ve nihayetinde dava konusu logoyu kullandığını, önceye dayalı kullanım ispatı davacı yanda olmasına rağmen bu hususta davacı tarafça herhangi bir delil bulunmadığını,Eskiye dayalı kullanım için kullanımın süreklilik arz etmesi gerektiğini,

ancak davacı söz konusu logoyu ayakkabı emtiasında kullanmadığı gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında söz konusu logonun sürekli olarak kullanımı bulunmadığını,Birleşen davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırı olduğunu; farklı mahkemelerce alınan bilirkişi raporlarında esas davanın davacısının kullandığı işaretin müvekkil markası ile iltibas teşkil edecek kadar benzer olduğu,

bu durumun müvekkilin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu yönündeki beyanlarımızın kanıtlandığını, birleşen dosya davalısının kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini, bu sebeple birleşen davamızın kabulüne karar verilmesi gerektiğini." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

GEREKÇE

Asıl dava markanın hükümsüzlüğü, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, men'i ile ref'i; birleşen dava ise marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, men'i ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesi tarafından, "ASIL DAVA YÖNÜNDEN; -Davacının davasının KABULÜNE, davalı adına tescilli ... tescil nolu markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, -Davalının davacının hak sahibi olduğu tescilli ve tescilsiz markalara iltibas teşkil ettiği anlaşılan davalı adına tescilli ... tescil nolu marka kullanımı nedeniyle davalının davacı marka haklarına tecavüzü ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, ihlal teşkil eden her türlü ayakkabı emtiasında, tabela, amblem, ilan, reklam, yazılı broşür, afiş ve her türlü tanıtım malzemelerinin kullanımının önlenmesine,

ihlal teşkil eden kullanımlara el konularak markanın sökülmesi mümkün ise sökülmesi aksi halde imhasına, -Karar kesinleştiğinde masrafı davalıdan alınarak hüküm özetinin ülke çapında yayınlanan tirajı en yüksek üç gazetenin birinde ilanına, BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN. Birleşen İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/207 Esas sayılı dosyası yönünden davacının davasının REDDİNE." karar verilmiştir.

Hüküm davalı - birleşen dosya davacısı ...Ltd.Şti. vekili tarafından istinaf edilmiştir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Davacının "..." ibaresi bulunan markalarının Türkiye'de dahil birçok ülkede tescilli ve tanınmış bir marka olduğu, TPMK nezdinde ... tescil numaralı "ŞEKİL" ve ... tescil numaralı "...+ŞEKİL" ibareli markaların sahibi olduğu, ... sayılı "...+ŞEKİL" ibareli markanın 25. sınıfta davalı davalı - birleşen dosya davacısı ....Ltd.Şti. adına tescilli olduğu, davacının "..." formunu içeren kullanımının davalının marka tescil başvuru tarihi olan 26.01.2017 öncesinde markasal nitelikte ve tesciIsiz bir kullanım olduğu, davacının "..." formunu içeren kullanımı üzerinde gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğu,

davacının tescilsiz markasal kullanımında görülen en alttaki "..." formu ile davalı markasındaki "..." formunun benzer olarak algılandığı, tarafların emtialarının, faaliyet alanlarının ve müşteri kitlesinin benzerliği hususu da dikkate alındığında markalar arasında bir ilişkilendirme, idari veya ekonomik bir bağ kurma ihtimalinin söz konusu olabileceği, davalıya ait ... tescil numaralı markanın, davacıya ait markalarla benzer olması,

aynı mal/hizmetleri kapsaması ve aynı zamanda, markaların belirtilen bu ilişki nedeniyle ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimalinin de bulunması nedeniyle mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinde isabetsizlik yoktur. Davalı birleşen dosya davacısı ...Ltd.Şti.'nin açıklanan kullanımının davacının iş ürünleri ile karıştırılmaya yol açacak bir kullanım sergilediği ve davacının önceye dayalı hak sahipliği tespit edildiğinden. SMK.

155.maddesindeki, "Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez." hükmü de gözetildiğinde, mahkemece davalının davacı marka haklarına tecavüzü ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, ihlal teşkil eden her türlü ayakkabı emtiasında, tabela, amblem, ilan, reklam, yazılı broşür, afiş ve her türlü tanıtım malzemelerinin kullanımının önlenmesine,

ihlal teşkil eden kullanımlara el konularak markanın sökülmesi mümkün ise sökülmesi aksi halde imhasına karar verilmesi yerindedir.

Davalı - birleşen dosya davacısı ....Ltd.Şti. tarafından birleşen davalı Yeşil Kundura'ya karşı marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetinin tespiti, durdurulmasını, men'ini, maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açmış ise de; davalı - birleşen dosya davacısı ....Ltd.Şti.'nin dayanak markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinden ve hükümsüzlük baştan beri sonuç doğuracağından birleşen davanın reddine karar verilmesi de isabetli olmakla; davalı - birleşen dosya davacısı ....Ltd.Şti. vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.