İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi E.2019/1333 K.2022/963

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 20.12.2018 tarih 2017/199 E. - 2018/236 K. sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, üye ... tarafından düzenlenen rapor dinlenip ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili, müvekkilinin İsveç menşeili otomotiv sektöründe ... isimli şirket için performans artırıcı yedek parça üreten bir şirket olduğunu, ürün ve hizmetlerinin "..." ve türevi markalar altında piyasaya sunulduğunu, aynı zamanda ticaret unvanının da kök unsurunu teşkil eden “..." ve türevi ibareli markaları gerek uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkeler nezdinde tescil ettirdiğini, TPE'de "..." markasının 7. sınıfta 15.11.2016 tarihinde tescil edilmiş olduğunu, markasını yıllardır aktif bir şekilde kullanmakta olan müvekkilinin, aynı ibareyi havi 2013/89639 ve “2016/53913” nolu “...” marka başvurusunda bulunduğunu,

bu başvurunun davalının davaya konu 2010/39691 nolu “...+şekil” ibareli tescilinin varlığına binaen 12. sınıflar yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1 (b) maddesi uyarınca reddedildiğini, oysa davalının dava konusu markayı tescil ettirdiği tarihten bu yana hiç kullanmadığını veya kullandığı iddiasında ise de bu kullanıma beş yıldır ara vermiş olduğunu, müvekkilinin başta bu nedenle ve yine mezkur markanın müvekkilinin markaları ile iltibas yaratabilme ve müvekkilinin ileride gerçekleşecek marka tescillerine engel teşkil etme ihtimali dolayısıyla,

davalının markasının 12. sınıfta yer alan mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlüğünü talep etme yönünden menfaatinin bulunduğunu iddia ederek, 2010/39691 nolu "... + şekil" markasının SMK’nın 9/1 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili, dava konusu markanın müvekkili ... adına 2010 yılında tescil edildiğini, “...+şekil” olan markanın kullanımının lisans sözleşmesi ile davalı ... tarafından kızı ... ve oğlu ...'nın ortakları olduğu, aile şirketi olan ... Şti.'ne bırakıldığını, ...

Şti.'nin de müvekkilinin çocukları tarafından 2000 yılında satın alındığını, isminin de bu tarihte ... olarak değiştirildiğini ve tescil edildiğini, müvekkilinin bu şirkette vekaleten harekete ve temsile yetkili olduğunu, müvekkilinin markayı kendisi kullanmasa da tescilli markayı kullanma sayılan hallerden olan markanın, marka sahibinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanılması hali içinde değerlendirilmesi gerektiğini, lisans sözleşmesi yapılarak markanın lisans yolu ile kullanılmasının sağlandığını, dava konusu marka ile kara taşıma araçları için elektrikli araç motoru, sinyal lambası ve sinyal sistemi,

deniz taşıma araçları için ise tekne, sinyal, sinyal lambası, elektrikli tek kişilik deniz taşıtı, can simidi, tekne çapası, tekne bağlama çapası üretildiğini, müvekkilinin ... ismi ile tekne yarışlarına katıldığını, şirketin ticari ünvanının esaslı unsurunu dava konusu markanın oluşturduğunu, çeşitli zamanlarda kataloglar ve broşürler bastırıldığını, son olarak 2013 yılında bir katalog bastırıldığını, arge çalışması yapıldığını, müvekkilinin ve dava dışı şirketin 6.15 m tekne imalatı yaptığını, ayrıca .... ve .... modelinde iki adet tekne imalatı yaptığını, üretilen led lambalı sinyallerin ve lamdaların tüm deniz araçlarında,

kara araçlarında kullanıldığını, deniz çapaları, can simitleri ve halat bağlama babaları imal edildiğini ve satıldığını, kullanımına sözleşme ile izin verilen şirketin fasılasız bir şekilde markayı kullandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, dava konusu "..." ibareli 2010/39691 nolu 12. sınıfta kayıtlı markanın, davalı ... adına geçerli bulunduğu, markanın tescil edildiği 28/09/2011 tarihinden bu yana kullanmaya başlama bakımından öngörülen 5 yıllık hoşgörü süresinin dolduğu, marka sahibi davalının markayı kullandığını ileri sürdüğü, ticari defter ve belgelerine dayandığı, markanın tescillendiği 12. sınıf mallarda üretim veya ticarette kullanılıp kullanılmadığının ispatının davalıya düşen bir yükümlülük olduğu,

bu konuda görevlendirilen muhasip bilirkişinin 31/05/2018 havaleli raporunda dava tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca incelediği davalı ticari defter ve kayıtları ve dosya kapsamına göre 12. sınıf herhangi bir üründe kullanılmadığını rapor ettiği, davalının kullanım savunmasını kanıtlayamadığı, davalının rapora itirazı üzerine keşif kararı verilerek, Endüstri Mühendisi bilirkişi ile davalı işyerinde kullanımla ilgili araştırma yapıldığı, alınan rapora göre, davalının üretim ve ticaretini yaptığı bir takım ürünler bulunsa da 12. sınıfa girmedikleri, 12. sınıf ürünlerle ilgili ciddi bir kullanıma rastlanmadığı,

yapılan gözlem ve alınan raporun bir önceki rapordaki mali incelemeyi doğruladığı, her ne kadar, mülga Marka KHK'nın yükümlülüğe ilişkin 14. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından 14/12/2016 tarih, 2016/148-2016/189 sayılı karar ile iptal edilmiş ve iptal kararı 06/01/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olsa da, 4 günlük fasıladan sonra 10/01/2017'de SMK yürürlüğe girerek ilkenin devamını sağladığı, herhangi bir tarihte 5 yıldan fazla bir süredir kullanılmayan markalara karşı iptal davası açılabildiği,

5 yıllık kullanmama süresinin fazlasıyla geçmiş olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına kayıtlı 2010/39691 nolu "..." ibareli markanın iptaline, sicilden terkinine karar verilmiştir.

Karara karşı, davalı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.

İSTİNAF NEDENLERİ

Davalı vekili, ticari defterlerin incelenmesi ile 12. sınıfa ait ürünlerin satışının veya üretiminin yapılıp yapılmadığının belirlenemeyeceğini, defter kayıtlarında faturaların içeriğinin görülemeyeceğini, ancak faturalar incelendiğinde satışa ait detayların, faturanın kapsamının, satılan malın nevi ve isminin belirlenebileceğini, SMMM bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, incelenen defter kayıtları ile bu şekilde bir kanaate varılmasının mümkün olmadığını, endüstri mühendisi raporu yönünden itirazlarının değerlendirilmediğini, oysa koç boynuzları tabir edilen ürünlerin müvekkili firma tarafından üretildiğini,

keşif günü işyerinde olmalarına rağmen raporda yer almadığını, elektronik devrenin ledli sinyal ürününün iç aksamı olduğunu, bir kısım üründe bulunmamasının nedeninin kullanıcıların bu konuda özel istekte bulunması olduğunu, raporda yer alan ledli sinyal ürününün deniz taşıtlarının iç ve dış bölümlerde kullanıldığını, bu konuda da eksik inceleme yapıldığını, deniz araçlarında kullanılan can similtlerinin de raporda hiç ele alınmadığını, yangın dolabı ürününün de bilirkişi tarafından doğru algılanamadığını, bu ürünün deniz araçlarında kullanıldığını,

5 yıllık hoşgörü süresi içinde müvekkilinin 12. sınıfta yer alan diğer mallar için de arge çalışmaları yapmaya başladığını, kara taşıma araçları için elektrik motorları üretim işine girdiğini, bu konuda ciddi bir arge çalışması yaptığını, müvekkilinin deniz araç gereçleri yönünden de faal olduğunu, kabul anlamına gelmemek üzere müvekkili tarafından 12. sınıfta üretilmeyen ve sadece markanın kullanılmadığı mallar yönünden, yargıtay kararları doğrultusunda, kısmi olarak hükümsüzlüğüne karar vermek gibi bir imkân dahi varken böyle bir yola gidilmeyip,

tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesinin hatalı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE Dava, kullanmama nedenine dayalı, davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Dairemizce HMK'nın 355. maddesi uyarınca istinaf nedenleriyle ve resen kamu düzenine ilişkin sebeplerle sınırlı olarak istinaf incelemesi yapılmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 9. maddesinde, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceği hükmü bulunmakta olup, 6769 sayılı SMK'nın 26. maddesi uyarınca kullanmama nedeniyle markanın iptali yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumuna ait ise de,

bu hüküm SMK'nın 192/1. maddesi uyarınca kanunun yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceğinden 6769 sayılı SMK'nın geçici 4. maddesi uyarınca SMK'nın 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

SMK'nın markanın kullanım külfetine ilişkin 9. maddesi hükmü uyarınca davalı markasının tescil edildiği tarihten sonraki tüm zaman sürecinde kullanım külfetinin bulunduğu, bu kullanımının SMK'nın 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şekilde, yine 7. maddenin 3. fıkrası ve SMK'nın 9. maddesinin 2 ve 3. fıkrasında ve 26. maddenin gerekçesinde değinildiği üzere markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için Türkiye'de ciddi kullanım olması gerekmektedir.

Dava konusu markanın kullanılmadığı iddiasının aksini yani markanın ciddi kullanıldığını ispat yükü davalı tarafta bulunmaktadır. (Yargıtay 11. HD 2005/2901 E., 2006/5144 K., 04/05/2006 T.)

Eldeki davada davacı vekili, davalı adına tescilli 2010/39691 nolu, 12. sınıfta tescilli ''... + şekil'' markasının, tescil edildiği tarihten bu yana davalı tarafça hiç kullanmadığını veya kullandığı iddia edilir ise de bu kullanıma beş yıldır ara verilmiş olduğunu iddia ederek, 2010/39691 nolu "... + şekil" markasının SMK’nın 9/1 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Her tacirin marka sicilinin temizlenerek kullanılmayan markaları kendi adına tescil ettirme hakkı bulunduğundan, davacı şirketin SMK'nın 25/2. maddesi uyarınca dava açmakta menfaati ve hukuki yararı bulunmaktadır.

Mahkemece bilirkişi olarak atanan mali müşavir bilirkişi tarafından davalının markasını rıza ile kullandırdığını beyan ettiği dava dışı ... ..A.Ş.'nin 2012 – 2017 yılları arasındaki kanuni defterleri üzerinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan 31.05.2018 havale tarihli bilirkişi raporunda, davalı adına 2010/39691 nolu tescilli markanın 12. sınıftaki ürünlerde herhangi bir kullanımının olmadığı tespit edilmiştir.

Davalı tarafın itirazı üzerine mahkemece mahallinde endüstri mühendisi bilirkişi refakatinde yapılan keşif üzerine düzenlenen 25.10.2018 tarihli bilirkişi raporunda, işyerinde görülen dört tekerlekli taşıyıcı ve çapanın 12. sınıfta karşılığının bulunduğu; pedestal modellerinin 12. sınıf kapsamında karşılığının bulunmadığı, 7. sınıfta değerlendirilebileceği, işyerinde ve davalının kataloğunda görülen ve üzerinde ... markası bulunan aydınlatma sistemleri ve led aydınlatma panelinin 12. sınıfta karşılığının bulunamadığı, 11. sınıf kapsamında oldukları;

işyerinde görülen ve üzerinde ... markası bulunan entegre devreler, elektronik kafa ve yangın dolabının 12. sınıf kapsamı dışında oldukları, 9. sınıf kapsamında oldukları; ... markasıyla üzerinde açıklama notu bulunan tekne fotoğraflarının incelenmesinde, ... modeli tekne ve 2001 .... modeli teknelerin 12. sınıf kapsamında deniz taşıtı olduğu, ancak teknelerin üzerinde yazılı olarak marka görülemediği, işyerinde görülen ... markalı kutunun içinde ne saklandığı ve nerede kullanıldığına ilişkin bilgi bulunamadığı, teknede kullanılması halinde 12. sınıf kapsamında olduğu,

davalının dosyaya sunduğu spiral ciltti katalogdaki "... gezi teknesi" ifadesi bulunan teknelerin, 12. sınıf kapsamında oldukları, ancak ürünler üzerinde markanın tescil edildiği yazı fontunda yazılmadığı ve şeklin kullanılmadığı, ... ifadesinin kullanımının tekne ismini andırdığı, üzerinde ... markası olan iskele babası fotoğraflarının incelenmesinde, marinada kullanıldığından 12. sınıf kapsamında olmadığı, 6. sınıf kapsamında olduğu; davalının dosyaya sunduğu yazışmalar ve faturaların incelenmesinde, ... ifadesinin işletme adı ve ticaret unvanında ek olarak görüldüğü, ... markasını taşıyan ürün görülmediği,

faturalarda ise 17.07.2017 tarihli ... Elektronik'ten alınan Seri A Sıra Nosu 39663 olan faturada malın cinsi kısmında ...

Led ifadesi görüldüğü, ancak led marina aydınlatmasının 12. sınıf kapsamında olmadığı, 30.04.2015 tarihli ...'tan alınan Seri B 702366 sıra nolu ve 31.10.2014 tarihli 700888 sıra nolu faturalarda malın cinsi kısmında Mini Şarj Dolabı (...) ifadesinin görüldüğü, ... markasının kullanıldığı, mini şarj dolabı marinada kullanılacaksa 12. sınıf kapsamında olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere, talep konusu olan 12. sınıftaki bazı ürünlerde marka kullanılmış ise de; bu kullanımın ciddi ve yoğun bir kullanımı ifade etmediği, talep konusu emtialarda ciddi marka kullanımı sayılabilecek kullanıma rastlanmadığı, münferit kullanımların SMK anlamında kullanım olarak kabul edilemeyeceği, davacının kullanmama nedeniyle iptal talep ettiği 12. sınıftaki ürünler yönünden ciddi kullanım bulunduğunun davalı tarafça ispat edilemediği sonucuna varılmakla; mahkemece verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamış ve davalı vekilinin istinaf itirazları yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, istinaf kanun yoluna başvuranın dilekçesinde yer verdiği itirazların açıklanan gerekçe ışığında yerinde olmamasına, kararda kamu düzenine ilişkin bir aykırılık bulunmamasına, kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olmasına göre, duruşma açılmasına gerek görülmeyerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.