İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi E.2021/469 K.2023/1786

İstinaf incelemesi için Dairemize gönderilen İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 24/02/2021 tarih ve 2019/21 Esas - 2021/38 Karar sayılı dosyasının incelemesi tamamlanmış olmakla HMK'nın 353. ve 356. maddeleri gereğince; dosya içeriğine ve kararın niteliğine göre sonuca etkili olmadığından duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin markalarının 2000/12003, 2003/01346, 2012/109807, 2016/40857, 2016/40859, 2016/40869, 2016/40874 numaraları ile 16-41. sınıf mal ve hizmet sınıflarında tescilli olduğunu, davalı tarafın haber vermeksizin müvekkilinin markalarını birebir kullandığını, Menemen 2. AHM’nin 2018/4 D.İş dosyasındaki tespit raporunda bu durumun tespit edildiğini, Menemen Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/414 D.İş dosyası kararı gereği davalının işlettiği Menemen’de yer alan kurs tabelalarına el koyulduğunu, buna rağmen kullanımın devam ettiğini ileri sürerek,

tecavüzün tespitini, durdurulmasını, tecavüz oluşturan tüm ibarelerin sökülmesini, silinmesini, toplanmasını, imhasını, fazlası saklı 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyen ticari faiziyle davalıdan tahsil edilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; 10/03/2015 tarihinde FR sözleşmesi gereğince 2018/2019 eğitim döneminde “...” ismini kullanma hakkına sahip olduğunu, bu nedenle izni ve bilgisi doğrultusunda ve sözleşme şartlarında kullanım gerçekleştiğini, Menemen Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/414 D.İş sayılı arama el koyma kararlarının yasaya aykırı olduğunu savunarak, haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk derece mahkemesince; "...davacı markaları ile davalı kullanımlarının görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzer olduğu, davacı marka sınıfları ile davalı iştigal alanlarının benzer olduğu, aynı tüketici kitlesine hitap ettiği, davacı markaları ile davalı kullanımlarının tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporunda da belirttiği üzere davacının yoksun kalınan karının 94.228,99 TL olduğu, SMK'nın 149. maddesi uyarınca, sınai mülkiyet hakkı sahibi, tecavüzün tespit, önlenmesi ve maddi tazminat yanında manevi tazminat da talep edebilmektedir..." gerekçesiyle davacının davasının kabulüyle, davalının “...” ibareli kullanımlarının, davacı marka haklarına tecavüz olduğunun tespitine, durdurulmasına, “...” ibarelerinin sökülmesine, silinmesine,

mümkün değil ise toplatılarak imhasına, 10.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden 84.228,99 TL’nin 10/02/2021 ıslah tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle, toplam 94.228,99 TL'nin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine, 50.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacı tarafça her ne kadar ...nin kendi markalarının haksız olarak kullanıldığının iddia edilmiş ise de, 10/03/2015 tarihli franchising sözleşmesi ile ... ile ... Limited Şirketi arasında isim kullanım hakkının kullanılmasının kabul edildiğini, bu nedenle ...

Limited Şirketi'nin 2018/2019 Eğitim ve Öğretim Döneminde 01/09/2019 tarihinde kadar ... ismini kullanma hakkına sahip olduğunu, davacı şirketi ile müvekkili arasında imzalanan 10/03/2015 tarihli sözleşme gereğince, davacı şirket yetkilileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığına markanın kullanımına muvafakat edildiğine dair beyan içeren belge ile imza sirkülerinin gönderildiğini, ancak davacı şirketin müvekkiline karşı kötü niyetli davrandığını ve dava açtığını, sözleşme hükümlerine göre müvekkilinin ...

Limited Şirketi, ...ne ait dökümanları kullanmak zorunda olduğunu, ... ile aralarında imzalanan ve hala taraflarca hükümleri uygulanan 10/03/2015 tarihli sözleşme ile markanın kullanılmasının marka sahibinin izin ve bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini, bu olayda marka sahibinin izninin mevcut olduğunu, raporda yapılan tazminat hesaplamasında bu hususların dikkate alınmadığını, dosyaya sunulmuş bilirkişi raporunun düzenlenmesinde dikkate alınmayan belgeler olduğunu, ayrıca Menemen Sulh Ceza Mahkemesinin 2018/414 Değişik İş,

15/03/2018 tarihli kararının gerekçe kısmında şüpheliler tarafından kullanılan ve söz konusu markaları içeren tabela ve malzemelerin sökülerek diğer malzemelerin kolluk nezaretinde muhafaza altına alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan 15/03/2018 tarihli müzekkerede bu hususların talep edilmesi nedeniyle müvekkilinin maddi ve manevi olarak zarara uğradığını, ticari itibarının zedelendiğini belirterek, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava, markaya tecavüzün tespiti, durdurulması, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf incelemesi HMK.nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleri ile sınırlı olarak ve kamu düzeni yönünden yapılmıştır.

Davacı kendisine ait markaların davalı tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etmiş, davalı ise davacı ile yapmış olduğu franchise sözleşmesi uyarınca markayı kullandığını savunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi asıl ve ek raporunda franchise sözleşmesi hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmamış, mahkemece de davalının bu savunması üzerinde durulmadan hüküm kurulmuştur.

Dosyanın yapılan incelemesinde, davacı şirket adına özellikle “eğitim öğretim hizmetleri” alanında önceden tescilli “...” ibaresi içeren çok sayıda tescilli markanın bulunduğu, davalı şirketin de bu ibareyi “eğitim öğretim hizmetleri” alanında fiilen markasal olarak kullandığı hususunda bir uyuşmazlık bulunmamakla birlikte davalı bu kullanımın franchise sözleşmesine dayalı olduğunu savunmaktadır.

Söz konusu franchise sözleşmesinin aslının ya da onaylı örneğinin dosyada bulunmadığı, yalnızca tarih ihtiva etmeyen, bütün maddelerinin yer almadığı sadece bir takım maddelerin olduğu bir sayfa fotokopiden ibaret sözleşme örneği bulunduğu görülmüştür. Eksik inceleme dayalı olarak hüküm kurulamaz.

Mahkemece yapılması gereken iş, franchise sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği getirtilip sözleşmeye ilişkin davacı ve davalı iddiaları irdelenerek kullanımın franchise sözleşmesine aykırı olup olmadığını tespit etmektir. Eğer tecavüz varsa bu durumda yoksun kalınan kazancın tespiti gerekir.

Bu bağlamda yoksun kalınan kazanç kapsamında hak sahipleri; “a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç veya c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli” seçeneklerinden birine göre yoksun kalınan kazanç talep edebileceklerdir.

Yoksun kazancın belirlenmesinde, 556 sayılı önceki düzenlemeden farklı olarak, Mahkemelerce, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz süresi boyunca sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi değişkenler göz önünde bulundurularak tazminatın belirlenmesi gerekir.

Bu kapsamda, tanınmış bir marka ile tanınmış olmayan markadan kaynaklanan yoksun kalınan kazanç miktarı aynı olmayacağı gibi, kullanılan markaların birbirlerine olan benzerlik düzeyleri, şekli ve kullanım süresi gibi olgular yanında, her ne kadar tecavüzün varlığını ortadan kaldırmasa da, davalının kullandığı markanın adına tescilli olup olmaması da yoksun kalınan kazanç miktarına etki edecek unsurlar arasında kabul edilmelidir.

Diğer bir anlatımla bu olguların varlığı halinde, hak sahibi SMK’nın 151/2. maddesindeki hangi seçeneği seçerse seçsin, Mahkemelerce yoksun kalınan kazanç miktarına müdahale edilebilecektir.

Davacı, SMK’nın 151/2. maddesi uyarınca “davalının elde ettiği net kazanç miktarına” göre yoksun kaldıkları kazanç talebinde bulunmuş olup, bilirkişi tarafından net kazanç belirlemesi yapılmış ise de, Mahkemece yoksun kalınan kazanç miktarı konusunda yukarıdaki yeni ilkeler çerçevesinde bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın raporda yer alan miktara hüküm olunması isabetli görülmemiş ve hükmün davalı yararına aşağıda yazılı şekilde kaldırılması gerektirmiştir.