Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2008/4096 K.2010/263

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.11.2007 tarih ve 2006/367-2007/254 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 12.01.2010 gününde davacı avukatı ... ile davalı avukatı ...gelip, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin İtalya’da yerleşik bir şirket olup ICE markaları ile tanınmış olduğunu, Türkiye’de de ICE markasını 30.11.1988 ve ICEBERG markasını 30.11.1988 tarihinde tescil ettirdiğini, yine müvekkilinin ICEBERG markasının tanınmış marka olduğuna dair mahkeme kararı olduğunu, müvekkilinin ICE BOYS markasını Sadırlar Ltd.

Şti. tarafından tescil ettirildiği ve davalıya devir edildiğini 2003 yılında öğrendiğini, markanın terkin ettirilmesi için ihtarname gönderildiğini, ancak ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, müvekkilinin markasının tanınmış bir marka olduğunu, davalının müvekkili markası ile aynı ve ayırtedileyemecek derecede benzer ve müvekkili markası ile iltibas yaratacak şekilde olan yine aynı sınıfı kapsayan markasını tescil ettirmesinin doğru olmadığını ileri sürerek,

davalıya ait 2000/09712 sayılı ICE BOYS markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davalının ICE BOYS markasını havi ürün ve ürün ambalajlarının imalinin satışa sunulmasının, ithal ve ihracının önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin markasının 23.05.2000 tarihinde tescil edildiğini, 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini, markaların birbiri ile benzer olmadığını, kaldı ki sektörde ICE markasını içeren 100’e yakın marka bulunduğunu, markaların anlamlarının da farklı olduğunu, müvekkilinin markasının uzun süre kullanılması nedeniyle ayırtedicilik vasfına haiz olduğunu, davacının kötüniyetli olduğunu, uzun süre sessiz kaldıktan sonra hükümsüzlük davası açılmasının MK.nun 2. maddesi ile bağdaşmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davalının markayı kötüniyetle tescil ettirmesi nedeniyle davanın süreye tabi olmadığı, ayrıca davalı markasının 02.01.2002 tarihinde tescilinin ilan edilmesi nedeniyle dava tarihine göre 5 yıllık sürenin dolmadığı, davalının markasının tescil tarihinin 26.7.2001, ilan tarihi 02.01.2002 ve dava tarihinin 19.09.2005 olduğu, davacının 2003 yılında davalıya ihtarname gönderdiği, ilan tarihinden dava tarihine geçen sürenin 3 yıl 9 ay olmasının sessiz kalma yolu ile hak kaybı için yeterli olmadığı,

davalının aynı sektörde faaliyet gösteren markaları bilmesi gerektiğinden iyiniyetli olamayacağı, davacı markasının tanınmış bir marka olduğu ve markalar arasında görsel ve işitsel olarak iltibasın bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalıya ait ŞEKİL+ICEBOYS markasının hükümsüzlüğüne, TPE markalar sicilinden terkinine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2- Dava, davalıya ait 2000/09712 sayılı ICE BOYS markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davalının ICE BOYS markasını havi ürün ve ürün ambalajlarının imalinin satışa sunulmasının, ithal ve ihracının önlenmesi istemine ilişkindir.

Davalı 01.09.2006 tarihli cevap dilekçesinde davanın reddini talep ederken ayrıca adına tescilli markanın 556 sayılı KHK.nin 7/son maddesi uyarınca kullanımla ayırtedecilik kazandığını savunmuştur.

Mahkemece, davalının markayı kötüniyetle tescil ettirmesi nedeniyle davanın süreye tabi olmadığı, ayrıca davalı markasının 02.01.2002 tarihinde tescilinin ilan edilmesi nedeniyle dava tarihine göre 5 yıllık sürenin dolmadığı, davalının markasının tescil tarihinin 26.07.2001, ilan tarihi 02.01.2002 ve dava tarihinin 19.09.2005 olduğu, davacının 2003 yılında davalıya ihtarname gönderdiği, ilan tarihinden dava tarihine kadar geçen sürenin 3 yıl 9 ay olmasının sessiz kalma yolu ile hak kaybı için yeterli olmadığı,

davalının aynı sektörde faaliyet gösteren markaları bilmesi gerektiğinden iyiniyetli olamayacağı, davacı markasının tanınmış bir marka olduğu ve markalar arasında görsel ve işitsel olarak iltibasın bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, ancak ayırtedicilik konusunda inceleme yapılmamıştır.

Davalı şirket adına ICE BOYS markası 23.05.2000 tarihinde tescil edilmiştir. Davacının markasının tescil tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK’nin 7/son fıkrasına göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.

Marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin istisnasını oluşturan bu hüküm gereğince başvuru konusu işaretin aynısı veya benzerinin bir başkası adına marka olarak tescilli olmasına rağmen kullanıldığı mal veya hizmetlerle ilgili olarak yaygın bir coğrafi çevrede etkin olacak şekilde ve yoğun bir reklam kampanyası eşliğinde, uzun süre kullanılması sonucunda anılan işaretin mal ve hizmetin potansiyel alıcıları nezdinde karışıklığa yol açmayacak derecede bilinmesi ve piyasanın da mükerrer markaların varlığına karşın bu durumdan rahatsızlık duymayacağının kanıtlanması gerekir.

Bu yolla tescil olunabilecek bir marka tüm Türkiye çapında koruma elde edeceğinden, 556 Sayılı KHK’nin 7/son maddesinden yararlanacak başvuru sahibinin aynı KHK’nin 7/1 – (b) bendi uyarınca tescil engeli olan bir işarete Türkiye’de kullanımla ayırt edicilik niteliği kazandırması zorunludur. Türkiye’de hiç kullanılmamış bir işaretin 7/son hükmünde düzenlenen tescil istisnasından istifade ettirilmesi ise olanaksızdır.

O halde mahkemece, bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle, davalının markasının aynı KHK’nin 7/son fıkrasından yararlanıp yaralanamayacağı hususunda inceleme yaptırılmak ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.