Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2009/13695 K.2011/15379

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/06/2009 tarih ve 2008/368-2009/172 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 15.11.2011 gününde davacı avukatı ... ile davalılar Şimşek Bisküvi ve Gıda San.

A.Ş. avukatı ..... geldiler, davetiye tebliğine rağmen TPE avukatı duruşmaya gelmedi, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı.

Dava dosyası için Tetkik Hakimi ..... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin “Şimşek ROXY” unsurlu markayı 30. sınıfta yer alan ürünlerde kullanmak üzere diğer davalı nezdinde yaptığı tescil başvurusunun müvekkilinin 19.04.2001 tarihinden itibaren tescilli bulunan “ROCKY” ve 07.04.2006 tarihinden itibaren tescilli olan “ÜLKER ALPELLA ROCKY” markalarıyla iltibas yarattığını, markaların aynı emtialar üzerinde kullanılacak olmasının karışıklığı daha çok artıracağını, bu nedenle davalı şirketin sözkonusu marka tescil başvurusunun tamamen reddi istemiyle diğer davalı nezdinde itirazda bulunduklarını ancak itirazlarının hukuka aykırı gerekçelerle reddedildiğini,

davalı şirkete ait marka tescil başvurusunun müvekkilinin önceki kullanım ve tescilden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, davalı Kurum tarafından alınan kararların iptali ile davaya konu başvurunun tescile bağlanması halinde hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili, davaya konu markaların benzer olmadığını, bu nedenle karıştırılma olasılıklarının bulunmadığını, öte yandan davalı şirketin 29, 30 ve 32. sınıflarda tescilli 2002/13283 sayılı “ROXY” ibareli markası nedeniyle ilgili sektör açısından kazanılmış hakkının bulunduğunu, davacının tutumunun iyiniyet kurallarıyla bağdaşmadığını, müvekkili tarafından alınan kararların usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili, davacının dayandığı markalar ile müvekkiline ait markanın benzer olmadığını, müvekkilinin 29.05.2002 tarihli “ROXY” ibareli markası nedeniyle anılan ibare üzerinde kazanılmış hakkının bulunduğunu, dolayısıyla önceki tarihli ve uzun yıllardır kullanılan markanın revize edilmiş hali olan “ROXY ve şekil”den oluşan markanın tescilinde hukuka aykırı bir yön olmadığını, müvekkiline ait markanın uzun zamandır nitelikli kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını, bu nedenle hükümsüzlüğünün istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı başvurusunun konusu olan “ROXY” ibareli işaret ile davacıya ait “ROCKY” ibareli markaların asıl ve ayırt edici unsur konumundaki sözcüklerinin görsel, işitsel ve biçimsel olarak benzer olmaları nedeniyle karıştırılabilecek derecede benzer bulundukları, davalı başvurusunun kapsamında bulunan 30. sınıf ürünlerin tamamının başvuru ile benzer kabul edilen davacıya ait “ROCKY” ibareli markaların kapsamında aynen yer aldığı, bu nedenlerle davalı TPE’nin davacı itirazlarının reddine ilişkin kararının hukuka uygun bulunmadığı,

556 sayılı KHK’nin 7/son maddesinin 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren değişik hükmü sonrasında kullanımla ayırt edicilik kazanmış hatta tanınmış markaların dahi redde mesnet marka terkin ettirilmeden tescil edilmesinin mümkün olmadığı,

davalı şirket başvurusunun anılan maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılmış olması nedeniyle eski tarihli “ROXY” markasının bulunmasının işbu davanın konusu olan başvurunun tescilini sağlayamayacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile TPE YİDK’nun 2008/M-5406 sayılı kararının iptaline, davalı adına tescil olunan 12.04.2007 günlü, 2007/19568 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir. 1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, YİDK kararının iptali ile davalı şirkete ait “Şimşek Roxy” ibareli markanın tescili halinde hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemlerine ilişkindir.Davalı şirket tarafından “Şimşek Meyveli Roxy ve şekil”den oluşan işaretin 30. sınıftaki şekerlemeler, çikolatalar, çikolata kaplı nuga, bisküviler, krakerler ve gofretlerde marka olarak tescili amacıyla 12.04.2007 tarihinde yaptığı başvuruya davacı tarafından yapılan itirazlar davalı Kurum tarafından markaların benzer olmadığı yönündeki gerekçenin yanında davalı şirketin 29.05.2002 tarihinden itibaren geçerli bulunan 29,

30 ve 32. sınıflarda tescilli 2002/13283 sayılı “Roxy” ibareli markasının varlığı da gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.Davaya konu marka başvurusunun davalı şirket adına 2002 tarihinden beri tescilli bulunan “Roxy” ibareli markanın esaslı unsuru olan “Roxy” ibaresini içerdiği gibi emtia sınıfının da tescilli bulunan markasının kapsamında kaldığı anlaşılmıştır.Bu durumda, davaya konu marka tescil başvurusunun seri marka olup olmadığının tartışılması gerekmektedir.

Bir işletme tarafından kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı imaj korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetin ya da bir çeşidin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmesinin piyasaya arz ettiği mal veya hizmetlerinin işletmesel köken olarak öncelikle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asli unsurların yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.İşletmenin önceki markasındaki ortak asli unsurları taşımakla birlikte esasen seri markaların da her biri diğerinden bağımsız nitelikli ticaret ve hizmet markalarıdır.

Dava konusu başvurunun seri marka oluşturmak amacını taşıdığının kabulü halinde başvurunun 556 Sayılı KHK’nın 8/1-(b) bendi uyarınca reddine karar verilmesi önceki tescilli markalardan doğan kazanılmış haklar ilkesine uygun düşmeyeceği gibi menfaatler dengesini de zedeler. Aksi düşünüldüğünde, başlangıçta karşı çıkılmaması nedeniyle farklı

kişiler adına tescil edilmiş mükerrer markaların varlığı halinde işaretler arasında benzeştirme, yakınlaştırma ve bu yolla haksız yararlanma amacını taşımayan sonraki seri markaların tescili bu tür marka sahiplerinin hiç birisi için de mümkün olamayacaktır.Oysa, tescilli bir markanın zaman içindeki değişiklik ve işletmenin ihtiyaçlarına uyum sağlaması ve temel vasfını koruyarak seri markalar yoluyla kendini yenilemesi zorunlu ve gerekli olabilir.Somut olayda, davaya konu marka tescil başvurusu ile davalı şirketin eski tarihli marka tescili ve davacının itirazına dayanak olarak gösterdiği markalar bir bütün halinde incelendiğinde,

davaya konu marka tescil başvurusunun davalı şirket adına tescilli bulunan eski tarihli “Roxy” ibareli markanın esaslı unsurunu koruyarak yapıldığı ve bu markanın tescilli olduğu emtia sınıfını kapsayan mallara ilişkin olduğu, başvurunun davalı şirketin kendi adına tescilli markasını tescil kapsamındaki bir kısım mallar için yenileme, eski markasını yeni bir imajla piyasaya sunma, eski markasını muhafaza ederek ancak ona bir kısım eklemelerle onun bir serisini yaratma amacına yönelik olup, yapılan bu değişikliklerin davalının markasını davacının itirazına gerekçe olarak gösterdiği “Rocky” ve “Ülker Alpella Rocky” markalarına yakınlaştırma,

bu şekilde davacı markalarından haksız şekilde yararlanma amacına yönelik değişiklikler niteliğinde bulunmadığının da anlaşılmasına göre, davalı şirketin seri marka niteliğini taşıyan davaya konu marka tescil başvurusuna davacı tarafından yapılan itirazların açıklanan nedenlerle yerinde olmaması karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü doğru görülmemiş olup, kararın davalılar yararına bozulması gerekmiştir.