Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2021/5945 K.2023/586

Taraflar arasındaki marka hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının uzun senelerdir ticari faaliyetlerini “...” ibaresiyle sürdürdüğünü, tescilsiz markanın ağırlıklı olarak 25. sınıf emtiaları bakımından ve 25. sınıf emtialarını kapsayacak şekilde 35. sınıfta kullanıldığını, davacının marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, davalılara da bu ibareyle satış yapıldığını, kötüniyetli olarak markanın tescil edildiğini ileri sürerek davalılar adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli 2016/82427 nolu "...", 2016/82422 nolu "......" ibareli markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; markanın gerçek hak sahibi olduklarını, usulüne uygun şekilde markanın tescil edildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı ile davalılar ..., ..., ... arasında ticari bir ilişkinin olduğu, davacının davalılara triko kazak sattığı, faturasında ''...'' unvanını kullandığı, davacının belirtilen unvan ile ilk ticari satışını 18.07.2014 tarihinde davalı ...'e yaptığı, satış faturalarında bu durumun mevcut olduğu, bu satışların 2015-2016-2017 yıllarında da devam ettiği, davacının önceye dayalı kullanımının mevcut faturalar ve mali kayıtlar ile sabit olduğu, markanın ağırlıklı olarak 25. sınıf emtiaları bakımından ve 25. sınıf emtialarını kapsayacak şekilde 35. sınıfta kullanıldığı,

bu hususun mali kayıtlar ile de sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2016/82427 nolu ve 2016/82422 nolu markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalılar vekili istinaf dilekçesinde özetle; davaya konu markanın usulüne uygun olarak tescil ettirildiğini, davacının, haksız eylemleri nedeniyle daha önce uyarıldığını, ihtarname gönderildiğini, ancak haksız şekilde kullanıldığını, markanın, davalı tarafından tanınmış hale getirildiğini, davacının bu durumdan haberdar olduğunu, dosyaya sunulan faturaların hak sahipliğini kanıtlamayacağını beyan ederek İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalılar vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, markanın tescilsiz kullanımının öncelik hakkı sağlayıp sağlamadığı, davalılar adına tescilli markaların hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği hususlarındadır.

2. İlgili Hukuk 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası.

3. Değerlendirme 1. Dava, öncelik hakkına dayalı olarak markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiş, istinaf mahkemesince de davalılar vekilinin istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir.

2. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesi marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

3.Somut olayda davacı öncelik hakkı olarak " ..." unvanına dayanmış, bu unvan altında davalının marka tescil başvuru tarihinden önce düzenlenen faturaları ibraz etmiştir. Ancak faturalar kapsamındaki emtia "çocuk kazak" olup fatura başlığında ise "... ..." ibaresine yer verilmiştir.

Ayırt edici ad ve işaretlerden olan ticaret unvanı bir taciri diğer tacirden, işletme adı ise bir işletmeyi diğer bir işletmeden, marka ise bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir. Öncelik hakkının varlığından söz edilebilmesi için, davacının unvanını markasal olarak kullanması şarttır.

Yani unvanın mevcut halini değişik şekilde veya farklı renklerde kendi mal ve hizmetlerinin tanıtımı için broşürde, etikette, diğer tanıtım vasıtaları veya üretilen malların üzerinde kullanmış olması gerekmektedir. Somut olayda ise davacı faturalarında sadece "çocuk kazak" olarak satılan malı belirtmiş, fatura başlığında davacı unvanına yer verilmiştir.

Davalı tarafın talebi üzerine 18.05.2018 tarihinde davacı adresinde yapılan tespitte bazı etiketler bulunmuşsa da etiketler okunaksız olup etiket tarihinin belirlenemediği, hangi tarihte kullanıldığının net olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, biri sektör biri de marka uzmanından oluşacak en az üç kişilik bilirkişi heyetinden yukarıda belirtildiği şekilde davacının markasal kullanımının bulunup bulunmadığı, varsa kullanımının davalı tescilinden önce olup olmadığı, tescil öncesi kullanım varsa kullanımının hangi mal ve hizmetlerde kullanıldığı saptanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna dayalı olarak eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle; 1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

3. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

26.01.2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

(Karşı Oy)

KARŞIOY

1-Dava önceye dayalı kullanım iddiası ve karıştırılma ihtimalinin varlığı gerekçelerine dayalı olarak açılan markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

2-Markanın nisbi tescil engeli ve hükümsüzlük sebepleri arasında gösterilen sebeplerden birisi de, öğreti ve uygulamada “önceye dayalı gerçek hak sahipliği” olarak adlandırılan 6769 sayılı SMK'nın 6/3. maddesindeki “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir” hükmüdür. Bu hüküm uyarınca, tescilli bir markadan daha önceki bir tarihte o işarete tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden ayırt edicilik kazandırılmış ise bu işaret üzerindeki gerçek hak sahibi o kişi olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz önceye dayalı gerçek hak sahipliği ilkesinin varlığı için işaretin;

-Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri veya karıştırılma ihtimaline yol açacak ölçüde benzerinin daha önce marka olarak kullanılması,

-Kullanımın sonraki tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle aynı veya bunlar ile ilişkilendirilebilecek mal ve hizmetler olması.

-Kullanımın bireysel kullanımdan öte, ayırt edicilik kazandıracak ölçüde olması,

Gibi unsurların bir arada bulunması gerekir. Bir işaretin markasal olarak kullanıldığı örnekleri arasında SMK'nın 7/3-ç maddesindeki “ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması" ile 7/3-e maddesindeki "İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması" halleri de bulunmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, davacı tarafın 25 inci sınıftaki giyecek ürünleri ile 35 inci sınıfta 25 inci sınıf malların satış ve perakendeciliği hizmetlerinde “AKKOR” ibaresini markasal olarak FATURA ve iş evrakı ile ticaret unvanında tanıtıcı işaret olarak kullandığı anlaşıldığına göre davacının önceye dayalı hak sahipliğini ispat ettiğinin kabulü ile yerel mahkeme kararının onanması gerektiğini düşündüğümden Daire çoğunluğunun araştırma bozması yönünde görüşlerine katılmıyorum.