Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2025/2707 K.2025/7718

Bölge Adliye Mahkemesi kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin tescilli "..." ibareli markaları bulunduğunu, davalının müvekkilinin markasına benzerlik taşıyan ve hatta sanki müvekkiline ait markanın değişik bir versiyonuymuş izlenimi uyandıran "... ..." ibareli 9.sınıfta marka tescili aldığını, davalının müvekkilinin bilinirliğinden faydalanmak suretiyle bu durumu suistimal ederek ve kötüniyetli olarak müvekkili markası ile aynı sınıfta tescil aldığını, halk tarafından işletmelerin aynı olduğu,

markalar arasında bağlantı olduğu algısının oluşma ihtimali ve karıştırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ileri sürerek davalı adına tescilli 2021/... tescil numaralı "... ..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne, 9. sınıftan terkininine, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesine, her türlü reklam, afiş, görsel, fiziki veya internet hizmetlerin imhasına ve toplatılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; "... ..." ibareli markanın uzun yıllardır müvekkili şirketçe kullanıldığını, işbu markanın tanınırlığının müvekkili şirket tarafından gerçekleştirildiğini, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından gerçekleştirilen tescil ile markanın tanınmışlığının tescil edildiğini, işbu hususun müvekkili şirket tarafından üretilen ve piyasada yapılan pazarlama ve satış faaliyetleri ile sabit olduğunu, davacı tarafın iltibas iddiasının haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı markasının "... ..." ibarelerinden oluştuğu, "..." kelimesinin sektörel bir tanımlayıcılık içermesi itibarıyla markaya ayırdedicilik katmayan tali bir unsur olduğu, ortalama tüketici nezdinde benzerlik ve karıştırma ihtimali doğurduğu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 7/1 ve 6/3 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, tescil ile marka korumasının başlayacağı yönündeki ilkenin istisnasının kullanım yolu ile marka hakkının elde edilmesi olduğu,

davalıya ait ... adresinin web archive kaydında 24.11.20 18... .12.2022 tarihleri arasında 33 adet web archive kaydının bulunduğu, 2018 yılı içerisinde bulunan web archive kayıtları kontrol edildiğinde "... ..." ibaresinin "kablolu ve kablosuz powerbank", "organizer powerbank", "ışıklı roller kalem", "şarj kablosu", "vip hediyelik set" emtialarında yoğun ve markasal bir şekilde kullanıldığı, söz konusu emtialar bakımından davacının daha eski tarihli bir kullanımı ibraz edemediği ve davalının "elektrik enerjisi iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları;

şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller" emtialarında SMK'nın 6/3 hükmü kapsamında önceye dayalı gerçek hak sahibi olduğu ve bu emtialar bakımından hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği, davacı tarafından sunulan ve dosya kapsamında elde edilen davalıya ait fiili markasal kullanımların yalnızca önceye dayalı gerçek hak sahibi olduğu emtialarda bulunduğu,

bu kullanımlar dışında davalı markasının tescilli olduğu diğer emtialar bakımından fiili kullanıma ilişkin dosyada delil bulunmadığı ve tecavüz ile haksız rekabetin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalıya ait 2021/... tescil numaralı markanın kararda ayrıntısı belirtilen emtialar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne, marka tecavüzü ve haksız rekabet davalarının ayrı ayrı reddine karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince istinaf edilmiştir.

IV. İSTİNAF

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Dava ve Hukuki Nitelendirme

Dava, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve hükümsüzlük talebine ilişkindir.

B. Değerlendirme ve Gerekçe

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 353/1-b(1) hükmü uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

KARŞIOY

Çoğunlukla ortaya çıkan uyuşmazlık, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde (m) 6/3 hükmü kapsamında ticarette kullanma ile bir işaret üzerinde gerçek hak sahipliği kazananın, o işaretin başkası tarafından marka olarak tescil edilmesinden sonra, kendisinin de aynı veya benzer işareti daha önce fiili olarak kullandığı mal ve hizmetlerde marka olarak tescil ettirme hakkının bulunup bulunmadığı, yani gerçek hak sahibinin önceki tescili hükümsüz kıldırmadan kendi başvurusunu marka olarak tescil imkanı bulunup bulunmadığı, buradan varılacak sonuca göre, önceki tescil sahibi davacının gerçek hak sahibi olan davalı tarafından sonradan tescil ettirilen markanın hükümsüzlüğünü isteyip istemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlık bağlamında doğru sonuca varmak için öncelikle ilgili kavram ve ilkelerin açıklanmasında yarar vardır. İlgili ilkeler, Türk Marka Hukukunda geçerli olan; tescil ilkesi, tescilde öncelik ve teklik ilkesi ile gerçek hak sahipliği ilkesidir. İlgili kavram ise, üstün/öncelik haktır.

Daha önce tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış olan bir marka ile aynı veya benzer bir işaretin bir başkası adına aynı ve/veya benzer mal ve/veya hizmetlerde marka olarak tescil edilememesi tescilde öncelik ve teklik ilkesidir. Bu ilkenin SMK’daki yansıması; marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenleyen m. 5/1-ç hükmü, nispi ret nedenlerini düzenleyen m. 6/1 hükmü ile mutlak ve nispi ret nedenlerini hükümsüzlük sebepleri arasında sayan m. 25/1 hükmüdür.

Bu ilke gereği, kural olarak bir markanın tek sahibi olur. Bu kuralın istisnası SMK'da düzenlenen birlikte var olma müessesesidir. SMK sisteminde birlikte var olma müessesesi iki durumda meydana gelebilir. Biri, SMK m. 5/3 hükmü uyarınca, önceki marka sahibinin muvafakat vermesi ile tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal veya hizmetlerde başkası adına tescil edilmesi halidir.

Diğeri ise önceki marka sahibinin sonradan yapılan tescile karşı beş yıl sessiz kalması ve dolayısıyla hak kaybının oluşmasıdır (SMK m. 25/6). Bu istisnalar dışında bir markanın aynısının veya benzerinin aynı ve benzer mal ve/veya hizmetlerde birden fazla kişi adına tescil edilmesine SMK izin vermemektedir. Bu bağlamda belirtmek gerekirse, önce tescil edilen marka her durumda sonraki tescile karşı korunmaktadır (Bkz. KAVŞAK, F.

Candan, Türk Marka hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi, Onikilevha, ... 2024, s. 1 vd.). Zira, SMK ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir (SMK m. 7/1). Marka korumasının tescil yoluyla elde edilmesi de, marka hukukunda tescil ilkesi olarak ifade edilmektedir.

Gerçek hak sahipliği ilkesi ise, bir markanın ihdas ve istimal edilerek piyasada maruf hale getirilmesidir. Bu ilke uyarınca ilk defa bir markayı ihdas ve istimal edip piyasada maruf hale getiren kişi marka üzerinde gerçek hak sahibidir (YASAMAN/YASAMAN, SMK Şerhi, Seçkin, ... 2021, s. 1619).

Bu ilkenin SMK’daki yansıması da, önceki tescil gibi, öncelik/üstün hakkın marka tescilinde bir nispi ret nedeni olarak SMK m. 6/3’de, bir hükümsüzlük sebebi olarak m. 25/1’de düzenlenmiş olmasıdır. SMK m. 6/3’e göre, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir.

Öncelik/üstün hak sahibinden başkası tarafından o işaret için yapılan başvuru tescil edilirse üstün hak sahibi tarafında tescilden itibaren beş yıl içerisinde m. 25 uyarınca açılacak hükümsüzlük davası ile marka hükümsüz kılınabilmektedir.

Bu durumda belirtmek gerekir ki, anılan temel ilkeler ve istisnalar gereği marka hukukunda üstün/öncelik hakkı sahibine (gerçek hak sahibine) tanınan hakkın kapsamı, yani öncelik hakkının sınırlar; bir, başkası tarafından yapılan marka tescil başvurusuna itiraz edip öncelik hakkı kapsamındaki mal ve/veya hizmetler yönünden tescile engel olmak, iki, itiraza rağmen tescil gerçekleşirse TÜRKPATENT YİDK kararının iptali ile birlikte tescil edilmişse hükümsüzlük davası açmak, üç, itiraz süresi geçirilir ve dolayısıyla tescil gerçekleşirse SMK m. 25 uyarınca beş yıl içinde hükümsüzlük davası açıp markayı hükümsüz kıldırmak, dört,

öncelik hakkı kapsamındaki mal ve/veya hizmetlerde tescilsiz kullanmak ve dolayısıyla kendisine karşı açılacak tecavüz davalarında öncelik hakkını bir defi olarak ileri sürmekten ibarettir. SMK, bunların dışında herhangi bir hakkı öncelik/üstün hak sahibine tanımamıştır (bkz. ÇELİK, Ahmet, Marka Hukukunda Kullanıma Dayalı Öncelik Hakkı, ... Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 130 vd.).

Bu nedenle, gerçek hak sahipliği ile tescilde öncelik ve teklik ilkesi çatışır ise, tescilde öncelik ve teklik ilkesine öncelik tanınması gerekmektedir. Zira SMK, öncelik/üstün hak sahipliğine dayanılarak mükerrer marka tesciline izin vermemektedir. Tekrar etmek gerekirse, SMK m. 6/3 hükmü öncelik hakkı sahibine üçüncü kişilerin başvurularına itiraz etme ve tescili halinde m. 25 uyarınca hükümsüzlük davası açma yetkisi vermektedir.

Buna karşın, öncelik hakkı sahibinin, tescil edilmiş olan üçüncü kişi markasını hükümsüz kıldırmadan kendi başvurusunu marka olarak tescil ettirme imkanı bulunmamaktadır. Şayet kendi başvurusunu tescil ettirmiş olursa, üçüncü kişi üstün hak sahibinin sonradan tescil ettirdiği markasını hükümsüz kıldırabilir. Meğerki üçüncü kişinin tescilinden itibaren öncelik hakkı sahibi 5 yıl süre ile susmamış olsun (bkz. YASAMAN/YASAMAN, s. 1011.

ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, onikilevha, ... 2023, s. 459).

Yargıtayın istikrar kazanmış içtihatları da bu yöndedir. Diğer bir ifade ile Yargıtay istikrarlı olarak gerçek hak sahipliği ilkesi ile tescilde öncelik ve teklik ilkesinin çatışması halinde tescilde öncelik ve teklik ilkesine üstünlük tanımaktadır. Aksine bir uygulaması bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile Yargıtayın yerleşik içtihatları, istikrarlı bir şekilde tescilde öncelik ve teklik ilkesine üstünlük tanıma yönündedir (bkz. Yargıtay 11. HD, T. 25.03.2019, S. 2028/279-2166 sayılı; 11. HD, T. 23.12.2015, S. 6134/13829 sayılı; 11. HD, T. 12.12.2014, S. 11228/19685; 11. HD, T. 05.02.2007, S. 2005/14600-1303). Buna karşın, tescilli marka sahibinin açtığı markaya tecavüz davasında öncelik hakkı bir defi olarak ileri sürülebilmektedir.

Bu açıklamadan sonra somut olay değerlendirildiğinde, çoğunlukla ortaya çıkan uyuşmazlık bağlamında, davacı önceki tescilli markasına dayanarak sonra tescil edilen davalının markasının hükümsüzlüğünü istemiş, davalı ise üstün hak sahibi olduğunu belirtip öncelik hakkının bulunduğunu bir defi olarak ileri sürmüştür.

Bu durumda, ilk derece mahkemesi (İDM)’ince, Yargıtayın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda tescilde öncelik ve teklik ilkesine üstünlük tanınarak, davacı markasının tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler ile bunların benzerleri kapsamında davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken, tescil kapsamındaki bazı mallar bakımından davalının SMK m. 6/3 uyarınca üstün hak sahibi olduğu,

yani davalının öncelik hakkının bulunduğu gerekçesi ile hükümsüzlük davasının kısmen kabulüne, BAM HD’ce de davacı tarafın hükümsüzlük talebine ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi, bu kararın onanmasının da

Dairenin istikrar kazanmış önceki kararlarından, yani yerleşmiş içtihadından dönme anlamına geldiğinden, Yargıtay Kanunu m. 15/2-b hükmü uyarınca içtihatların birleştirmesi yoluna gidilmeden, kararın onanması suretiyle Dairenin yerleşmiş içtihadından dönülmesinin de doğru olmadığı kanaatiyle, hükümsüzlük davası yönünden BAM HD’si kararının kaldırılması ile İDM kararının BOZULMASI gerektiği görüşünde olduğumdan, sayın çoğunluğun ONAMA yönündeki görüşüne katılmamaktayım.