Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2024/167 K.2024/548

Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekilinin dava dilekçesi ve sair beyanlarıyla, dava konusu ... kararında m.6/1 şartlarının bulunmadığı, bu sebeple kullanım ispatı talebinin değerlendirilmesine gerek görülmediği yönünde karar verildiği, dava konusu markaların benzer olduğu, davacının ilaç ihracatında ödül sahibi olduğu, “...” markalı ürünlerin ihraç edildiği ülkelerin bazılarında ... alfabesi kullanıldığından markasının ... alfabesi karşılığının da başvurularda yer aldığı, bu manada dava konusu markaların şekil unsurlarının da aynı olduğu, davalı markasındaki “...” ibaresinin “...” ibaresinin kısaltması olduğu, “gübreleme, dölleme” anlamına geldiği,

dolayısıyla bu ibarenin davalı markasına yüksek düzeyde ayırt edicilik kazandırmadığı, davacı markasından uzaklaştırmadığı, markaların forseaut ve forsefert olarak okunması sebebiyle aralarında işitsel benzerlik de olduğu, benzerlik iddiasını destekleyen çok sayıda Yargıtay kararına işaret edildiği, ilaç markalarının benzerlik incelemesinde daha dikkatli davranılması gerektiği, tüketici kitlesine bilinçli denilmesinin karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı, ...’in 27.,4.2,12 tarihli raporunda ... ve ... markalarının karıştırıldığı tespiti yapılarak bu durumun önlenmesi için öneriler getirildiği,

merkezin benzer raporlarına işaret edildiği, ilaçların bilinçli v uzman kişiler tarafından da karıştırılabileceğine ilişkin emsal kararlar olduğu, dava konusu emtiaların da aynı olduğu belirtilerek; ... sayılı ... kararının iptali ve dava konusu ... sayılı ... ibareli markanın tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı ... vekili cevap dilekçesiyle, verilen Kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı şirket davaya cevap vermemiştir.

YARGILAMA

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; ...’nun ... sayılı kararının iptali ile ... başvuru numaralı “...” ibareli markanın tescili durumunda hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

....'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; davalı şirketin 01.07.2022 tarihinde "..." ibaresinin 09. sınıf mallarda tescili için başvuruda bulunduğu, başvurunun ... no. ile işleme alındığı ve 12.08.2022 tarih ve 402 sayılı ...’nde yayımlanmasına karar verildiği, marka yayınına davacı dışı .... San. ve Tic. Ltd.

Şti. tarafından 6769 sayılı SMK 6/1 kapsamında, ... sayılı “...” markası ile itiraz edildiği, başvuru sahibi-davalı tarafından kullanım ispatı talepli-itiraza karşı görüş sunulduğu, davacının kullanım delillerini sunduğu, .... 19.06.2023 tarihli kararının; “m.

6/1 kapsamında yapılan inceleme sonucunda marka/markalar arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır. m. 6/1 gerekçeli itiraz yerinde bulunmadığından kullanım ispatı talebinin değerlendirilmesine gerek görülmemiştir” şeklinde olduğu, davacının itirazın yeniden incelenmesi dilekçesi sunduğu, ... ...’nın 09.02.2024 tarih ve ... sayılı kararıyla;

“(...)Kurul'da, ilgili tüketicilerin başvuruya konu marka ile itiraza gerekçe olarak gösterilen markaları bütüncül algı çerçevesinde farklı ticari kaynaklardan gelen birbirinden farklı markalar olarak algılayabileceği kanaatine varılmış ve başvuru ile itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar bütünüyle bıraktıkları izlenim itibarıyla ilişkilendirilme ihtimali dahil olmak üzere karıştırmaya yol açabilecek derecede benzer bulunmamıştır.

Bu itibarla, markalar arasında 6769 s. SMK'nın 6/1 maddesi hükmü anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır” şeklinde olduğu ve itirazın reddine karar verildiği, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde tarihinde açıldığı anlaşılmış, işin esasına girilmiştir.

Ön inceleme duruşmasında tespit edilen uyuşmazlık konusuyla ilgili iddia, savunmalar doğrultusunda rapor düzenlenmesi için bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiştir. Bilirkişi HEYETİ tarafından düzenlenen RAPORDA özetle: 1.Somut uyuşmazlıkta SMK m. 6/1 koşullarının oluşmadığı, 2.Davacının markasal kullanımını ispatlayamadığı, 3.Buna göre dava konusu 09.02.2024 tarih ... sayılı ... kararının iptali ve hükümsüzlük taleplerinin nihai takdirinin Mahkemeye ait olduğu, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.

Bilirkişi raporlarının her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzenlendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.

GEREKÇE

Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir.

“Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlığı altında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesi ise;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) ... Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.

Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır.

Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda ölçünün; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (....).

Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.

Kullanımın İspatı:

Başvuru sahibi davalı tarafından 2013 34028 tescil numaralı itiraz gerekçesi marka hakkında kullanımın ispatlanması talep edilmiştir.

Mevzuatın 19/2. Maddesi.

“6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir.

İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.” şeklindedir.

Yine, 25/7 maddesinde ise; “6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.” hükmü düzenlenmiştir.

Böyle bir durumda marka hükümsüzlüğü talep eden davacının dayanak yaptığı markasını kullandığını ispat etmesi gibi bir yükümlüğü doğacaktır. Hükümsüzlük davasına dayanak yapılan markanın tescilli markanın kullanılmadığına ilişkin def’i de makanın kullanılıp kullanılmadığı dava tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Buna göre; hem hükümsüzlük hem de ... iptali istemi bakımından yapılacak kullanım ispatı değerlendirmesinde, davacının dayanak gösterdiği ''...'' markasının tescil tarihi 16.01.2014 olup açılan dava ve marka başvurusu tarihi itibariyle en az beş yıldır tescilli olduğu anlaşılmıştır.

SMK 19/2 ve 25/7 maddeleri gereğince markanın kullanıldığını ispat yükü davacıya aittir. Bu konuda delil serbestisi geçerli olup marka sahibi markasını kullandığını kanaat verici ve denetlenebilir olması kaydıyla gazete ve dergilerdeki duyuru, tanıtım ve reklamları, üzerinde tarih bulunan ve piyasaya dağıtıldığı ortaya konulabilen ve baskı tarihi denetlenebilen katalog, broşür gibi tanıtım araçları, dijital ortama konulduğu tarih teknik olarak ispat edilebiliyorsa internet ortamındaki arşiv kayıtları, süpermarket insertlerindeki görseller, fatura ve benzeri her türlü delille ispat edebilir.

Dava konusu başvurunun, başvuru tarihi 01.07.2022’dir. İddialara mesnet markalar bu tarihten beş yıl önceki 01.07.2017 tarihinden daha eski tarihte tescil edilmiş olduğu için kullanımın ispatı zorunluluğuna tabidir. Kullanımın ispatı için esas alınacak zaman dilimi 01.07.2017 ila 01.07.2022’dir.

Dosya içerisinde yer alan ve itiraz aşamasında sunulan kullanımın ispatına ilişkin itiraz dosyasına sunduğu deliller incelendiğinde; davacı markasının kullanıldığı iddia edilen 14 adet faturanın dava dışı .... . tarafından düzenlenmiş faturalar olduğu, 2018 ve 2019 yıllarına ait 3 adet faturanın davacı tarafından dava dışı .....’ye düzenlendiği, davacı markasının kullanıldığı Rusça katalog ve reklam görsellerinin tercümelerinin sunulmadığı, görsellerden çocuklarda ve hamilelerde kullanımına uygun bir ürün olduğu;

davacı şirket ile... arasındaki bağlantıya ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri incelendiğinde, dava konusu faturalar dava dışı ..... tarafından düzenlendiği, 20.07.2015 tarihli ... örneğine göre şirket kurucuları ... ve ... olduğu, 15.03.2022 tarihli ... örneğine göre davacı firmanın tescil edildiği, şirket yetkililerinden ve temsilcilerinden birinin de ... olduğu, davacı vekili her iki şirkette ...’un ortak olması sebebiyle şirketlerin iltisaklı olduğunu, bu sebeple sunulan faturaların markanın kullanımına delil teşkil edeceğini ifade ettiği, 12.04.2013 başvuru tarihli markasının davacı firma adına tescilli olduğu,

... sicil kayıtlarına göre markanın 10.11.2022 tarihinde davacı tarafından tam devir alındığı nitekim davacı firma kuruluş ilanının 15.03.2022 tarihli ...’de yapıldığı dolayısıyla dava dışı ...’un 15.03.2022 tarihi itibariyle şirket ortağı olduğu, buna göre davacının kullanımın ispatı bakımından delil olarak sunduğu dava dışı ....

ŞTİ. ‘ye ait 2022 yılı öncesi 13 adet faturanın sadece ortaklık yapısına bakılarak davacı firma ile ilişkilendirilemeyeceği; neticesinde; davacının sunduğu dava dışı .....’ye tarafından kesilen faturaların kullanım ispatı bakımından dikkate alınamayacağı, kaldı ki ilaç sektöründeki ihracat oranları dikkate alındığında faturalardaki ürün miktarlarının sembolik kaldığı ve kullanım ispatı için yeterli olmadığı; davacının markasal kullanımını ispatlayamadığı; dava konusu markalar arasında 6769 sayılı SMK m. 6/1 koşullarının oluşmadığı dikkate alınarak davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip .... Hakim .... · e-imzalıdır ¸ e-imzalıdır