Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/139 K.2021/80

Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih : 03.03.2021 Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan YİDK Kararının İptali istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkilinin dava dışı Standart Kontrol ve Test Hizmetleri Ltd Şti‟nin ortağı ve müdürü olduğunu, S-Test markasının 42. Sınıfa tescili için davalı kuruma tescil başvurusu yapmış olduklarını, 12.04.2019 tarih ve 322 sayılı Resmi Marka Bülteni‟nde yayımlanan başvuruya davalı şirketin 11.06.2019 tarih ve ...sayılı dilekçeyle itiraz ettiğini, söz konusu itirazın Markalar Dairesi‟nin 17.09.2019 tarih ve E. 2019-OE-384400 sayılı kararıyla reddedildiğini, davalının itirazın reddi kararına karşı YİDK‟ya SMK m. 6.5 ve m. 6.9 maddelerine dayalı olarak itiraz yaptığını,

YİDK‟nın itirazı önce reddettiğini ve 30.12.2019 tarihinde kurumun on-line portalında yayımladığını, ardından kararından dönerek 13.02.2020 tarih ve 29822383-2019/33076 E. ... sayılı yeni kararıyla itirazı kabul etmiş olduğunu, YİDK‟nın kararından dönme ve önce reddettiği itirazı sonra kabul etme yetkisinin bulunmadığını, YİDK‟nın anılan kararında başvurunun SMK m. 6.5 hükmüne aykırılık teşkil ettiği görüşüne dayanıldığını, buna karşın SMK m. 6.9 hükmüne aykırılık bulunmadığını ifade ettiğini, SMK m. 6.5 hükmüne aykırılık bulunduğu yönündeki anılan kararın iptalinin gerektiğini,

dava konusu markanın Standart Test ticaret unvanına gönderme yapacak şekilde S harfi ve Test kelimesinden oluştuğunu, müvekkilinin STEST markası üzerinde 2019/25578 sayılı eski tesciline dayalı kazanılmış hakkının mevcut olduğunu, müvekkili adına tescilli önceki marka üzerinde ufak bir görsel değişiklik yapılarak işbu başvurunun yapılmış olduğunu, davalı şirketin alfabenin S ve A harflerini tekeline almış olduğundan söz edilemeyeceğini, dava konusu markanın SMK m. 6.5 hükmü kapsamında davalının markası ile iltibas oluşturmayacağını,

davacı şirketin sadece test ve kalibrasyon hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini ve doğrudan halka/tüketiciye hitap etmediğini beyan ederek , TÜRKPATENT YİDK‟nın 13.02.2020 tarih ve 29822383-2019/33076 E. ... sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı Türk Patent vekili cevabında özetle; taraf markalarının bütün olarak bıraktığı izlenimin oldukça benzer olduğunu, redde gerekçe marka T/00962 sayılı davalı markası ile başvuru konusu markası karşılaştırıldığında her iki markada da mavi – lacivert tonlarında daire şekli içerisinde beyaz renkli ve oldukça benzer karakterde yazılmış S harfinin dikkati çektiğini, karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, kurum kararının yerinde olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı şirket vekili cevabında özetle; müvekkilinin SA markasının tanınmış marka olduğunu, davalı grubun bu marka çatısı altında marka ve ticaret unvanları seçtiğini, davacının davaya konu başvuru üzerinde kazanılmış hakkının bulunmadığını, davacının önceki tarihli marka başvurusu ile dava konusu markanın farklı logo ve şekil unsurları içermekte olduğunu, üstelik hükümsüzlük tehdidi altındaki markalar söz konusu olduğunda kazanılmış haktan söz edilemeyeceğini, SMK m. 6.5 hükmünün şartlarının oluşmuş olduğunu, dava konusu olayda SMK m. 6.5 hükmü anlamında benzerliğin aranmasının yeterli olduğunu, SMK m. 6.1 hükmündeki karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzerliğe gerek olmadığını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip yargılamaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, bilirkişi raporu alınmış, tahkikat icra olunmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Davacı ve davalılar arasındaki uyuşmazlık, davacı iddiaları karşısında YİDK kararının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

DEĞERLENDİRMELER

1. Seri Marka İstisnası İddiası Açısından

Dava konusu olayda davacı, 2019/25578 sayılı markasının önceden tescilli olduğunu, bu markasının işbu dava konusu marka başvurusuna ilişkin olarak kendisine kazanılmış hak kazandırdığını, olayda seri marka istisnasının söz konusu olduğunu iddia etmiştir.

Mükerrer markaların varlığı halinde ortaya çıkan temel sorunlar arasında, mükerrer markalardan birinin sahibinin seri marka oluşturması ve bu seri markayı tescil ettirmek üzere başvurması sorunu da yer almaktadır. Anılan hususa ilişkin olarak Sınai Mülkiyet Kanunu‟nda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Sorun, Yargıtay‟ın içtihatları ile çözümlenmiştir. Yargıtay, mükerrer markaya göz yuman marka sahibinin, mükerrer markanın seri markasına da katlanmak zorunda olduğuna hükmetmektedir.

Bu itibarla, marka sahibinin, kendi markasının seri markasını, bu marka mükerrer marka sahibinin markasıyla aynı ya da benzer olsa bile, tescil ettirme hakkı bulunmaktadır. Anılan durumlarda, tescil, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 hükümleri ileri sürülerek engellenememekte ya da bu hükümlere dayanılarak hükümsüzlük davası açılamamaktadır. Bir başka ifadeyle, mükerrer markanın seri markası için yapılan marka başvurusu, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 hükümlerinin istisnasıdır.

Yargıtay kararlarına göre mükerrer markalarda seri marka istisnasının uygulanabilmesinin şartları şöyledir:

1. Kök Marka, Seri Marka Başvurusundan Uzun Süre Önce Tescil Edilmiş Olmalıdır

2. Kök Marka, Seri Marka Başvurusu Yapıldığı Anda Varlığını Sürdürüyor Olmalıdır

3. Seri Marka, Kök Markanın Koruma Sağladığı Sınıflara İlişkin Olmalıdır

4. Seri Marka, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Dışındaki Tescil Engellerine Aykırılık Teşkil Etmiyor Olmalıdır

5. Kök Markanın Aynısı ya da Benzeri, Başka Bir Marka Sahibi Adına, Mükerrer Şekilde Tescil Edilmiş Olmalıdır

6. Kök Markanın Tescil ve Kullanımıyla İlgili Olarak Mükerrer Marka Sahipleri Arasında Bir Uyuşmazlık Çıkmamış Olmalıdır

7. Seri Marka, Kök Markanın Aslî Unsurunu İçeriyor ve Seri Marka Yaratma Amacı ile Seçilmiş Olmalıdır

8. Seri Marka Mükerrer Markaya Yakınlaşma, Benzeme Gibi Şekillerde Karıştırılma Tehlikesine Yol Açmamalı ve Bu Yolla Haksız Yararlanma Sonucunu Doğurmamalıdır

Dava konusu olayda bu şartlardan bazılarının sağlanamadığı ve dolayısıyla seri marka istisnasının şartlarının oluşmadığı,

A- Olayda Kök Markanın, Seri Marka Başvurusundan Uzun Süre Önce Tescil Edilmiş Olması Şartı Hakkında

Seri marka istisnasından yararlanılabilmesi için, kök markanın seri marka niteliği taşıdığı iddia edilen markaya ilişkin başvurudan ne kadar süre önce tescil edilmiş olması gerektiği hususu açık değildir. Yargıtay, bu istisnanın uygulanabilmesi için, “ortada öteden bu yana tescilli” bir kök marka bulunması gerektiğini kabul etmektedir. Ancak kararlarda asgari bir süreden söz edilmemiştir.

Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, 2014 tarihli kararında, kök markanın sadece bir yıldır tescilli olmasını, seri marka istisnasının uygulanabilmesi için yeterli bulmamıştır. Bu kararda: “… seri marka oluşturmak bakımından önceki markaların uzun süredir ve tartışmasız bir şekilde kullanılıyor olması şartının gerçekleşmediği, davacının 1 yıldır tescilli olan önceki markalarının önceye dayalı müktesep hak sağlamasının mümkün olmadığına hükmeden ilk derece mahkemesinin kararı onanmıştır. Buna karşın Yüksek Mahkeme, 2014 tarihli bir kararında, esas markanın tescilinden bu yana henüz beş yıl geçmiş olmasa da, kazanılmış hakkın doğmuş olduğuna, seri marka istisnasının bu durumda dahi uygulanması gerektiğine hükmetmiştir.

Seri marka istisnasının söz konusu olabilmesi için, seri markanın başvuru ânında kök markanın en az beş yıldır tescilli olması şartı aranmalıdır. Şöyle ki; seri marka istisnası, ancak taraflar arasında mükerrer marka kullanımına ilişkin bir uyuşmazlık bulunmadığı durumlarda uygulanabilmektedir. Üstelik Yargıtay, seri marka uygulamasından yararlanılabilmesi için, “ortada… hükümsüzlüğü sağlanamayacak bir marka bulunması gerektiğini” de kabul etmektedir.

Mükerrer marka nedeniyle tarafların hükümsüzlük davası açabilmesi için ise, SMK‟da kural olarak beş yıllık süre tanınmıştır. SMK m. 25.6 hükmüne göre: marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Mükerrer markanın varlığına rağmen kök markanın seri markaya ilişkin kazanılmış hak sağladığı hususu, ancak hükümsüzlük davası açma hakkının düşmüş olduğu durumlarda kabul edilmelidir. Zira aksi takdirde seri marka tescil edildikten sonra, kök marka aleyhine hükümsüzlük davası açılması ve söz konusu markanın sicilden terkin edilmesi ihtimali söz konusu olabilecektir. Böyle bir sonuç, hükümsüz kılınan kök markaya bağlı olarak tescil edilebilmiş olan seri markanın geçerliliği konusunda da belirsizliğe yol açacaktır.

Dava konusu olayda kök marka niteliği taşıdığı iddia edilen 2019/25578 sayılı markanın 24.06.2019’da tescil edilmiş olduğu,

Dava konusu markaya ilişkin ise: bültenin 12.04.2019‟da yayımlandığı, YİDK kararının 13.02.2020 ve dava tarihinin de 1.05.2020 olduğu,

Bu itibarla dava konusu olayda kök markanın, seri marka başvurusundan uzun süre önce tescil edilmiş olması şartı sağlanmadığı,

B- Seri Markanın, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Dışındaki Tescil Engellerine Aykırılık Teşkil Etmiyor Olması Gerektiği Hususuna İlişkin Olarak

Seri marka istisnası sadece SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 hükümlerindeki tescil engellerinin istisnasıdır. Seri marka, bu hükümler dışında kalan tescil engellerine aykırılık teşkil etmemeli ve tescil için gereken diğer tüm şartları sağlıyor olmalıdır. Kök markanın tescilli olması, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 dışındaki ret nedenlerinin söz konusu olduğu bir işaretin seri marka olarak tescil edilebilmesi için yeterli değildir.

Oysa dava konusu olayda SMK m. 6.1 hükmüne değil, SMK m. 6.5 hükmüne dayanıldığı görülmektedir. Bu itibarla olayda seri markanın, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 dışındaki tescil engellerine aykırılık teşkil ettiğinin ileri sürüldüğü görülmektedir.

C- Seri Markanın, Kök Markanın Aslî Unsurunu Ġçeriyor ve Seri Marka Yaratma Amacı ile Seçilmiş Olması Gerektiği Hususunda

Seri marka istisnasından söz edilebilmesi için, başvuru/tescil konusu markanın, kök markanın tüketici nezdinde bıraktığı izlenimden yararlanıyor olması şarttır. Bu kapsamda markanın seri marka yaratma amacıyla oluşturulduğu ortaya konmalıdır. Böylelikle mükerrer marka sahibinin, kök markadan farklılaşmış, ortak işletmesel kökeni gösterme işlevinden yoksun, yeni bir markayı “seri marka” gibi sunması engellenmiş olmaktadır.

Seri marka istisnasından yararlanılabilmesi için, seri markanın, kök markanın aslî unsurlarını içeriyor, ona büyük ölçüde benzerlik gösteriyor olması şarttır. Seri marka olduğu iddia edilen marka, kök markayla benzer nitelikler taşıyorsa, örneğin kök markadaki özgün yazım biçimi korunmakta ise, bu durumda ortak işletmesel kökenin gösterildiği ve kök marka ile aralarında bağlantı oluştuğu kabul edilmektedir.

Seri markanın, kök markaya benzemesi şartı ile kastedilen, seri markanın kök markanın tescil edilmiş olan şekline benzemesi gereğidir.

Kök marka olduğu iddia edilen davacı markası:

Dava konusu olayda davacının eski tarihli markasının mavi altıgen içinde mavi tonla yazılmış STEST kelimesinden oluştuğu görülmektedir. Dava konusu marka ise koyu mavi daire içinde beyaz tonla yazılmış “S” harfi ve gri zemin üzerine beyaz punto ile yazılmış TEST kelimesinden oluşmaktadır. İki markada kullanılan fontlar da farklıdır. Söz konusu iki markanın Yargıtay‟ın aradığı: “kök markanın aslî unsurlarını içerme, ona büyük ölçüde benzerlik gösterme” şartını sağlamadığı, kök markadaki özgün yazım biçiminin korunmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla olayda seri markanın, kök markanın aslî unsurunu içeriyor ve seri marka yaratma amacı ile seçilmiş olması şartını sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

D- Seri Markanın Mükerrer Markaya Yakınlaşarak Karıştırılma Tehlikesine Yol Açmaması ve Bu Yolla Haksız Yararlanma Sonucunu Doğurmaması Şartına İlişkin Olarak

Seri marka istisnasına ilişkin olarak incelenmesi gereken bir diğer husus da, marka sahibinin seri marka olduğunu iddia ettiği markayı seçerken, bunu kendi kök markasına seri marka oluşturmak amacıyla mı yoksa mükerrer marka ile yakınlaşarak iltibas tehlikesi yaratma ve haksız yararlanma amacı ile mi seçtiğidir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken: seri marka olduğu iddia edilen markanın, marka sahibinin kök markasına mı, yoksa mükerrer markaya mı benzediği ve hangisinin serisi gibi algılanacağı hususudur.

Daha ilk bakışta başvurunun kök markanın değil de, mükerrer markanın “yeni düzenlenmiş bir versiyonu olduğu yönünde izlenim doğduğu” durumlarda, seri marka istisnası uygulanamaz. Bu itibarla seri marka olarak tescili talep edilen işaret, kök markadan esaslı farklılıklar göstermemeli ve seri marka seçilirken mükerrer markaya yakınlaşacak font, renk, mizanpaj değişikliklerinden kaçınılmalıdır.

Davacı söz konusu markayı seçerken, kendisinin eski tarihli ve “kök marka” olduğunu iddia ettiği markasının şeklinden uzaklaşmış, davalının markasına benzeyecek şekilde “S” harfini daire içine almıştır. Seri marka seçilirken davalı markasına yakınlaşacak font, renk, mizanpaj değişiklikleri yapılmıştır. Bu nedenle de başvurunun kök markanın değil de, mükerrer markanın (davalının markasının) “yeni düzenlenmiş bir versiyonu olduğu yönünde izlenim doğmaktadır.

Bu itibarla olayda seri markanın mükerrer markaya yakınlaşarak karıştırılma tehlikesine yol açmaması ve bu yolla haksız yararlanma sonucunu doğurmaması şartının sağlanmadığı,

Anılan gerekçelerle dava konusu olayda seri marka istisnası için aranan şartların sağlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2. SMK m. 6.5 HÜKMÜ AÇISINDAN

SMK m. 6.5 hükmüne göre: Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye‟de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Anılan hükmün uygulanabilmesi için markanın aynı ya da benzer olması ve tanınmış olması gerekmekte; ayrıca markanın Türkiye‟de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle sulandırma hallerinden biri (a) haksız bir yararın sağlanabileceği veya b) markanın itibarının zarar görebileceği veya c) ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlardan biri) de gerçekleşmiş olmalıdır.

A- Dava Konusu Olayda Markalar Benzerdir

SMK m. 6.5 hükmünün uygulanabilmesi için taraf markaları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması şartı aranmamaktadır (Çolak, s. 366). Bu itibarla SMK m. 6.1 hükmü kadar büyük olmayan ve karışıklığa yol açma tehlikesi bulunmayan benzerlikler dahi, SMK m. 6.5 hükmü için yeterli kabul edilebilmektedir: “İlgili toplum kesimi bu markalar arasında bir bağlantı, bir link kuruyor ise, markalar arasında düşük bir benzerliğin bulunması dahi, 6/5 maddede yazılı hallerden birinin varlığının kabulü için yeterli olabilir”

Davalının markasının lacivert – koyu mavi daireler için büyük harfle ve beyaz punto ile S ve A harflerinden oluştuğu görülmektedir. Dava dosyasında yer alan diğer davalı markalarında da bu ibarenin davalının pek çok markasında başka kelimelerle birleştirilerek kullanıldığı, davalı holding grubuna bağlı şirketleri ayırt etmek ve bunların gruba aidiyetlerini göstermek üzere bir sembol olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır.

Davacının markasında ise koyu mavi daire içinde ve beyaz punto ile S harfi bulunmaktadır. Yanında gri zemin üzerine beyaz punto ve büyük harflerle TEST kelimesi yer almaktadır. Markanın başlangıcında yer alması, ardından gelen kelimenin farklı renkte yazılmış olması, ardından gelen test kelimesinin zayıf marka niteliğinde bir kelime olması nedeniyle, ilk planda daire içinde S şekli dikkati çekmektedir.

Bu itibarla söz konusu markaların benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

B- Dava Konusu Olayda Marka Tanınmıştır

Davalının markasının T/00962 sayılı olduğu, tanınmış marka niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.

C- Dava Konusu Olayda Markanın Sulandırılması Şartı Gerçekleşmiştir.

SMK m. 6.5 hükmünün uygulanabilmesi için: markanın Türkiye‟de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle sulandırma hallerinden birinin:

a) haksız bir yararın sağlanabileceği veya

b) markanın itibarının zarar görebileceği veya

c) ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlardan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Anılan üç durumdan birinin gerçekleşmiş olması, SMK m. 6.5 hükmünün uygulanabilmesi için yeterlidir.

Dava konusu olayda davalı markasının Türkiye‟de ulaştığı tanınmışlık düzeyinin oldukça yüksek olduğu dava dosyasından anlaşılmaktadır. Bu durum dava konusu markanın kullanımının, davalının markasının ününden, ayırd ediciliğinden, reklam gücünden haksız yararlanması, bir imaj transferi sonucunu doğurabilecektir. Ayrıca davalı markasının davacı tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, markanın tekliğini, ticari çekiciliğini ve satış gücünü zayıflatabilecek, markayı sıradanlaştıracak, zaman içerisinde reklam ve ayırd edici gücünü aşındırabilecektir.

Bu itibarla davacı markasının tescili nedeniyle (a) haksız bir yararın sağlanabileceği ve b) davalı markasının ayırt edici karakterinin zedelenebileceğinden söz edilebilir.

Buna karşılık davacının markası bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi hizmetlerine ilişkin olduğundan, ek- olumsuz kullanımlar olmadıkça, markanın, itibarı zarar görecek şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanımından söz edilemez.

Bununla birlikte dava konusu olayda markanın sulandırılması için aranan söz konusu üç halden ikisinin varlığı dahi, SMK m. 6.5 hükmünün uygulanabilmesi için yeterlidir.

Netice itibariyle, davalı markasının Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, davacı markasının tescilinin haksız bir yarar sağlayabileceği ve davalının markasının ayırt edici karakterini zedeleyebileceği,

Davacının 2019/25578 nolu önceye dayalı markası yönünden seri marka gerekçesiyle kazanılmış hak kazanabilmesi için Yargıtay’ın aradığı şartların olayda gerçekleşmemiş olduğu kanaatlerine ulaşılmış davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Kâtip Hâkim ... ✍e-imzalıdır ✍e-imzalıdır