Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/593 K.2019/417

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalının ..... isimli satış mağazasında, müvekkili şirketin tanınmış "....." markasını izinsiz olarak 35.sınıfta yer alan mağazacılık alanında kullandığının tespit edildiğini, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini, davalının mağazacılık sınıfı olan 35.sınıfta ..... markasını kullanımını haklı kılabilecek herhangi bir tescili bulunmadığını, davalının .....

AVM'de ..... markasının izinsiz olarak mağaza ismi olarak davalı tarafından kullanıldığını, bu hususun Beyoğlu .....

Noterliği tarafından 03/11/2017 tarihli ..... yevmiye nolu tespit tutanağı ile sabit olduğunu, davalının kullandığı markanın TPE tarafından mağazacılık alanında tescili reddedilen bir marka olduğunu, davalının bu markayı kullanmasının hukukun çizdiği sınırlar dışında kaldığını, davalının mağazasının tabelasında kullandığı markanın TPE tarafından mağazacılık alanında kullanımına izin verilmeyen bir marka olduğunu, buna rağmen bu yöndeki kullanımın yine de yapılmasının müvekkili şirketin markasının tecavüzüne yol açtığını,

..... markasınnı farklı sınıflar/ürünler için kullanılması halinde dahi bu markaların tüketici tarafından karıştırılırken aynı sınıfta kullanılmasının karıştırılma ile sonuçlanacağının kesin olduğunu, davalının müvekkili şirketin markasını taklit etmek suretiyle mağaza açmasının haksız rekabet teşkil ettiğini, tüm bu nedenlerle Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 151.maddesinin 2.fıkrasının (b) uyarınca davalının markaya tecavüzleri sebebiyle elde ettiği net kazancın tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL'nin tahsilini, davalının markaya tecavüzlerinin önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 28/02/2018 havale tarihli dilekçesi ile, 35.sınıfta tescilli tek markanın müvekkilinin olması sebebiyle mağaza açabilmesinin ancak marka sahibi izniyle mümkün olabileceğini, ancak tescilli olunan markada ve tescilli olunan sınıfta lisans verilebileceğini, verilebileceğini, dava dışı .....

Mutfak şirketinin 35.sınıfta tescili olmadığından mağaza izni veremeyceğini, kendi markalarının tanınmış marka olup 2011 yılından önce tescil edildiğini, müvekkilinin amacının ..... marka mutfak eşyası satılmasının önlenmesi olmadığını, önemli olanın mağazada markanın kullanılmaması olduğunu, .....

Mutfak ürünlerinin kalitesizliğinden dolayı müşterilerin şikayetlerini hataen müvekkiline yönelttiklerini, davalı tarafça Yargıtay kararlarının konuyla ilgisiz olup 35.sınıf değil 21.sınıf tescilini ilgilendirdiğini, davalının mağazasının dava tarihinden 2 ay önce açıldığını, bu durumda sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olamayacağını, internet siteleri ile ilgili ayrıca bir davanın mevcut olduğunu beyan etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin davacı ile arasında 2010 yılından beri bir uyuşmazlık olduğunu, bunun nedeninin davacının markasını züccaciye alanında kullanmak istemesi olduğunu, açılan tüm davaların sonuçlarının kendi müvekkili lehine sonuçlandığını, TPE nezdinde de aynı şekilde karar oluştuğunu, .....

Mutfak adına 35.sınıfta tescilli ...... , .... , markalarının tescilli olduğunu, 4,8,11 ve 21.sınıflarda müvekkilinin yasal hakka dayanarak kullanımda bulunduğunu, bunları satış işlemi yaptığını, bir malı üreten kişinin ayrıca 35.sınıfta tescil alma zorunluluğu olmadığını, kendi mağazasında tüketicilere hitaben satış yapabileceğini, 35.sınıfın marketler gibi toptan ve perakende satış yapanların hizmet alanı olduğunu, mağazada sadece ..... züccaciye ürünlerinin satışının yapıldığını, davacının züccaciye ürünleri için yaptığı başvurunun .....

Mutfak nedeniyle reddedildiğini, Ankara ...... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin .... esas, .... sayılı kararında davacının davasının reddedildiğini, müvekkilinin 21.sınıftaki ürünlerini 35.sınıfta tescilli olmasa da ticaret alanına çıkarabileceğinin karara bağlandığını, davacının 24.sınıf emtiaları 35.sınıfta tescil etmesinin kabul edilmediğini, züccaciye ürünleri açısından ..... Mutfak'ın 1997 yılından beri öncelikli hak sahibi olduğunu, .....

Mutfak ile davacı arasındaki kesinleşen davaya karşın müvekkiline bu davanın açılmasının kötüniyetli olduğunu, üstelik davacının uzun süre sessiz kalarak hak kaybına uğradığını, müvekkilinin 2005 yılından beri bayi ve mağazaları olduğunu, ayrıca internet satışlarına da senelerden beri sessiz kalındığını, ....com.tr, ....com, .....com.tr internet sitelerinin mevcut olduğunu, 2009 yılından beri bu sitelerin faal olduğunu, davacının 2005 yılında ihtarname gönderip, 2010 yılında dava açtığını, wayback machine arama motorunda kayıtların görülebildiğini, müvekkilinin kırmızı logolu marka kullanmadığını,

aralarındaki dava nedeniyle marka kullanımını sarı rengi dönüştürdüğünü beyan etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı adına kayıtlı markalara ilişkin tescil belgeleri celp olunmuş,

Dosya 03/07/2018 tarihli celse ara kararı ile davacı taraf tescille markalarının davalı taraf tescilli markalarının dikkate alınarak davalı taraf kullanımlarının kendi marka kapsamında kalan bir kullanım olup olmadığı, kullanımın tescilli marka kapsamında 35.sınıfı karşılayan bir kullanım olup olmadığı, davalı tarafın kullanımlarının başlangıç tarihi dikkate alındığında 5 yılı aşan bir kullanım olup olmadığı dikkate alınarak davalı taraf kullanımları nedeniyle talep edilen tazminat konusunun değerlendirilmesi taraf iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi,

davalı taraf defter kayıt ve belgelerinin yerinde inceleme yapmak üzere bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 03/01/2019 havale tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporunda özetle; "davalının 35.sınıf kapsamında kullanımının olduğu, davalının marka kullanımının, davacının tescilli markası kapsamında ve 35.sınıfta olduğu, davalı tarafın satış faturaları üzerinde yapılan incelemede, dava konusu markayı, satış faturalarının sol üst köşesinde logo olarak kullandığı, davalı tarafın, satışa sunduğu ürünlerin 8 ve 21.sınıf emtialarda sayılan emtialar olduğu, netice tarihi itibari ile;

davalının 8.sınıfta, 21.sınıfta ve 35.sınıfta kullanımı bulunduğu, davalının 35.sınıfa giren mağazacılık faaliyetini icra ederken yalnızca ..... markası altında değil , diğer markaların ürünlerini de sattığı, dolayısıyla sadece ..... markasının haksız kullanımının sayın mahkemenin takdirinde olduğu, davacının ve davalının kullandığı ..... ibareli logoların ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olmakla birlikte davalının "haksız kazanç" sağladığı hususunun sayın mahkemenin takdirinde olduğu,

davalı tarafından ..... markası altında satılan ürünlerin, fatura, stok envanteri ve yevmiye kayıtları üzerinde -her üründe ..... kodu kullanılmadığından-birebir tespit edilemediği, ..... logosu taşısın ya da taşımasın, davalı tarafından satılan her ürünün mahkemece haksız marka kullanım kapsamında sayılması halinde yıllar itibari ile davalının gelir tablosunda yer alan tüm gelirlerin davacı lehine keşide edilmesi hususunun mahkemenin takdirinde olduğu, davalı şirketin 2016 yılına ait defter ve belgelerin, T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Müfettiş yardımcılarından ..... tarafından incelenmek üzere celp edildiği, davacının yoksun kaldığı kazancın kesin olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı" hususlarını tespit ve rapor etmiştir.

Davalı vekili 21/01/2019 havale tarihli dilekçe ile, davaya konu edilen mağazanın 2017 yılında açıldığını, böyle bir durumda davacının 2014 yılına değin olan kazancın hesaplanması talebinin abestle iştigal olduğunu, müvekkiline karşı 7 ayrı mağaza için 7 tane dava açıldığını, bu durumda her açılan mağaza için 2014 yılından itibarne kazanç hesaplanarak davacı tarafın lehine tazminat talebi demek aynı kazançtan dolayı davacı tarafa 7 kez tazminat verilmesi manasına geleceğini, hesap yapılırken davanın konusu hangi mağaza ise o mağazanın geliri belirlenerek bir hesap yapılmasının gerektiğini,

bilirkişi raporunun yalnız davacı iddia ve savunmaları doğrultusunda hazırlanmış olduğunun görüldüğünü, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi ile dosyada yeni bir bilirkişi raporu aldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dosyanın itirazları karşılar ek rapor tanzim etmek üzere bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş, bilirkişiler 26/04/2019 havale tarihli ayrıntılı ve gerekçeli ek raporlarında özetle; "davacı yanın ticari defterlerinin incelenmesinde 2016 yılına ait defterlerin vergi müfettişinden temin edilmesi gerektiğini belirttiğini, Vergi Müfettişi Yardımcısı .....'in davalı tarafa gönderdiği 01/12/2017 tarih ve ..... sayılı Defter Belge İsteme konulu yazısında, Vergi Usul Kanunu 134'üncü maddesi kapsamında 2016 yılına ilişkin "vergi kanunları yönünden" inceleme yapılacağını belirtmiş,

kanun numarasını ve kanun başlığını belirtmeksizin inceleme yazısı göndererek "tam inceleme" istediğini, incelemenin halen devam ettiği, vergi müfettişine ibraz edilen belge ve bilgiler haricinde gerekmesi halinde vergi müfettişi ..... tarafından başkaca bilgi ve belgelerin de istenilebileceğinin belirtildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde devam eden bir "tam incelemenin" yarıda kesilmesine yol açabilecek bir tasarrufun bilirkişi tarafından yapılmasının hukuken mümkün olmayacağını, mahkemenin doğrudan takdire ile ilgili kişiye müzekkere yazmak sureti ile defter ve belgelerin derdest edilebileceği görüşünde olduklarını,

2016 yılına ilişkin defter ve belgeler temin edilse bile kök raporlarında da belirttikleri üzere davalının 35.sınıfa giren mağazacılık faaliyetini icra ederken yalnızca ..... markası altında değil, diğer markaların ürünlerini de sattığı, dolayısı ile sadece ..... markasının haksız kullanımının mahkemenin takdirinde olduğu, davacının ve davalının kullandığı ..... ibareli logoların ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olmakla birlikte davalının "haksız kazanç" sağladığı hususunun mahkemenin takdirinde olduğu, davalı tarafından ..... markası altında satılan ürünlerin;

fatura, stok envanteri ve yevmiye kayıtları üzerinde -her üründe ..... kodu kullanılmadığından- birebir tespit edilemediği, ..... logosu taşısın ya da taşımasın, davalı tarafından satılan her ürünün mahkemece haksız marka kullanım kapsamında sayılması halinde, yıllar itibari ile davalının gelir tablosunda yer alan tüm gelirlerin davacı lehine keşide edilmesi hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu, bu nedenlerle yoksun kalınan kazancın tam ve kesin olarak hesaplanmasının mümkün olmayacağını, davacının 2014 yılından itibaren davalının elde ettiği gelir üzerinden yoksun kalınan kazancın hesaplanması gerektiği mealindeki talebinin,

davalının tüm gelirlerinin dava konusu marka ya da mağaza üzerinden elde edildiği şeklinde yorumlanmasının mümkün olmayacağını, buna göre davalının gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri "aynı ticari unvan altında olsa bile" birbirinden farklı alanlarda gösterilen faaliyetlerden de kaynaklanmış olabileceğini, dolayısı ile davalının gelirinin "tümü ile" davacının yoksun kaldığı kazanç sayılması talebinin uygun görülmediğini, mahkemenin davanın doğrudan ".....

AVM'deki mağazaya yönelik olduğunu" takdir etmesi halinde, davalının bu mağaza ile ilgili olarak 05/12/2017 tarihli(dava tarihi) satış listesine göre çıkartılan tutarların icmalinin 302.066,78 TL olduğu, mahkemenin tazminat hesabının sadece .....

AVM'deki mağazaya ilişkin kurulmasını takdir etmesi halinde davacının yoksun kalınan kazancının ..... markalı ürünlerin haksız kullanıldığına karar verilmesi halinde 276.401,66 TL sair markalı ürünlerin haksız kullanıldığına karar verilmesi halinde 25.665,12 TL, hem ..... markalı ürünlerin hem de sair markalı ürünlerin topluca haksız kullanıldığına karar verilmesi halinde 302.066,78 TL hesaplandığını, davalının kendi markası dışında başka bazı markalı ürünleri de sattığı ve dolayısıyla "mağazacılık" hizmeti yaptığı sonucuna varıldığını,

bu hususun dosyaya sunulan emsal rapor veya kesinleşen kararlarla ilgili olmayıp yerinde incelemedik gözleme dayandığını, susma yoluyla hak kaybı hususunun mahkemenin takdirinde olmakla birlikte sınai mülkiyet hakları çerçevesinde yer alan meselelerden ve iş bu dava konusu olmakla değinme zarureti hasıl olduğunu, davalının uzun süredir internet satışları yaptığı ve davacının buna uzun süre sessiz kaldığının anlaşıldığını, ancak iş bu davada perakende ve yerinde satış yoluyla mağazacılık davacı tarafça tecavüze esas gösterildiğinden,

internet satışına sessiz kalma ile yerinde perakende mağazacılığa da essiz kalındığı sonucuna varılamayacağının değerlendirildiğini, davacının, perakende mağazacılık konusunda ilk kullanım tarihlerinden beri muhtelif davalar açtığının görüldüğü" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Davalı vekilince, İstanbul .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 20/03/2018 tarih, ..... esas, .... karar sayılı kararı dosyaya sunulmuş, tetkikinde; davacının ..... Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, davalıların ..... Ev Aletleri ve Mut. Ürn. Paz.ve Dış Tic., ..... Porselen ve Mutfak Eşyaları Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.olduğu, davanın marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet davası olduğu, yargılama sonunda Ankara ....

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin .... esas sayılı dosyası ışığında davacı tarafa ait "....." markasının ev tekstil sektöründe Tanınmış olduğu ve kullanıldığı, davalı taraf adına tescilli ..... ibaresi ile davalının www. ... com.tr ve www......com.tr alan adlarının züccaciye sektöründe 08 ve 21.sınıfında tescilli ve uzun zamandan beri kullanıldığı, davalının ..... markasının 08 ve 21.sınıflarda korumakta olduğu, davalının internet satışı için ayrıca 35.sınıfta tescil almasına ihtiyaç bulunmadığı,

her iki tarafın markalarında yer alan ..... ibaresinin benzer olduğu ancak farklı sınıflarda farklı sektörlerde korunmaları ve kullanılmaları sebebi ile iltibas oluşturmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği görülmüştür.

Dava davalının davacı marka haklarına tecavüzünün tespiti, önlenmesi ve maddi tazminat talebine yöneliktir. Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK 7. Maddesine atıf yapılmak suretiyle 29. Maddesinde düzenlenmiştir.

6769 sayılı SMK madde 29'a göre, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7'nci maddede belirtilen biçimlerde kullanılması ve yine madde 29/b'ye göre marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar banzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edilmesi marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Marka hakkı sahibinin markasına zarar vermeye yönelik tüm fiilleri engelleme hakkı vardır. Marka hakkına tecavüz de bunların başında gelir.

Marka hakkına tecavüzün varlığı için Sınai Mülkiyet Kanun'da belirtilen eylemlerden birinin gerçekleşmiş olması ve somut olayda bu eylemin hakuka uygunluk sebeplerinden birinin bulunmaması gerekir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacı taraf 35. Sınıfta ..... markasının tescilli sahibidir.

Davalının kullandığı ..... ibareli markaların TP. Nezdinde 21. Sınıfında tescilli olduğu ve davalı tarafın bu markaları koruduğu sınıflarda markayı kullandığı görülmektedir. Davalı tarafın 35. Sınıfta marka korumasının olmaması markasının satış ve pazarlamasını yapmasına engel teşkil etmemektedir. Davalının kullandığı marka 21. Sınıflarda korunmakta, korunduğu sınıflarda üretim, satış, pazarlama ve internetsatışı yapma hakkına sahiptir. Davalının söz konusu mağazada kendi ürünleri sattığı yönündeki olguyu, başka markalı ürünlerin davalının 21.sınıfta tescilli markasının bulunduğu ürünlere oranının çok düşük kalması sebebiyle değiştirmeyeceği kanaatiyle davalının mağaza satışı için ayrıca 35. Sınıfta tescil almasına ihtiyaç duyulmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

SMK mad. 6/1 maddesinde belirtilen nispi red sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halkın olduğu göz önünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüm açısından "umumi intiba" olması bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.

Davacı ve davalının markalarını uzun yıllardır piyasada kullanmaktadır. Bu sebeple ortalama tüketici kitlesi davalının markasını züccaciye sektöründe kullandığını, davacının markasının ev tekstil sektöründe kullandığını anlayabilecek durumdadır. Ayrıca TPMK'nın internet sitesinde yapılan araştırmada ..... ibaresinin farklı sınıflarda başka firmalar adına da tescilleri bulunmaktadır.

Markalar taraflarca farklı sınıflarda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde korunmakta ve farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu sebeple mahkememizce karıştırılma ihtimali olmadığı hukuki kanaatine varılmıştır.

Dosyadaki delillerden tarafların markalarının esaslı ve ayırtedici unsurunun ..... ibaresi olduğu, markaların benzer olduğu ancak farklı sınıflarda piyasada uzun yıllardır birlikte kullanıldığı, bu sebeple tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali olmayacağı sebebiyle marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; davacı taraf adına tescilli "....." ibaresi ile davalının kullanımında olan markanın TPMK'nun 21. Sınıfında tescilli olarak kullanıldığı, davalının ..... markasının 21. Sınıfta korumakta olduğu korunduğu bu sınıflarda üretim, satış ve pazarlama yapma hakkına sahip olduğu, davalının ürünlerinin mağazasında satışı için ayrıca 35. Sınıfta tescil almasına ihtiyaç bulunmadığı,

davalının çok düşük yüzde ile başka ürünler satmasının temel olarak nkendi ürünlerini pazarladığı olgusu ile çelişmeyeceği, her iki tarafın markalarında yer alan ..... ibaresinin benzer olduğu ancak farklı sınıflarda farklı sektörlerde korunmaları ve kullanılmaları sebebi ile iltibas oluşturmayacağı, aksi halin kabulünün, yani davalının tescilli markasını satış alanında kullanmasının yargı kararıyla engellenmesinin davalı açısından markasını tüketiciyle buluşturamama ve ticari hayatını temelden etkileyen orantısız zarar görme ihtimallerini doğurabileceği, bu durumun kanun koyucunun arzusu olamaycağı, yani davalının tescilli markalarını,

35.sınıfa tescilli olmasa dahi üretim, satış, pazarlama safhalarında kullanmasının hakkı olduğunun kabulü gerektiği hukuki ve vicdani kanaatiyle davacının davasının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurlumuştur.

Katip ... Hakim ...